La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.

La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore.  Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.

Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme

Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste

La concorrenza sleale confusoria ricorre soltanto laddove gli elementi che siano asseritamente ripresi abbiano comunque un carattere sufficientemente distintivo, ossia consentano al consumatore di associare il prodotto o il servizio contraddistinto dal segno distintivo all'imprenditore che lo utilizza.

Quanto alla configurabilità della concorrenza sleale parassitaria, tale fattispecie consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non  tanto dei  prodotti,  quanto  piuttosto  di  rilevanti  iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo all'ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente [c.d. concorrenza parassitaria diacronica] o dall'ultima e più significativa di esse [c.d. concorrenza parassitaria sincronica], laddove per "breve" deve intendersi quell'arco di tempo per tutta la durata del quale l'imprenditore che ha ideato la nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari - ad es. in tema di incassi, di pubblicità, di avviamento - dal lancio della novità, ovvero fino a quando tale iniziativa viene considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto.

La creatività, infatti, è tutelata dall'ordinamento solo per un tempo determinato, ossia fino a quando l'iniziativa può considerarsi originale, e il connotato dell'originalità può dirsi venuto meno nel momento in cui quel determinato modo di produrre e/ o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore e dunque il capitale impiegato nello sforzo creativo da parte dell'imprenditore che ha primariamente ideato l'iniziativa si può dire, secondo l'id quom plemmque accidit ammortizzato. L'imitazione di un'attività, dunque, che al momento in cui è sorta e si è successivamente formata era originale ma che poi si è generalizzata e spersonalizzata non è costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Le condotte parassitarie sono, pertanto, illecite in quanto costituiscono uno sfruttamento sistematico delle idee, dei mezzi di ricerca e finanziari e - più in generale - degli sforzi altrui per attrarre la clientela e conquistare una fetta di mercato.

Il sindacato del giudice in merito al corretto esercizio della discrezionalità da parte dell’organo amministrativo nell'attività negoziale presuppone l’allegazione dell’assoluta irrazionalità della scelta gestoria (nel caso di specie rispetto alla conclusione di un contratto di locazione e di contratti di collaborazione con altre imprese a condizioni ritenute anomale e sfavorevoli).

La decisione dell’organo amministrativo di riconoscere compensi aggiuntivi o aumenti di stipendio a collaboratori o dipendenti può integrare mala gestio ove sia dedotta e provata l’irragionevolezza dei riconoscimenti avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società e alla posizione nell’organigramma dell’impresa dei beneficiati, non essendo altrimenti sindacabile la scelta di incentivare taluni collaboratori considerati strategici per l’impresa.

Il compimento da parte dell’amministratore di condotte concorrenziali a danno della società, in violazione dell’art. 2390 c.c., va valutato in termini di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione delle specifiche obbligazioni assunte con il mandato gestorio e, pertanto, esclude la configurabilità della fattispecie dell’illecito extracontrattuale di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

È inammissibile l’istanza inibitoria ex art. 2599 c.c. di condotte vietate da un patto di non concorrenza che ha esaurito ogni effetto.

La tardività dell’inserimento nel fascicolo telematico delle buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio può rilevare solo ove effettivamente lesiva del diritto di difesa delle controparti ma non quando il superamento del termine perentorio nell’inserimento delle ultime buste di pochi secondi non abbia arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento del contraddittorio sul contenuto della produzione documentale [nella specie era stata eccepita la tardività del deposito per essersi perfezionato con le buste successive alla prima in un momento di pochi istanti successivo allo spirare del termine di legge].

Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità. Uguali considerazioni valgono con riferimento all'accertamento della concorrenza sleale confusoria, dovendosi escludere che in virtù delle differenziazioni tra i segni distintivi in confronto, tenuto conto del carattere di marchio debole del segno anteriore, i consumatori possano essere indotti in errore.

Quando la commercializzazione avvenga via internet, la parte denominativa del marchio diviene recessiva, essendo rilevante, al contrario, l’impressione grafica e visiva generale. Il consumatore non potrà essere indotto in confusione laddove i colori, la rappresentazione grafica e la struttura delle pagine internet siano completamente diverse.

Anche ove il convenuto non stia ancora operando sul mercato, sussiste comunque una sua responsabilità a titolo di concorrenza sleale, allorché si configuri una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente purché nei termini di rilevante probabilità, sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva.

L'illecito di concorrenza sleale per storno di dipendenti si ritiene sussitente al ricorrere di alcune circostanze oggettive e sintomatiche di un comportamento contrario ai principî di correttezza professionale, vale a dire: 1) il passaggio diretto dei dipendenti dal precedente datore di lavoro al concorrente che ha posto in essere lo storno; 2) il fatto che lo storno coinvolga un numero significativo di dipendenti; 3) il fatto che i dipendenti stornati rivestissero ruoli apicali all’interno dell’organigramma aziendale; 4) il fatto che lo storno di tutti i dipendenti sia avvenuto in un lasso di tempo limitato; 5) la difficoltà di sostituire questi dipendenti rapidamente; 6) il fatto di essersi avvalsi nella manovra di storno di metodi contrari alla correttezza professionale. A ciò va aggiunto che la concorrenza sleale è un illecito di pericolo per il quale non rilevano solo i trasferimenti effettivamente verificatisi, ma anche i tentativi di storno.

L’art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale si considera come depositata in Italia nella stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo.

[Nel caso di specie ricorre una situazione del tutto peculiare, in quanto è stata conservata la validità come modello di utilità nazionale del brevetto che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per l'identità del trovato.]

In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente. L'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, cod. civ. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l'illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. La sussistenza di una reale possibilità di confusione tra prodotti di imprese concorrenti va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti stessi che siano di media diligenza e intelligenza, ma anche con riferimento al tipo di clientela cui il rapporto è destinato [nel caso di specie, avente ad oggetto detergenti, il Tribunale ha ritenuto sussistente la concorrenza sleale in ragione delle dimensioni, colori e forma similari delle bottiglie impiegate per il confezionamento del prodotto, dell’identità di forma e colore dei tappi, della somiglianza delle indicazioni relative alle diverse profumazioni dei vari prodotti, nonché della somiglianza per forma e colorazione del logo riprodotto sulle etichette, il tutto dato anche conto del fatto che il pubblico di riferimento era rappresentato dal consumatore medio].

Lo storno di dipendenti costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, c.c., soltanto quando è attuato al fine di ottenere un diretto vantaggio a danno del concorrente. Al contrario, il mero passaggio di dipendenti da un’impresa all'altra non costituisce di per sé atto di concorrenza sleale, poiché così interpretata, la norma contrasterebbe con il diritto del prestatore di lavoro di migliorare la propria posizione economica (art. 35 Cost.), nonché con il principio di libera iniziativa economica (art. 41 Cost.).

Tale contegno diviene illecito concorrenziale quando sia accompagnato da una serie di elementi - quali, ad esempio, il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano - che evidenziano l'illiceità della condotta dell'impresa stornante, la quale si avvale degli investimenti formativi effettuati dall'impresa stornata sui propri dipendenti.

Con particolare riguardo al c.d. animus nocendi, affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente, non è sufficiente la mera consapevolezza, nell'agente, dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato, la quale deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno di dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva dell'impresa concorrente in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa.

La figura dello storno di dipendenti e collaboratori impone una delicata individuazione del discrimen tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressione della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. La tutela di una concorrenza leale si misura con la necessità di considerare opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Costituzione, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali. Il perimetro rilevante è quindi da individuarsi partendo dall’intensità lesiva del comportamento censurando.

Lo storno è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui: i) in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione ed i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate); ii) con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale; iii) con caratteristiche non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, ed aventi un effetto shock sull'ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno. D’altro canto, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

L’animus nocendi, che costituisce ulteriore requisito di fattispecie deve essere inteso quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente, afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa dunque attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che in via presuntiva fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi. Dovrà quindi essere verificato in giudizio se il concorrente ritenuto sleale si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale.

La protezione dei segreti commerciali accordata dall’art. 98 cpi può essere ottenuta ove venga comprovato: 1) che le informazioni non siano generalmente note o non siano facilmente accessibili agli esperti o altri operatori del settore; 2) che abbiano valore economico; 3) che siano adeguatamente protette.

Tra la disciplina della concorrenza sleale e quella dell'illecito civile intercede un rapporto di specie a genere, che consente di colmare le lacune della prima mediante il ricorso alle regole generali proprie della seconda.

La specificità delle norme repressive dell'illecito concorrenziale non si coglie a livello di determinazione del danno per equivalente, nel senso, cioè, che la distorsione del mercato sia ex se produttiva di un pregiudizio risarcibile, ma, semmai, sotto il profilo dell'elettiva tecnica di repressione adoperata, basata principalmente sull'inibitoria e sugli altri provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti della violazione (art. 2599 c.c.), lì dove, invece, è solo l'illecito civile ad essere strutturato in funzione prettamente risarcitoria. E difatti, colpa e danno, coessenziali al paradigma dell'art. 2043 c.c., sono soltanto eventuali, invece, nelle ipotesi di concorrenza sleale previste dall'art. 2598 c.c., e non a caso sono localizzati in una norma a parte sul risarcimento (l'art. 2600 c.c.), che presuppone, al pari dell'art. 2043 c.c., la colpa o il dolo, un danno effettivo (a differenza di quanto richiesto per la tutela inibitoria, accordabile anche per i danni futuri o potenziali) e il nesso causale tra questo e la condotta dei soggetto agente.

Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è in re ipsa ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione. A non diverse conclusioni si giunge allorquando il danno in questione rivesta natura non patrimoniale e venga particolarmente in questione la lesione dell'immagine commerciale della vittima dell'illecito: un tale danno, difatti, non costituendo un mero danno-evento, deve essere sempre oggetto di allegazione e di prova.

Secondo concorde dottrina e giurisprudenza, l’art. 2105 c.c. riguarda comportamenti che solo il lavoratore subordinato in quanto tale può tenere e presuppone, pertanto, la costanza del rapporto di subordinazione. Ne deriva che non può configurarsi l'illecito previsto da detta norma qualora i comportamenti denunziati siano successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, al fine di estendere il divieto di concorrenza al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, è necessaria la stipula di un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 c.c. In assenza di un patto di non concorrenza non può ritenersi di per sé illegittima la concorrenza che il prestatore, dopo la cessazione del rapporto, può svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro.