L'utilizzo indebito di un marchio non si configura solo con la pubblicazione attiva, ma anche con la semplice permanenza di contenuti sui propri canali social dopo la cessazione di qualsiasi rapporto contrattuale o licenza nonostante la chiara volontà contraria della titolare del marchio espressa, ad esempio, tramite l'invio di una diffida alla rimozione.

Il patronimico, quando corrisponde a un marchio, può essere utilizzato purché tale uso non determini un effetto confusorio. Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio. Pertanto, sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi.

L'articolo 2557 c.c. , in tema di divieto di concorrenza, trova  applicazione analogica nel caso in cui, anziché l'azienda, siano cedute le partecipazioni di controllo di una società che esercita un'impresa commerciale.

È principio ormai affermato che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i motivi legittimi ostativi all’esaurimento, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva e che sussista un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati.

La stipulazione di una clausola risolutiva espressa non significa che il contratto possa essere risolto solo nei casi espressamente previsti dalle parti, rimanendo fermo il principio per cui ogni inadempimento di non scarsa rilevanza può giustificare la risoluzione del contratto, con l'unica differenza che, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravità dell'inadempimento non deve essere valutata dal giudice.

L’attività del ricambista produttore indipendente che sul prodotto apponga il marchio della casa produttrice non può ritenersi lecita e scriminata ai sensi dell'art. 241 CPI, atteso che tale norma, pur avendo una finalità di liberalizzazione del mercato dei componenti del prodotto complesso, lascia impregiudicata la tutela dei marchi della casa di produzione del prodotto complesso.

L'uso del marchio da parte di un terzo che non ne è il titolare è necessario per indicare la destinazione di un prodotto messo in commercio da tale terzo quando tale uso costituisce in pratica il solo mezzo per fornire al pubblico un’informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto. L’uso del marchio non è legittimo quando: a) avviene in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il terzo e il titolare del marchio, b) compromette il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà, c) causa denigrazione o discredito al marchio, d) il terzo presenta il suo prodotto come imitazione o contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è il titolare.

[nel caso di specie la Corte ritiene che l’apposizione del marchio sul copricerchio di un'autovettura non si giustifica ex art. 21 CPI perché allo scopo indicativo della destinazione un uso siffatto del marchio è perfettamente sostituibile con l’apposizione di idonea indicazione sulla confezione laddove invece il permanere del marchio sul prodotto dopo il montaggio sull’automobile, cioè dopo il raggiungimento della destinazione del prodotto, è di per sé dimostrativo della finalità altra del siffatto uso, in agganciamento alla notorietà del marchio con indebito vantaggio del terzo utilizzatore].

Le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa, la buona fede, di chi usa un marchio altrui senza averne il diritto, se sono irrilevanti ai fini dell'azione diretta ad impedire l'usurpazione o la contraffazione, che ha carattere reale avendo ad oggetto immediato e diretto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale, possono assumere rilevanza ai fini dell'accoglimento o meno dell'azione personale di concorrenza sleale e di risarcimento del danno proposta contro il responsabile, qual è quella oggetto di causa.

Il risarcimento presuppone un danno, e di questo l’attore deve fornire dimostrazione. La liquidazione minima prevista dall’art. 125 CPI, pari ai canoni esigibili per una licenza d’uso, essa pure presuppone che un danno sia ravvisabile.

Un marchio patronimico anteriore, di norma forte, non può essere inserito in un marchio o in una denominazione sociale altrui successiva, anche se corrispondente al nome del titolare, con riferimento a settori merceologici identici o affini, ovvero per attività economiche o intellettuali parallele a quelle contraddistinte dal marchio anteriore, a meno che tale inserimento sia conforme al principio di correttezza professionale. In particolare l'uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in capo industriale e commerciale quando: avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; arrechi discredito o denigrazione a tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

[nel caso di specie l’utilizzo del patronimico "Sorbillo" da parte della società convenuta non ha alcuna valenza descrittiva né dell’attività né dei prodotti bensì si fonda esclusivamente sul contratto di collaborazione intercorso tra la stessa e il Sig. Sorbillo; pertanto, l’uso è prettamente a fini pubblicitari e conseguente illegittimo ai sensi dell’art. 20 e 22 cpi non essendo conforme al principio di correttezza professionale scriminante ex art. 21 cpi]

Il danno da violazione dei diritti di proprietà industriale e da concorrenza sleale non è in re ipsa, ma deve essere allegato e comprovato in modo specifico da chi ne chiede la liquidazione in proprio favore. Le domande di risarcimento del danno devono essere respinte quando non vi è la prova del danno subito a causa dell’illecito uso del marchio altrui da parte di una società concorrente nell’esercizio della sua attività, né tali conseguenze sono ricollegabili all’attività di concorrenza sleale posta in essere da quest’ultima (nella specie il Tribunale, accolta la domanda di accertamento di contraffazione, ha respinto quella di risarcimento del danno per mancanza di elementi probatori a sostegno).

L'uso del marchio altrui è escluso dalla contraffazione solo se si colloca nell'ambito della parodia da intendersi come genere artistico, che dà origine a opere del tutto autonome da quelle parodiate.

L'uso commerciale di segni distintivi, suscettibili di essere percepiti come caricature di marchi altrui, non integra la scriminante dell'uso parodistico (per finalità artistiche) del marchio, poiché nessuna opera autonoma viene creata, ma si costituisce, piuttosto, una contraffazione del marchio. Viene infatti instaurato un agganciamento al messaggio di cui il marchio parodiato è portatore, che si traduce, per l'autore della parodia, in nient'altro che un mero sfruttamento della notorietà di quel marchio, con conseguente detrimento del suo carattere distintivo o della sua notorietà. La disciplina in materia offre tutela non soltanto alla funzione distintiva del marchio ma anche alla funzione attrattiva e pubblicitaria dello stesso, che opera a prescindere dalla sussistenza del rischio che il consumatore sia in concreto tratto in inganno.

La spontanea cessazione, in corso di giudizio, della condotta contestata non fa venire meno, di per sé, l’interesse all’accoglimento delle domanda di colui che agisce, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Dovrà quindi procedersi, di volta in volta, ad una valutazione prognostica in merito alla probabilità di ripresa delle condotte contestate, che tenga conto delle peculiarità e delle specificità del caso sottoposto al vaglio del giudice (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di reiterazione, da parte delle convenute, delle condotte contestate, tenuto conto, in particolare, dello stato di apparente inattività di queste ultime, nonché della sopravvenuta installazione di un’insegna del tutto diversa, in cui è spesa una denominazione differente dai segni distintivi azionati in giudizio dalle attrici).

Non sussistono elementi che consentano di ravvisare un danno da contraffazione allorché non sia provato che il presunto contraffattore ha concretamente fatto uso, in violazione dell’art. 20 c.p.i. e nell’ambito della propria attività economica, dei marchi e dei segni distintivi di altrui titolarità, con conseguente non configurabilità, neppure sul piano del pericolo, di un danno da sviamento di clientela ai sensi di cui all’art. 2598 c.c. (nel caso di specie, pur nella contumacia delle convenute, da elementi prodotti agli atti – quali le visure camerali delle convenute o la prova dell’omessa consegna di diffide – il Tribunale ha desunto lo stato di “inattività” delle convenute, per l’effetto rigettando le domande delle attrici volte ad accertare la contraffazione e/o la concorrenza sleale, con ogni conseguenza anche di tipo risarcitorio).

Deve procedersi d’ufficio alla riduzione ad equità della penale, ai sensi dell’art. 1384 c.c., la cui “eccessività” risulta, ex actis, dai documenti legittimamente acquisiti al processo (in applicazione del suddetto principio il Tribunale ha ritenuto che, ove un contratto di licenza permetta al licenziatario di fare legittimo uso di segni distintivi ed allestimenti del licenziante a fronte di un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre oneri, risulta manifestamente eccessiva una penale che, alla cessazione del contratto di licenza, preveda l’obbligo per il licenziatario di pagare una somma di euro 100,00 giornalieri per ogni giorno di ritardo nella rimozione di detti segni distintivi ed allestimenti; in sostituzione è stata ritenuta congrua una penale pari al doppio del corrispettivo annuo previsto nel contratto di licenza).