Al fine di valutare la contraffazione di marchio è necessario compiere un giudizio sintetico e generale, in cui confluiscono valutazioni sulla somiglianza visiva, concettuale e fonetica/uditiva tra i segni oggetto di comparazione.

La contraffazione di marchio incentrata sul rischio di "associazione" tra i segni sussiste nel caso in cui la condotta dell'operatore economico sia volta ad ingenerare nei consumatori l'erronea convinzione che un marchio faccia parte di un'altra più ampia e diversa "famiglia" di marchi riconducibile ad un concorrente.

L’utilizzo di una parola identica ad un marchio altrui come keyword, al fine di ottenere un determinato posizionamento del proprio annuncio nei risultati di una ricerca web, senza il consenso del legittimo titolare, per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, non determina il pericolo di violazione della cd. “funzione distintiva” dello stesso se l’annuncio, oltre a non presentare alcun visibile riferimento al marchio in questione, viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario), allo scopo di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca stessa.

Dal momento che gli utenti di Internet, interessati ai prodotti forniti da una data impresa titolare del marchio registrato, devono essere considerati come “mediamente informati e ragionevolmente attenti”, nel caso in cui gli stessi non ravvisino delle difficoltà a percepire i servizi offerti dalle due imprese concorrenti come distinti ed indipendenti, non potrà, inoltre, ritenersi sussistente una violazione della cd. “funzione di indicazione d’origine” del marchio.

Va, infine, escluso che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator), cioè nella sequenza di caratteri che identifica l’indirizzo web di un determinato contenuto, di una parola identica al marchio registrato sia idonea ad indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile all’impresa, legittima titolare del medesimo. Infatti la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dallo stesso utente nell’apposita barra).

In tema di segni distintivi controversi, l’accertamento della confondibilità di un marchio rispetto ad un marchio “complesso” va compiuto sulla scorta di un criterio sintetico-globale, cioè in base ad una valutazione complessiva del grado di confondibilità tra i segni, da condurre considerando la normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori riferito a quel determinato genere di prodotti.

In tema di marchi controversi, non ricorrono le limitazioni di cui all’art. 21 c.p.i., 1° co., lett. a), qualora venga accertato in giudizio che la forza distintiva del marchio e, quindi, la conseguente tutela del marchio azionato, dipenda proprio dall’uso del patronimico; quest’ultimo non può, in particolare, assurgere a causa scriminante della condotta illecita nei casi in cui sia effettuato in spregio ai principi di correttezza professionale.

Nel caso in cui l’uso del marchio controverso sia caratterizzato dalla sussistenza degli indici che la Corte di Giustizia ha dettato per negare la conformità dell’uso ai principi di correttezza professionale, va esclusa l’applicabilità della scriminante di cui all’art. 21, c.p.i., 1° comma, lett. a), rispetto alla condotta illecita perpetrata dal soggetto utilizzatore del marchio azionato in sede giudiziale. Tali indici sussistono in tutti i casi in cui l'uso avvenga in modo da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi ed il titolare del marchio; l'uso pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; l’uso causi discredito o denigrazione del marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è titolare.

In tema di marchi controversi, nel caso in cui non si verta nell’ipotesi di identità tra segni distintivi, bensì di segni distintivi simili, la tutela del diritto di privativa incontra, ai sensi degli artt. 20 e ss. del C.P.I., il limite dell’assenza di confusione in concreto per il pubblico, nonché il rischio di associazione dei marchi o segni. Tale rischio di confusione e di associazione deve poi essere ulteriormente valutato con riferimento ai marchi c.d. deboli, ossia per quei marchi caratterizzati dal lieve potere distintivo in ragione dell’evidente assonanza tra il marchio e l’oggetto dell’attività di impresa.

Il criterio interpretativo su cui fondare la distinzione tra marchio “debole” e marchio “forte” va sempre ricondotto a principi di giustizia sostanziale e non può prescindere dall’adeguata valutazione delle sfumature fattuali che possono, in concreto, condurre a concludere nel senso della sussistenza di confondibilità tra due marchi. In altri termini, la “debolezza” del marchio non può condurre ad una denegata tutela giudiziale a fronte di modifiche che, seppur lievi ed apparentemente insignificanti, finiscono per porsi come potenziali strumenti di “aggiramento” della normativa in materia di C.P.I.

L’apposizione materiale di un elemento distintivo in grado di differenziare un marchio cd. “debole” da un marchio denominativo simile costituisce un criterio escludente la confondibilità tra segni distintivi controversi.

Per quanto concerne il requisito del periculum in mora, va ricordato che deve essere verificato ai sensi dell’art. 131 c.p.i. e dell’art. 700 c.p.i. il pericolo di prosecuzione e/o aggravamento e/o reiterazione dell’illecito e l’irreparabilità delle sue conseguenze. Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di contraffazione di un marchio, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare del marchio rischierebbe di veder ulteriormente diluita la capacità distintiva del proprio segno e di perdere delle quote di mercato. Quest’ultimo, invero, è un danno che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato e della capacità distintiva del marchio – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

L’art. 122 comma 2 c.p.i. riserva l’azione di nullità di un marchio per violazione di diritti anteriori – quale l’aspettativa di registrazione derivata dall’iniziato uso del segno – solo al titolare dei diritti anteriori, dal suo avente causa o dall’avente diritto. Tra questi devono ritenersi compresi sia i successori nella titolarità del diritto (aventi causa) sia coloro che vantino diritti derivati (aventi diritto) e quindi i licenziatari.

La disciplina della registrazione in mala fede di cui all’art. 19 comma 2 c.p.i. è un istituto riservato a casi di sfruttamento scorretto del sistema della registrazione; diversamente, nel conflitto fra più registranti, operano i criteri della prevalenza del primo registrante, ai sensi dagli artt. 12 e 20 c.p.i. In particolare, la registrazione in mala fede è integrata quando un terzo a conoscenza dell’altrui scelta di operare la registrazione di un marchio, preceda l’interessato nel perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto, ledendo in tal modo non già quest’ultima posizione giuridica (che ancora non esiste, in quanto non si è perfezionata), ma la legittima aspettativa verso un segno il cui valore è ascrivibile a un soggetto diverso rispetto al registrante (e cioè a chi, avendolo concepito e se del caso utilizzato, sia avvia a registrarlo). Occorre dunque (i) una condotta oggettiva, consistente nell’aver preceduto un soggetto che si avviava a registrare il marchio – ledendone l’aspettativa meritevole di tutela –, e (ii) la consapevolezza soggettiva di perseguire – attraverso la condotta – tale intento abusivo, dunque la presenza di una disposizione d’animo o di un’intenzione disonesta”. Quanto all’elemento oggettivo, la meritevolezza di tutela dell’aspettativa alla registrazione – tale da interferire con le registrazioni successive ex art. 12 c.p.i, con l’accoglimento della domanda di nullità della registrazione altrui per mala fede – si ha, alternativamente: ove l’uso del marchio sia stato gratificato dall’ottenimento di una notorietà qualificata; diversamente, dalla circostanza che l’utilizzatore del marchio abbia proceduto diligentemente con sollecitudine alla registrazione. In mancanza, l’elemento oggettivo non è integrato e la domanda di nullità della registrazione per mala fede non può essere accolta.

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale, che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi, avendo come riferimento il consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto. Ciò posto, laddove l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso sia influenzata da una o più delle sue componenti e tutti gli altri elementi assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame di tali componenti.

In tema di confondibilità dei segni distintivi, si osserva che il conflitto tra il nome a dominio ed il marchio si verifica per il solo effetto della registrazione di quest’ultimo; pertanto, anche la mera registrazione di un domain name coincidente con il segno distintivo altrui appare idonea a trarre in inganno gli utenti, poiché anche in assenza di attivazione del relativo sito internet, li induce a ritenere che il titolare del segno distintivo non sia rintracciabile in rete con conseguente diminuzione dell’apprezzamento della capacità organizzativa ed imprenditoriale del medesimo.

L’utilizzo di un domain name che ripete esattamente la componente denominativa di un marchio altrui per un sito nel quale vengono pubblicizzati servizi affini a quelli propri per i quali il marchio è registrato costituisce contraffazione del marchio stesso, poiché rende concreto quanto meno il rischio di confusione per associazione tra le due imprese, potendo indurre nell’utente l’opinione che tra le stesse sussistano rapporti di licenza e collaborazione.

In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.

In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.

La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.

La distribuzione degli affari giudiziari all'interno del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza [in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente aveva formulato anche una domanda di accertamento della contraffazione di marchio e di risarcimento del danno da compensarsi, eventualmente, con l'importo ingiunto].

Ai fini dell'accertamento della contraffazione di marchio non è sufficiente allegare un'immagine dei prodotti contraffatti, occorrendo dimostrare anche che tali prodotti sono stati collocati sul mercato dall'asserito contraffattore.

Il lucro cessante derivante dalla contraffazione di marchio non può essere risarcito laddove il titolare del marchio non abbia provato in giudizio la diminuzione patrimoniale.

Il danno non patrimoniale all'immagine che deriva dalla contraffazione di marchio è risarcibile solo a fronte di specifica allegazione e prova (anche mediante l'utilizzo di presunzioni), non essendo sufficienti a tal fine mere elencazioni di voci di danno. Tali carenze probatorie, peraltro, non possono essere colmate attraverso il ricorso all'equità.

L’aderenza concettuale del nucleo del marchio alla natura dell’attività svolta dalla titolare depone per la sua debolezza laddove la parte non abbia fornito elementi di prova a sostegno dell’asserito rafforzamento della capacità distintiva del proprio marchio a seguito dell’uso che ne è stato fatto nell’ambito territoriale in cui si è svolta negli anni l’attività di impresa, nonché laddove ella si sia invero limitata a richiamare un presunto “secondary meaning” senza però produrre documenti, né articolare mezzi di prova utili a dimostrare un tale assunto.

In presenza di un marchio debole, l’inserimento di piccole varianti o di ulteriori componenti all’interno del segno in comparazione vale a scongiurare o ad attenuare significativamente il pericolo di confusione e di indebita associazione tra i segni.

Quando un segno consiste tanto in elementi figurativi quanto in elementi verbali, non ne consegue automaticamente che sia l’elemento verbale a dover essere sempre considerato come dominante.