La valutazione della somiglianza tra marchi complessi non può limitarsi all'esame isolato di una singola componente, dovendo procedersi a un raffronto globale e sintetico dell'impressione d'insieme prodotta da ciascun segno, con riguardo a tutti gli elementi salienti — grafici, visivi e denominativi — e al ricordo mnemonico che ne conserva il consumatore medio di riferimento. L'elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella denominativa quando, per forma, dimensioni, colore o collocazione, contribuisca in misura determinante alla capacità distintiva complessiva del segno.

L'incorporazione in un marchio complesso dell'elemento nominativo o figurativo che caratterizza un marchio anteriore integra contraffazione solo ove gli ulteriori elementi del segno posteriore non determinino un'alterazione sostanziale del significato complessivo. Tale principio non opera, tuttavia, quando il segno anteriore non sia mai stato impiegato come marchio semplice autonomo, ma sempre in combinazione con altri elementi: in tal caso la condivisione del solo elemento denominativo comune non è di per sé sufficiente a determinare confondibilità.

Riguardo al marchio complesso, la confondibilità deve essere valutata apprezzando l’insieme degli elementi di cui è composto in quanto non si può riconoscere prevalenza alla parte denominativa rispetto ad altre parti figurative, non esistendo un’astratta gerarchia tra gli elementi distintivi che compaiono in un marchio.

La valutazione della somiglianza tra due marchi non può infatti limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con un altro marchio, occorrendo procedere all’esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme. Cionondimeno ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la violazione dei diritti di marchio dell'attrice per il solo fatto che la convenuta abbia utilizzato la parola “Legend” (inclusa nel marchio complesso dell'attrice) per identificare una propria linea di prodotti, in ragione della carenza di novità e di originalità di tale elemento denominativo nel settore merceologico degli alimenti per animali, con conseguente esclusione del rischio di associazione.]

Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché (altro…)