A mente dell’art. 11 del Regolamento (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il disegno o modello che sia connotato da novità e da carattere individuale “è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità".

Nel chiarire la portata del concetto di divulgazione al pubblico, è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione "esterna" rispetto alla realtà aziendale di appartenenza.

E' disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, intendendosi per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Nell’accordare protezione ai disegni o modelli comunitari, il Regolamento menzionato impone che essi siano muniti di novità e di carattere individuale (art. 4), con ciò rispettivamente intendendosi, in relazione alle ipotesi di mancata registrazione:
- che non vi sia stata divulgazione anteriore di nessun disegno o modello identico – cioè non divergente se non per dettagli irrilevanti – rispetto alla prima divulgazione al pubblico del disegno o modello per cui è chiesta tutela;
- che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione significativamente differente dall’impressione generale suscitata da altro disegno divulgato al pubblico in precedenza, tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Il fatto che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da altro prodotto è ciò che conferisce al disegno o modello il carattere di individualità e ne legittima la tutela. L’accertamento del carattere di individualità impone di considerare il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello (art. 6, par. 2, Reg. n. 6/2002 cit.), mentre il disegno o modello non offre protezione alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (art. 8, Reg. cit.). In base a quanto sancito dal Considerando n. 14 del suddetto Regolamento comunitario, la valutazione circa l’individualità del modello o disegno dev’essere finalizzata a stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato, che esamini il disegno o modello in questione, differisce nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dai disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto e, più in particolare, il comparto industriale cui appartiene e il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. Anche la giurisprudenza nazionale si attesta in tal senso, valutando se il prodotto asseritamente contraffattorio susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato un’impressione generale differente rispetto a quella determinata dal modello o disegno registrato, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili. Più specificamente, la valutazione in merito all’impressione generale deve tenere conto, tra le caratteristiche estetiche del prodotto e dei modelli o disegni, degli elementi formali aventi carattere individualizzante, vale a dire quelli muniti di specifica originalità e tali da distinguere il prodotto tutelato dal titolo di privativa. Quanto al metodo di valutazione dell’impressione generale, si suole far riferimento a un giudizio sintetico, vale a dire condotto alla stregua dell’impressione globale che il modello fornisce all’utilizzatore in base all’insieme delle forme e non della mera sommatoria dei singoli particolari che lo caratterizzano, tralasciando la rilevanza degli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore.

Nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello non occorre soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto imitante suscita.

L’utilizzatore informato cui occorre fare riferimento è rappresentato da un soggetto che, pur non possedendo le competenze proprie di un esperto di settore, non è neppure un mero consumatore privo di specifiche conoscenze: si tratta, piuttosto, di una figura intermedia che utilizza il prodotto e ne conosce lo specifico mercato in cui opera il modello registrato, così potendo identificare i prodotti in contraffazione e distinguerne con adeguata attenzione, derivante dal suo interesse per i prodotti in questione, le forme nel loro complesso. Infine, la valutazione sulla eventuale contraffazione deve prendere in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha disposto nel realizzare il disegno o il modello, sotto il profilo della standardizzazione delle forme del prodotto e dell’affollamento del settore: quanto più è limitata la libertà dell’autore per uno di tali profili, tanto più variazioni anche di piccolo dettaglio, purché non irrilevanti, consentono di ritenere una differente impressione generale.

Allo stesso modo, ai fini della sussistenza di una fattispecie di concorrenza per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 c.c., quale pedissequa riproduzione della forma esteriore di un bene, occorre valutare la confondibilità tra prodotti nella prospettiva del cliente medio, in relazione al mercato di riferimento e in via sintetica, mediante raffronto tra le impressioni d’insieme suscitate dai prodotti stessi, tenuto conto delle caratteristiche di forma che siano distintive del prodotto di un imprenditore, connotate perciò da idonea capacità individualizzante.

Per la concessione della tutela inibitoria i due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora possono concorrere in diverso grado, nel senso che un alto grado di periculum in mora può giustificare l'erogazione di una cautela a presidio di un diritto assistito solo da un sufficiente grado di fumus, oppure un altro grado di fumus può accompagnarsi ad un modesto, ma certamente non insussistente, tasso di periculum.

L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotto.

La contraffazione del marchio non sussiste qualora le differenze tra i segni, sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, risultino prevalenti rispetto agli elementi comuni, soprattutto laddove questi non costituiscano il nucleo distintivo del marchio.

La registrazione, ai sensi dell'art. 41 c.p.i., conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Il terzo comma precisa che i diritti esclusivi conferiti dalla registrazione si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

Quindi la protezione non è limitata ai soli disegni e modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze, purché le stesse non siano tali da creare un'impressione generale differente: è sufficiente, ai fini dell'interferenza, la ripresa degli elementi che determinano l'impressione generale che il modello o disegno suscita, essendo preponderanti nella percezione.

Dettagli assolutamente marginali che, anche agli occhi dell'utilizzatore informato, non sono in grado di differenziare il prodotto dal modello registrato sono irrilevanti e non escludono la contraffazione.

L’esistenza di una precedente decisione di rigetto emessa dall’EUIPO all’esito di un procedimento di opposizione intercorso tra le medesime parti e relativa al medesimo oggetto e titolo non comporta l’applicabilità dell’art. 128.2 del Reg. 1001/2017, in quanto la stessa non preclude la proposizione di un’azione di nullità o di decadenza del marchio e, di conseguenza, non è dotata di quel carattere di definitività richiesto dalla disposizione sopra richiamata.

Affinché un marchio sia ritenuto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 13, co. 1, lett. b), c.p.i. e, di conseguenza, nullo ex art. 25, co. 1, lett. b), c.p.i. occorre che vi sia una relazione sufficientemente diretta tra il segno ed i beni o servizi tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei beni o servizi di cui trattasi o delle loro caratteristiche [nel caso di specie il termine “FARINELLA” è stato ritenuto un termine di fantasia e non il diminutivo di “farina” oltre che, ad ogni modo, un termine non descrittivo dei servizi di ristorazione di cui alla classe 43].

Nella determinazione della sussistenza del rischio di confusione, i marchi devono essere messi a confronto mediante una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto e si basa invece su una percezione mnemonica dei marchi. Tale valutazione deve essere compiuta non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi [nel caso di specie, “Farine Coffee & Bakery” e/o “Farine Bakery Cafe” sono stati ritenuti interferenti con i marchi “FARINELLA BAKERY & COFFEE” e “FARINELLA”]

Quando un marchio è composto sia da elementi verbali sia da elementi figurativi, di norma i primi sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi in quanto il pubblico sarà più facilmente portato a ricordare i prodotti citandone il nome piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.

Se i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sono acquistati di frequente e non sono particolarmente costosi, allora il grado di attenzione che il consumatore ripone sui segni è inferiore [nel caso di specie, questo principio è stato applicato a servizi di caffetteria, ristoranti self-service, snack bar e pizzerie].

L’asserita esistenza di altri marchi che possono avere elementi in comune con il marchio azionato non è di per sé idonea a dimostrare una riduzione del carattere distintivo di quest’ultimo.

La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.

I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.

La misura della descrizione è finalizzata alla acquisizione e conservazione della prova della contraffazione ovvero della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio e che è in tale ottica, diversa rispetto alle altre misure cautelari industrialistiche.
Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione fondando essi il “sospetto” della violazione ed elementi tali da far ritenere che gli elementi probatori, che si intendono acquisire e preservare con la misura della descrizione, siano pertinenti in relazione al giudizio di merito. Anche il periculum va rapportato alla indicata finalità di acquisire / salvaguardare la prova, avuto riguardo al fatto che tale prova si trovi nella sfera di disponibilità di un altro soggetto.

La qualificazione del marchio come forte determina l'estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini della contraffazione, rimane necessario valutare se le coincidenze (pur parziali) tra marchio anteriore e successivo siano tali da ingenerare confondibilità tra i due segni. A tal fine, ove il nucleo idologico-espressivo del marchio forte rimanga impregiudicato (e quindi non confondibile con il secondo marchio), la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa.

La restituzione degli utili ex art. 125, 3° co. c.p.i. è sanzione di natura diversa dal risarcimento del danno, fondandosi i due rimedi su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, mentre la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato dei profitti conseguiti attraverso l'uso della risorsa che è stata usurpata.

La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. Pertanto, l’intensità dell’uso del segno e, conseguentemente, la sua notorietà rappresentano le condizioni primarie e necessarie ai fini del suo riconoscimento e della sua tutela industrialistica come marchio di fatto. L’uso del marchio, per conferirgli la necessaria notorietà, deve essere, quindi, intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa del prodotto contraddistinto.

L'illecito consistente nel cd. "contributory infringement" o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell'art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l'elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza - da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l'obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto - non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l'invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l'ordinaria diligenza.