La misura della descrizione ex art. 129 c.p.i. è finalizzata alla acquisizione e conservazione (i) della prova della contraffazione ovvero (ii) della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio. I presupposti per la concessione della misura devono essere valutati in relazione alla specifica funzione di tutela del diritto processuale alla prova e di acquisizione e conservazione degli elementi della prospettata violazione in funzione del successivo giudizio di merito. Sotto il profilo del fumus, è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e, quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione, fondando essi il “sospetto” della violazione e da far ritenere la pertinenza degli elementi probatori che si intendono acquisire rispetto al futuro giudizio di merito. Sotto il profilo del periculum in mora va valutata la finalità della misura volta ad acquisire ovvero a salvaguardare la prova, che potrebbe essere dispersa od occultata nel tempo necessario per giungere all’accertamento della violazione nel giudizio di merito. Detto requisito va, dunque, considerato sia in relazione all'attualità della violazione contestata e quindi al pregiudizio grave ed irreparabile che consegue agli illeciti denunciati, sia in relazione al diritto alla prova fatto valere, che potrebbe essere vanificato qualora l'iniziativa non fosse posta in essere con urgenza. E’ rispetto all’attualità del fenomeno contraffattivo dedotto che va verificata la sussistenza del periculum in mora, da valutarsi in relazione al pregiudizio che alla parte potrebbe derivare, rispetto alla tutela nel merito del diritto che si assume essere stato leso, dall’occultamento o dalla alterazione della prova.

La nullità della rivendicazione che protegge un singolo risultato inventivo non può, di per sé sola, comportare l’invalidità di una diversa rivendicazione che, pur comprendendo il trovato, presenti caratteristiche tecniche aggiuntive, funzionali a disciplinarne l’interazione tecnica con altri elementi estranei alla prima rivendicazione.

Non esiste alcun ostacolo di natura giuridica che impedisca di ritenere, in termini assoluti, che una rivendicazione dipendente possa mantenere la sua validità, con conseguente nullità solo parziale del brevetto, quando è nulla la rivendicazione principale. In tal caso, la nullità della rivendicazione principale comporta la degradazione della stessa ad arte nota, mentre la tutela brevettuale subisce un restringimento al trovato di cui alla rivendicazione dipendente.

Ai fini della integrazione dell’illecito di contraffazione indiretta, ex art. 66, c. 2, c.p.i., l’elemento oggettivo, consistente nella (i) fornitura a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata dei mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione, e (ii) la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi, concorre con l’esigenza che l’autore della contraffazione sia consapevole dell'uso illecito che gli acquirenti faranno del prodotto idoneo a realizzare l'invenzione brevettata. Il terzo deve avere conoscenza dell'idoneità e della destinazione dei mezzi prodotti ad attuare l'invenzione, ovvero deve poterla acquisire con l'ordinaria diligenza. In particolare, è richiesto che vi sia un “uso illecito”, ossia contraffattivo, da parte dell’acquirente del “mezzo” offerto dal terzo-autore della contraffazione indiretta. Dunque la configurazione “a valle” della contraffazione diretta è ritenuta necessaria al fine di connotare di illiceità, quale contraffazione indiretta, l’attività svolta “a monte” dal terzo. Si tratta di una scelta ermeneutica ben precisa, dettata al fine di perimetrare l’ambito di applicazione della contraffazione indiretta quale tutela offerta al titolare del brevetto: non può essere invocata per censurare l’attività del fornitore “a monte” a prescindere dall’illiceità dell’attività svolta “a valle”.

L’art. 121 bis c.p.i. prevede dei mezzi istruttori di carattere endoprocessuale che non possono integrare una domanda di merito autonoma, ma soltanto strumentale ad altre domande mirate a contrastare la violazione di un diritto di privativa disciplinato dal c.p.i.

In tema di brevetti per invenzione, difetta il requisito dell’attività inventiva quando la soluzione proposta si risolve nella mera sostituzione del meccanismo noto con altro analogo e idealmente intercambiabile con il primo, configurandosi, quindi, come una soluzione evidente per una persona esperta del ramo.

La perizia di parte stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.

In assenza di un accertamento tecnico preventivo attuabile attraverso gli strumenti tipici contemplati dal codice di rito e dal codice della proprietà industriale, le indagini effettuate dalla parte devono essere svolte nel rispetto di quelle precise sequenze procedimentali, documentate, che per prassi caratterizzano anche i campionamenti effettuati da privati (prelievo del campione documentato, custodia in contenitore sigillato e tracciamento sino alla consegna in laboratorio).

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di non poter riconoscere attendibilità alla perizia di parte dell'attrice Sun World International volta a dimostrare l'identità genetica tra l'uva venduta dalla convenuta Conad e quella coperta dal brevetto dell'attrice a causa del difetto di condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]

Il brevetto, pur se sufficientemente descritto, è nullo se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale ai sensi degli artt. 76 comma 1 lett. C) e 79 cpi.

In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.

La corretta valutazione dell'attività inventiva di un documento brevettuale non può ridursi alla mera combinazione di insegnamenti diversi presenti in un documento o ad apodittiche affermazioni su possibili modifiche da apportare alle apparecchiature note per arrivare senza sforzo inventivo all'invenzione rivendicata. Quindi la sinergia funzionale delle rivendicazioni brevettuali deve indurre a valutarne l'aspetto inventivo non in modo separato, secondo l'approccio ai problemi parziali, ma appunto in funzione del loro scopo sinergico.

I presupposti per la configurazione della contraffazione indiretta "contributory infringement" sono due: la specifica destinazione dei mezzi offerti all'attuazione dell'invenzione e la consapevolezza di tale specifica destinazione da parte di chi li offre. In particolare, nel caso di prodotti in commercio, l'illecito si concretizza solo a fronte della dimostrata attiva partecipazione all'attuazione dell'illecito da parte dell'utente finale.

La divulgazione, perché possa far perdere all’invenzione industriale il requisito della novità, sì da impedire la concessione di un valido brevetto, deve consistere in una comunicazione o diffusione che porti il trovato a conoscenza di un numero indeterminato di persone, le quali siano poste in grado di apprenderne gli elementi essenziali e caratteristici, in modo da poterlo riprodurre, attuando così l’invenzione e non siano tenute a mantenere il segreto.

A livello di brevetto europeo, secondo l'art. 69, comma 2, della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) gli effetti della limitazione retroagiscono sino al momento della pubblicazione della domanda di brevetto per cui il brevetto europeo, come rilasciato o modificato durante la procedura di limitazione, “determina retroattivamente questa protezione sempre che quest'ultima non sia stata oggetto di un'estensione”.

Pertanto, ai fini del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto, il momento iniziale dell'attività di contraffazione non deve essere individuato nella data in cui il titolare del brevetto ha presentato istanza di limitazione ai sensi dell'art. 79 c.p.i., se l'esperto del ramo, dalla lettura del testo originario del brevetto, poteva essere in grado di apprezzare la tutela apprestata dal brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso.

Ne consegue che gli effetti delle limitazioni operano ex tunc fin dalla proposizione della domanda originaria e, al contempo, anche la responsabilità risarcitoria per contraffazione del brevetto deve essere accertata con decorrenza dalla proposizione della domanda originaria.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l'istruttoria, cioè l'acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Viene infatti in rilievo, nel caso della descrizione, il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

Il D.Lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle Sezioni specializzate in materia d'impresa la cognizione delle controversie previste dall'art. 3, prevede una competenza per materia avente carattere funzionale e quindi inderogabile. Deve essere dichiarata pertanto inefficace la clausola del contratto di licenza in cui le parti concordano un diverso foro competente.

Il contratto di licenza è nullo, mancando l’oggetto del relativo contratto, ove il titolo di proprietà industriale vantato oggetto di licenza (nella specie, un brevetto) venga rifiutato dall'UIBM per carenza dei requisiti di tutela.

Il fatto che una parti dichiari risolto di diritto il contratto non rende inammissibile l’accertamento successivo della nullità originaria del contratto essendo pacifico che l’adempimento e la risoluzione presuppongono l’esistenza di un atto morfologicamente valido, sicché la nullità può essere sempre oggetto di dichiarazione/accertamento da parte del giudice.

Nel caso in cui il differimento della prima udienza di comparizione da parte del giudice istruttore, ai sensi dell’art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenga dopo che sia già scaduto il termine di cui all’art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il differimento stesso non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell’art. 167 c.p.c.