L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a chi vuole far valere la carenza di novità e di carattere individuale di una registrazione, mentre chi contesta la sussistenza di predivulgazioni deve opporre la “ragionevole conoscenza” delle stesse negli ambienti specializzati comunitari nel corso della normale attività commerciale. La “ragionevole conoscenza” implica una valutazione in concreto della realtà del settore interessato ed esclude dal novero delle anteriorità distruttive le ipotesi di conoscenza delle forme dovute a occasioni di contatto privilegiato oppure avvenute in via ipotetica e casuale. La valutazione della “ragionevole conoscenza” spetta al giudice, il quale è chiamato a pronunciarsi alla luce delle specifiche circostanze del caso sottoposto al suo esame.

La produzione di cataloghi condivisi ad addetti del settore di rifermento, unitamente alla prova dell’avvenuta esposizione all’estero di specifici prodotti in una fiera rilevante per il mercato europeo e agli ordinativi comprendenti le anteriorità, consentono di ritenere che i prodotti siano anteriorità divulgate opponibili.

L’utilizzatore informato è un individuo competente, aggiornato e dotato di particolare diligenza, in posizione intermedia tra il consumatore medio e l’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite nel settore merceologico rilevante. Lo stesso è chiamato a verificarsi se l’impressione generale dei modelli registrati differiscano dall’impressione generale suscitata da modelli anteriori presenti sul mercato, tenuto conto dell’ampiezza del settore merceologico e della libertà del designer. Di fronte a mercati affollati la libertà del Designer è compressa e, di conseguenza, anche lievi differenze possono reputarsi idonee a distinguere un prodotto da un altro.

Perché possa parlarsi di contraffazione di un disegno o di un modello è necessario che il prodotto che si assume interferente riproduca gli elementi che conferiscono carattere individuale al disegno o modello protetto, cosicché l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne ricavi un’impressione generale differente da quella suscitata dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione accordata dall’ordinamento non è limitata ai disegni o ai modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze minime o trascurabili o tali, comunque, da non provocare un’impressione generale diversa, dovendosi pur sempre rammentare che l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.

Nella giurisprudenza di legittimità e di merito la concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L’art. 2598 n. 1) c.c. prevede un illecito di pericolo che si configura laddove sussista il rischio per il consumatore medio di confondere prodotti concorrenti. Tale ipotesi di illecito esige la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui dotate di efficacia individualizzante idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che i connotati formali non siano quelli necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali altrui, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Si riferisce perciò a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici dei nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.

La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore.  Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.

Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme

Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste

Ai fini della protezione accordata ai disegni o modelli non registrati ai sensi dell'art. 11 Reg. CE n. 6/2002,, la divulgazione all’interno di un solo Stato membro può essere sufficiente, purché sia fatta in modo tale che gli ambienti specializzati del settore all’interno dell’Unione europea possano venire a conoscenza di tale disegno o modello, anche grazie alla divulgazione a mezzo sito Internet.

La valutazione del carattere individuale deve tener conto anche del “margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello”. Questa regola impone in particolare di valorizzare gli elementi individualizzanti che il designer ha saputo introdurre nella forma alla luce dei vincoli di progettazione specifici al bene considerato, derivanti specie dalle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto e/o da eventuali prescrizioni legislative applicabili al medesimo, e incombe sul titolare del modello di fatto indicare gli elementi di tale disegno o modello che a suo avviso gli conferiscano carattere individuale.

La norma contenuta nell’art. 2598 n. 1 c.c. postula l’imitazione di un prodotto la cui forma abbia valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. Dunque, l’imitazione rilevante non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, cioè, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

I due illeciti costituiti l’uno dalla contraffazione del modello, l’altro dall’imitazione servile possono concorrere, giacché la configurazione dell'uno o dell'altro di essi dipende solo dal diverso parametro di cui ci si avvale per dar ragione del valore (rispettivamente individuale o distintivo) delle dette forme, che è nel primo caso l'utilizzatore informato e nel secondo il consumatore medio: e, ove il modello presenti, oltre che carattere individuale, un connotato distintivo riconoscibile dal consumatore medio, il titolare della privativa potrà avvalersi anche dei rimedi codicistici contemplati per l'illecito confusorio.

In materia di disegni e modelli, qualora l’ideazione del modello oggetto della domanda di tutela sia antecedente all’entrata in vigore del Codice di proprietà industriale ed anche del Regolamento comunitario del 12 dicembre 2001 n. 6/2002, deve aversi riguardo alla disciplina normativa vigente all'epoca, ossia al R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, recante il “Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali”: essa prevedeva che potessero costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che fossero nuovi ed avessero carattere individuale. Tale normativa, invece, non apprestava tutela per i modelli non registrati, i quali potevano dunque essere eventualmente protetti ai soli sensi della normativa sul diritto d’autore, previa verifica della sussistenza dei requisiti della creatività e del valore artistico.

In tema di diritto di autore, il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell'ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se successivamente trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini meramente espositivi. La legge n. 633/1941 tutela all'art. 2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell'architettura, così riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere). [Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur muovendo dalla medesima idea ispiratrice, i progetti delle parti in causa fossero dotati ciascuno di una propria individualità rappresentativa, e, per l’effetto, accertata l’assenza di plagio/contraffazione, ha rigettato le pretese di parte attrice].

Ai fini dell’accertamento dell’illecito di concorrenza sleale non rileva che le rispettive società si trovino su piani diversi della catena produttiva, in quanto condizione necessaria per cui le imprese si trovino in una situazione di concorrenza è che prodotti e servizi concernano la stessa categoria di clientela finale e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.

Ai fini di una determinazione equitativa del danno, la sanzione del risarcimento del danno per concorrenza sleale può seguire le stesse regole in tema di tutela dei diritti della proprietà industriale con la peculiarità della materia e l’indicazione, derivante dalla direttiva CE 04/48, di tenere conto nella quantificazione del danno – purché il risarcimento sia adeguato, ma non punitivo – di tutti gli aspetti pertinenti, tra i quali i benefici realizzati dall’autore della violazione.

Laddove il disegno/modello azionato non risulti accompagnato da rivendicazioni specifiche, ma faccia riferimento unicamente alle fotografie depositate, è onere del titolare allegare gli elementi che conferiscono il carattere individuale richiesto per la validità della registrazione, definendo così i confini della privativa. Il carattere individuale, a differenza dello speciale ornamento, determina un allargamento delle forme tutelabili che, senza necessariamente rappresentare uno specifico apporto personale di carattere creativo, sono suscettibili di apprezzamento nell’ottica dei potenziali acquirenti perché non comuni e, in quanto tali, idonee ad attrarre la loro attenzione e ad orientarli all’acquisto. Per l’effetto, la protezione - accordata alla forma in sé e per sé quale valore estetico aggiunto e riconoscibile del prodotto- non presuppone il pericolo di confusione sull’origine e non è esclusa dalla presenza di un altrui marchio sul prodotto in dedotta contraffazione.

Il requisito del carattere individuale può, invero, consistere (anche) in un pregio estetico ma, più in generale, è dato da qualunque particolarità della forma o delle linee o della struttura del prodotto che abbia l'attitudine di attrarre o "captare" l'attenzione del consumatore; è tale attitudine attrattiva che attribuisce valore aggiunto al prodotto, rendendolo concorrenziale sui mercati. Ciò consente, ai prodotti che ne sono dotati, di divenire concorrenziali non in un'ottica di prezzo (come accade per i prodotti provenienti da mercati non europei, ed in particolare asiatici) ma nell'ottica del design. L'aspetto o forma innovativa che rileva è quindi necessariamente quella che si coglie con un "colpo d'occhio", e lascia una "impressione generale", capace di attrarre nel mercato.

L’esame del carattere “individuale” e “originale” non può avere come parametro di confronto un insieme di elementi o parti tratti da plurimi modelli precedenti, ma deve confrontarsi con una singola anteriorità, che presenti tutti gli aspetti rilevanti, sul piano della impressione generale . [Nella fattispecie, la combinazione di elementi significativi, sul piano dell'impressione generale non è riscontrabile in alcuna delle anteriorità, pertanto sussiste il carattere individuale del modello].

Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.

L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.

Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone: che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la parte cui si addebita la responsabilità le interrompa senza un giustificato motivo; e che, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Nel caso di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., il danneggiato ha l’onere (altro…)

Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.

L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema - e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore - non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.

Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.

In materia di modelli ornamentali, ai fini della sussistenza del requisito della novità le anteriorità rilevanti devono essere poste a confronto con il nuovo modello isolatamente e senza possibilità di combinarle tra di loro a mosaico.

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