L’inerzia del titolare del diritto, pur non rilevando in quanto tale, può in presenza di determinate circostanze rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. Segnatamente, la mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito, è idonea ad escludere il periculum in mora.

Nel valutare la novità di un brevetto, se una divulgazione precedente contiene “un’affermazione palesemente errata sia per la sua intrinseca improbabilità che perché nel documento viene dimostrato che è errata”, tale divulgazione deve essere letta dall’esperto del ramo trascurando le sole informazioni errate senza che ciò comporti l’esclusione dell’intero documento.

L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente) ascrivibile né a una logica meramente risarcitoria (tant’è vero che gli utili da “restituire” – o meglio, si potrebbe dire “da consegnare” – ben potrebbero essere di importo superiore alle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno), né a un approccio puramente restitutorio, com’è quello dell’azione generale di arricchimento (in tal caso, infatti, la misura massima dell’indennizzo è pur sempre la “correlativa diminuzione patrimoniale” del danneggiato: cfr. art. 2041, co. 1, c.c.), né, infine, a una logica strettamente sanzionatoria (stante l’irrilevanza dell’elemento soggettivo).

L’istituto della retroversione degli utili pare ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale.

Deve senz’altro escludersi che la domanda di retroversione degli utili sia qualificabile come azione di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito; il che, a ben vedere, è di per sé sufficiente per escludere, altresì, che il relativo termine di prescrizione sia quinquennale, in luogo di quello ordinario (decennale).

E’ solo in seguito alla fatturazione che, in concreto, avviene il pagamento, dal quale derivano, tra l’altro, gli utili da restituire (e quindi sorge il relativo diritto).

In linea di principio, la prova delle anteriorità di fatto distruttive della novità deve essere rigorosa e, quindi, riscontrabile oggettivamente; il che pare difficilmente compatibile con un mezzo istruttorio quale la testimonianza, estremamente esposta alla soggettività del dichiarante e, tanto più inattendibile, quanto maggiore è il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti da provare.

L’ordine di pubblicazione pare svolgere, nel complessivo sistema delle sanzioni accessorie previste dal codice, anche una funzione, latu sensu, sanzionatoria-deterrente; con la conseguenza che, nonostante la scadenza del brevetto, la domanda in esame può essere accolta.

In merito alle questioni relative ai rapporti tra il giudizio sulla contraffazione nell’ambito del quale viene fatta valere in via incidentale la questione relativa alla validità dei brevetti e il giudizio sulla validità degli stessi la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo, anche recentemente, di affermare il principio secondo cui in base alla disciplina nazionale in tema di brevetti e di marchi, ove la nullità del titolo di proprietà industriale sia proposta in via di mera eccezione, il relativo accertamento è compiuto incidenter tantum, sicché la pronuncia assunta nel giudizio relativo alla contraffazione non è idonea ad assumere autorità di giudicato in ordine alla questione relativa alla nullità o validità del brevetto.

Il convenuto in una azione di nullità non può difendere il proprio brevetto attribuendogli contenuti che non sono presenti nelle rivendicazioni.

Presentare una data tecnologia come già brevettata mentre all’epoca era solo oggetto di domanda è condotta non conforme ai principi della correttezza professionale ed idonea a danneggiare una impresa concorrente (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto ingannevole – e dunque illegittima ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. – la condotta di parte convenuta, la quale sul proprio sito internet aveva indicato come brevettata una tecnologia che, all’epoca dei fatti, risultava appena depositata)

Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio del noto, ed attributive di quel livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del pubblico, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.

In particolare, quanto ai presupposti per la sua validità, va rammentato che:

- la novità sussiste quando nessuna delle anteriorità riproduca tutte, e contemporaneamente, le stesse linee e soluzioni estetiche del design oggetto di indagine. Dunque, l’assenza di divulgazione di un modello identico anteriormente alla data della sua domanda di registrazione consente di predicarne la novità;

- il carattere individuale di cui all’art. 33 c.p.i. consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri disegni o di altri modelli anteriori nell’utilizzatore informato. Tale figura va identificata nel consumatore che possiede una particolare conoscenza del settore merceologico di riferimento e, pertanto, è capace di cogliere differenze e dettagli che sfuggono al consumatore medio e che non sono visibili ad una rapida occhiata. Con la conseguente possibilità di ravvisare un’ impressione generale anche per modelli esteticamente molto vicini.

Il carattere individuale costituisce poi un presupposto assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l'altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, (altro…)

Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è (altro…)

Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall'attrice, che (altro…)

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di nullità di un marchio, quando il titolare dello stesso dia atto e documenti di non avere presentato presso l’UIBM la domanda di rinnovo della registrazione con la conseguenza che la privativa abbia cessato di produrre ogni effetto a far data dalla (altro…)

Nell'ambito di un giudizio di contraffazione , l’intervenuta rinuncia al marchio registrato da parte del preteso contraffattore fa cessare la materia contendere sulla domanda di nullità del marchio rinunciato, ma (altro…)