Integra un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria, sanzionabile con provvedimento inibitorio cautelare, la condotta di un'impresa che commercializzi un prodotto identico a quello di un concorrente, utilizzando un marchio simile e una comunicazione pubblicitaria che evoca la notorietà e la tradizione storica del prodotto altrui. Tale condotta è idonea a generare confusione nel consumatore e a determinare uno sviamento di clientela, giustificando l'adozione di misure urgenti.

L'accertamento nel merito, passato in giudicato, della validità di un brevetto non costituisce un “indispensabile antecedente logico-giuridico” della concessione di misure cautelari: elemento sufficiente per la concessione di siffatte misure, infatti, è una verosimile validità del brevetto, che ben può sussistere – e, di regola, sussiste – anche in assenza di una sentenza passata in giudicato.

Sospendere l’efficacia esecutiva di un’inibitoria garantita da penale non può che comportare il provvisorio venir meno dello stesso obbligo al pagamento della penale.

In materia di tutela dei segni la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.

La descrizione è una misura cautelare di carattere istruttorio finalizzata all’acquisizione della prova di una violazione di una privativa regolata dal c.p.i. e, pertanto, per la sua concessione è necessario: a) sul piano del fumus boni juris che sia raggiunta una sufficiente prova dell’esistenza della privativa e che siano forniti elementi tali da far ritenere sussistente un ragionevole sospetto della commissione dell’illecito; b) sul piano del periculum in mora che vi sia un pericolo di distruzione, soppressione o dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze.

Il titolare di un diritto di privativa può ottenere, anche in via d’urgenza, che sia inibito a terzi ex art. 131 c.p.i. il compimento, la reiterazione o la prosecuzione di atti di violazione della propria privativa.

Il grado di fumus boni juris necessario per ottenere la tutela inibitoria è più pregnante rispetto a quello sufficiente per ottenere la descrizione, poiché le misure inibitorie non hanno carattere meramente istruttorio, ma sono volte ad ottenere una cessazione della commissione della violazione della privativa o delle sue conseguenze, cosicché per l’accoglimento dell’istanza non è sufficiente la sussistenza di una mera possibilità di commissione dell’illecito – come nella descrizione – ma è necessaria la dimostrazione di una ragionevole e concreta probabilità di accoglimento della futura azione di merito con la quale verrà denunciata la violazione della privativa; diverso è anche il grado di periculum in mora richiesto per la concessione delle misure cautelari in esame, giacché mentre per la descrizione andrà apprezzato il pericolo di dispersione della prova dell’illecito e delle sue conseguenze, per l’inibitoria andrà valutato il pericolo di prosecuzione/aggravamento/reiterazione dell’illecito.

Il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio sussiste non solo quando il danno che il ricorrente patirebbe in attesa dell’esito del giudizio di merito non potrebbe essere ristorato in nessun modo (c.d. irreparabilità assoluta), ma anche laddove il pregiudizio sia riparabile in misura incerta o incompleta o con particolare difficoltà (c.d. irreparabilità relativa).

Nel caso di violazione di diritti di privativa e di concorrenza sleale, il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione o dalla reiterazione dell’illecito può senz’altro dirsi connotato del carattere dell’irreparabilità, in considerazione del fatto che in tal caso il titolare della privativa rischierebbe di perdere delle quote di mercato e il danno che ne deriva è un pregiudizio che, per la sua peculiarità, non potrebbe essere integralmente e agevolmente riparato all’esito del giudizio di merito, né in forma specifica con il recupero integrale delle quote di mercato – secondo la comune esperienza impraticabile – né per equivalente, in ragione della difficoltà di provare l’ammontare del pregiudizio in maniera precisa e di giungere quindi ad un integrale ristoro del medesimo.

La tutela inibitoria ha la funzione di neutralizzare gli effetti dell’illecito e viene concessa per un tempo che, da un lato, consente all’imprenditore che l’abbia subito di poter tornare nello status quo ante e di evitare di subire ulteriori comportamenti illeciti analoghi; e, dall’altro, ristabilisce l’equilibrio del mercato alterato dalla condotta illecita, evitando che colui che ha subito la condotta di concorrenza sleale finisca con il conseguire degli indebiti vantaggi a danno degli altri operatori del mercato

L’esaurimento spontaneo della condotta lesiva non implica il venire meno del periculum in mora quando vi è il rischio che possa essere reiterata, a meno che la parte responsabile della medesima non dia prova di avere adottato misure idonee a rendere sostanzialmente irreversibile la cessazione della condotta lesiva come, ad esempio, una convenzione con cui l’autore dell'illecito si impegni a non reiterare la violazione concordando una penale in caso di reiterazione della condotta: diversamente argomentando l’osservanza del divieto di reiterare la condotta sarebbe rimessa alla mera adesione volontaria del responsabile della violazione e, in caso di ripresa della condotta illecita, il titolare della privativa dovrebbe instaurare un nuovo giudizio per ottenere un titolo idoneo a farla cessare, “coerentemente, l'attualità della condotta lesiva non è un presupposto necessario dell'ordine di inibitoria e ritiro dal commercio, non potendo bastare a dissipare il pericolo di una ripresa della contraffazione neppure l'impegno in tal senso volontariamente assunto dall'impresa contraffattrice”.

Le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato. L’esaurimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio, tuttavia, non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Può, tra l’altro, ravvisarsi un 'motivo legittimo' preclusivo all'esaurimento delle facoltà esclusive connesse al marchio quando ricorrano le seguenti circostanze: 1) il prodotto contraddistinto dal marchio è un articolo di lusso o comunque di prestigio; 2) il titolare del marchio ha adottato un sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto; 3) il soggetto che commercializza il prodotto, al di fuori della rete distributiva autorizzata, arreca un pregiudizio alla reputazione del marchio.

Non comporta nullità del contratto la mancata consegna del documento informativo con trenta giorni di anticipo rispetto alla sottoscrizione del contratto di franchising.

La mancata indicazione della zona della clausola di non concorrenza post contrattuale può comportare l’eventuale nullità della clausola de qua, ma non determina necessariamente la invalidità dell’intero contratto, ove non sia provata la rilevanza di tale clausola ai fini della validità dell’intero contratto che può essere desumibile dal contratto stesso o da una diversa volontà delle parti. Si ritiene in particolare alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte che il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419 comma 1 c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, e il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una singola clausola; conseguentemente spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.

Nel contratto di franchising la forte limitazione dell’autonomia imprenditoriale, che si traduce in una restrizione della concorrenza, è del tutto legittima in quanto funzionale a garantire l’uniformità all’interno della rete, che costituisce fattore essenziale per il successo della rete stessa, di talchè non possono interpretarsi come espressioni di eccessivo squilibrio situazioni in cui sono state le stesse parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, ad aver disciplinato in un determinato modo lo svolgimento del rapporto.

La circostanza che le clausole contrattuali censurate siano state specificatamente approvate per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. nulla dimostra in ordine alla loro idoneità a determinare uno squilibrio contrattuale

Il titolare del marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo dello stesso e, quindi, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

L’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all’insieme degli elementi salienti — grafici, fonetici e visivi —nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte” (in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti), detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante.

L'uso del marchio può ritenersi non conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare quando: avvenga in modo tale da far pensare che esiste un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio; pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; causi discredito o denigrazione di tale marchio; il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare..

Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.

Il marchio costituito dall’uso di un patronimico non può essere considerato debole anzi risultando impossibile negarne il carattere forte di esso tanto più in relazione al grado diffusione del nome. Conseguentemente, si ritiene che l’inserimento del medesimo patronimico in altro marchio o in altra ragione sociale non possa considerarsi né legittimo né lecito.

Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla (art. 2564 co. 1 c.c.). Tale previsione si applica anche all’insegna (art. 2568 c.c.).

Anche se la disciplina del marchio e dell’insegna sono differenti e se per l’insegna è consentita, come per la ditta, l’utilizzazione di segni altrui con integrazioni o modifiche idonee a differenziarla, in forza del combinato disposto dell’articolo 2564, comma 1, c.c. e dell’articolo 2568 c.c., tale facoltà è comunque subordinata all’adozione di misure idonee, come integrazioni o modifiche, volte ad evitare l’effetto confusorio.

Non costituisce un’adeguata misura di differenziazione il mero utilizzo di un font diverso nella scritta “Ferrari” posta sull’insegna della Resistente rispetto a quello utilizzato nel marchio dalla Ricorrente, dato che un negozio viene comunemente identificato attraverso la porzione denominativa dominante dell’insegna, piuttosto che tramite elementi grafici.

In tema di marchi controversi, la valutazione del giudice in caso di interferenza tra segni distintivi deve essere sintetica e globale, con riferimento all'insieme degli elementi costitutivi dei marchi (grafici, simbolici, figurativi, denominativi, fonetici); indi questi deve confrontare i segni, esaminando se essi possano provocare, nella mente del consumatore, un'impressione di somiglianza, considerandosi la normale diligenza ed avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti. In virtù di ciò, occorre preliminarmente valutare la "capacità distintiva" del marchio e, dunque, indagare se esso possa essere definito come "forte" o "debole", considerando che mentre nell’ipotesi di marchio debole bastano anche lievi modificazioni o aggiunte rispetto al contenuto di quello imitato per evitare la contraffazione, purché idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari dei prodotti contrassegnati, viceversa, nel caso di marchio forte, ciascun elemento resta tutelabile e pertanto anche l'appropriazione di un singolo elemento del marchio è suscettibile di integrare l'ipotesi della sua usurpazione, qualora ne possa derivare confusione per il consumatore.

In tema di marchi controversi, il marchio forte consiste in un segno di fantasia o in un segno con un proprio valore semantico che non ha alcuna aderenza concettuale o nesso logico con il prodotto contraddistinto, cosicché, in sintesi, risulta portatore di una notevole attitudine distintiva, giacché non presenta un immediato collegamento col prodotto che contraddistingue; al contrario, il marchio debole consiste in denominazioni generiche del prodotto o in caratteristiche descrittive dello stesso, facilmente collegabili col prodotto, e quindi, inidonee a rappresentarlo univocamente.

La confondibilità fra marchi deve apprezzarsi ponendosi dall'angolo di osservazione del consumatore medio, considerando le normali modalità del suo approccio al tipo di prodotto cui si riferiscono.

È marchio rinomato, o che gode di notorietà, il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia affermabile come conoscenza anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie e cioè la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, le campagne pubblicitarie svolte, pur non essendo necessario che il marchio medesimo sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico.