Ai fini della tutela del know-how occorre l'allegazione precisa delle informazioni e delle conoscenze per le quali si richiede la protezione nonché dei vantaggi tecnici derivanti dalla loro utilizzazione.

E' lecita la condotta del datore di lavoro che si limiti ad utilizzare le competenze che il proprio dipendente ha liberamente messo a disposizione dell'azienda, e ciò a maggior ragione laddove l'attività svolta da quest'ultimo sia stata prevalentemente esecutiva o si sia basata sulle indicazioni operative fornite da un altro dipendente e comunque abbia riguardato conoscenze tecniche già in possesso della società o note nel settore.

La mera imitazione degli aspetti esteriori, palesi agli operatori di mercato, non implica prova alcuna dell’impiego, nella realizzazione, di informazioni segrete o riservate, le quali devono necessariamente attenere ad aspetti nascosti del prodotto; salvo che, per la estrema complessità anche dell’aspetto esteriore, la imitazione non implichi con alta probabilità l’impiego i disegni originali con relative quote e tolleranze, prospettiva che pare del tutto estranea al caso in esame; o salvo che per qualche ragione la imitazione dell’esteriore non implichi necessariamente la conoscenza di informazioni riguardanti l’interno del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente, mediante l'imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell'opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall'ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall'art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell'imprenditore concorrente attraverso l'imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest'ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l'altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell'elemento dell'imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell'attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l'adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

La notifica dell’atto di citazione è inesistente, per totale mancanza materiale dell'atto, laddove non abbia la notificazione conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario. L’inesistenza della notifica non comporta l’assoluta insanabilità della notificazione, in caso di costituzione dei convenuti, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, che ha effetto sanante (ancorché essi abbiano concluso per la mancata instaurazione del rapporto processuale nei loro confronti) sebbene ex nunc, dovendosi ritenere coincidente la vocatio in ius con la loro costituzione e purché venga fissata, se i convenuti lo chiedano, una nuova udienza nel rispetto del termine a comparire, in modo che essi possano beneficiare del termine per la costituzione di cui avrebbero beneficiato qualora la notificazione vi fosse stata, a garanzia del loro diritto di difesa.

In base all’art. 3 della legge n. 218 del 1995 la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, a norma dell’art. 77 cpc. Inoltre la giurisdizione italiana sussiste altresì nel caso in cui, pur non essendo il convenuto domiciliato o residente nel territorio italiano o avente in tale territorio un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, (i) ricorrano i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles e (ii) l’oggetto del contenzioso rientri nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (vale a dire nella materia civile o in quella commerciale).

Pur non essendo più il Regno Unito un paese membro dell’Unione Europea (essendosi concluso in data 30 dicembre 2020 il periodo di transizione previsto dall’art. 126 del Brexit Withdrawal Agreement), trovano applicazione in materia di giurisdizione le norme della Convenzione di Bruxelles (poi sostituita dal Regolamento UE n. 1215 del 2012) anche nei confronti dei convenuti inglesi in forza del richiamo effettuato dalla legge n. 218/1995.

La clausola attributiva della giurisdizione deve essere oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale.

In tema di giurisdizione del giudice italiano quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale (alla cui stregua si allinea l’illecito anticoncorrenziale), trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'art. 7, n. 2, reg. UE n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della costante interpretazione che ne ha dato la CGUE, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno. Tale norma è costantemente interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che «la nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi».

La parte che agisce in contraffazione sfruttando la protezione provvisoria conferita dalla domanda di brevetto o di registrazione non può invocare a suo favore alcuna presunzione di validità per un brevetto (nella specie, per modello di utilità) che non è stato ancora concesso, ma è necessario che dimostri la sussistenza dei requisiti di brevettabilità della sua invenzione. In tal caso, infatti, non trova applicazione né la presunzione di validità del titolo (non ancora rilasciato), né la regola generale che pone su colui che impugna (anche in via di eccezione) un titolo di proprietà industriale, l’onere di provare la nullità o la decadenza dello stesso (art. 121, comma 1, c.p.i.). Ne discende che incombe sulla ricorrente nel procedimento cautelare ove ha proposto la domanda di inibitoria per contraffazione l’onere di dimostrare la verosimile sussistenza dei presupposti di brevettabilità del modello di utilità di cui rivendica la tutela. In particolare, se con riferimento al requisito della novità estrinseca dell’invenzione non può esserle chiesta la prova di una circostanza negativa, qual è l’insussistenza di anteriorità opponibili distruttive, nondimeno chi agisce in giudizio ha l’onere di dimostrare, quantomeno nei limiti del fumus boni iuris, la sussistenza dell’originalità (o novità intrinseca) del trovato oggetto della domanda di brevetto per modello di utilità azionata.

Nel contesto di un contratto di affiliazione, il patto di non concorrenza post-contrattuale è valido, in quanto non restrittivo della concorrenza, soltanto a condizione che (tra le altre) “sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all’acquirente” (art. 5, par. 3, lett. c) Reg. UE n. 330/2010) e che “la durata di quest’obbligo di non concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo” (lett. d) dello stesso articolo). Qualora l’affiliante non fornisca alcuna valida indicazione su quale sia il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate “segreto”, “sostanziale” ed “individuato” trasferito , e in particolare se esso abbia ad oggetto conoscenze segrete, anziché nozioni tecniche generalmente note nell’ambiente, né se tali conoscenze, ove effettivamente segrete, siano significative e utili per l’attività svolta dall’ex affiliata dopo l’avvenuta risoluzione del contratto, deve presumersi la nullità di un patto di non concorrenza post-contrattuale della durata di due anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, trattandosi di pattuizione restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101, par. 1, TFUE e dell’art. 2 L. n. 287/1990.

Non è invocabile la tutela per i segreti commerciali contenuta agli artt. 98 e 99 del c.p.i. per informazioni aziendali riconducibili a soluzioni e componenti standard, utilizzate anche da altri produttori concorrenti, riproducibili mediante reverse engineering.

L’impiego di componenti esteriori acquistati da un fornitore comune ad un concorrente, per la realizzazione di prodotti finali simili, non integra ipotesi di imitazione servile ex art. 2598 n.1 c.c. qualora: i componenti identici impiegati appaiano banali e standardizzati, utilizzati da tutti i produttori del settore; i prodotti finali integrino altresì differenti modelli dei componenti forniti dal medesimo fornitore oppure relativi agli aspetti di maggior dettaglio e di specifica implementazione tecnica.

La presenza nel catalogo prodotti o nel libretto di istruzioni di testi, grafici e fotografie estremamente simili – se non identiche – al catalogo di un concorrente, non è illecita laddove le fotografie non definiscono né incorporano alcun know-how del concorrente, e, in sé, non costituisce violazione dell’opera dell’ingegno altrui, in quanto la tutela autoriale non ha ad oggetto il contenuto del catalogo o del libretto di istruzioni, quanto piuttosto la sua forma espressiva.

In tema di misure di segretezza (ai sensi dell’art. 98, co. 1, lett. c, c.p.i.) le modalità di accesso a sistemi informativi con user id e password sono del tutto ordinarie e non denotano quel quid pluris di segretezza proprio dei segreti industriali ex artt. 98-99 c.p.i.

Le informazioni aziendali di carattere commerciale e tecnico, pur non qualificate in termini di segretezza ex artt. 98-99 c.p.i., possono costituire patrimonio aziendale riservato (know how), la cui diffusione/utilizzazione senza il consenso del titolare può integrare, nella ricorrenza degli altri presupposti della fattispecie illecita, concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598, n. 3, c.c.

Lo storno di personale non è di per sé illecito, essendo imprescindibile che lo stesso sia caratterizzato da connotazione ulteriore, quale è l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregandone l’efficienza aziendale e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

La concorrenza parassitaria consiste nell’imitazione sistematica (e protratta nel tempo) dell’attività imprenditoriale del concorrente, laddove ciò che distingue tale fattispecie di modalità scorretta di concorrenza (ex art. 2598, n. 3, c.c.) rispetto ai casi tipici di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c., è il continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali in un contesto temporale prossimo, così da rivelare l’intento di avvantaggiarsi sul mercato, sfruttando il lavoro e gli sforzi altrui.

La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi presupposti, così come previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 30/2005, ovvero che dette informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, dovendosi intendere per misure ragionevolmente adeguate quelle che impediscano che coloro che detengono le informazioni le portino a conoscenza di terzi o che impediscano ai terzi di accedervi direttamente.

I Tribunali di uno Stato membro, compresi i Tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE anche in difetto di registrazione, le misure cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, cosicché la tutela cautelare può essere riconosciuta anche sulla scorta della mera domanda di registrazione, purché ne ricorrano i presupposti secondo disciplina comunitaria, tenuto conto che il difetto di registrazione, esclude soltanto che l’affermata privativa possa considerarsi sorretta da presunzione di validità, secondo il dettato dell’art. 127 comma 1 del citato Reg. UE n. 1001/2017.

Nella valutazione del carattere distintivo che la forma del prodotto deve avere o acquisire al fine di valere in sé come marchio, è bene chiarire la necessità di non incorrere in un equivoco, posto che il carattere distintivo della forma non deve differenziare il prodotto dagli altri, in una sorta di considerazione del carattere individuale proprio dei modelli, ma deve differenziarsi dal prodotto in modo idoneo a mandare un messaggio ulteriore rispetto alle qualità del prodotto medesimo, cosicché l’eventuale successo riscontrato sul mercato dal prodotto, idoneo di per sé ad attribuire alle sue fattezze valore individuale, può essere eventualmente valutato come causa efficiente dell’assunzione del carattere distintivo della forma medesima, forma cioè atta ad assumere il significato di marchio.

La concorrenza può dirsi illecita quando la natura stessa dei mezzi utilizzati al fine di compiere i predetti atti sia contraria alla correttezza professionale, e dunque idonea a danneggiare le aziende altrui: in tal senso, costituisce concorrenza sleale il fatto di porre in essere un’attività lesiva, volta ad appropriarsi in maniera illegittima dello spazio di mercato o della clientela delle imprese concorrenti. L’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. si discosta da quelle dei nn. 1 e 2, giacché questa è configurabile in maniera indipendente rispetto al riscontro della confondibilità, oggettiva e soggettiva, dei prodotti concorrenti: tale considerazione estende il campo applicativo della norma in questione ad ogni condotta che si riveli contraria ai principi di correttezza professionale, e dunque idonea a provocare, nel concreto, danni di rilievo al concorrente sul mercato. È dunque richiesto che vi sia prova, in concreto, dell’idoneità degli atti a comportare, per il concorrente, un determinato pregiudizio, tenuto conto che il n. 3 non prevede specifici atti di concorrenza sleale, ma si estende a qualsiasi condotta volta a minare i principi della concorrenza professionale e dunque idonea a danneggiare l’altrui azienda. A ciò consegue che la norma deve essere intesa in senso ampio, giacché il legislatore non ha voluto configurare in maniera restrittiva il concetto di correttezza professionale, laddove il comportamento illecito a cui si fa riferimento è dato dall’insieme di azioni, e, in generale, dalla “manovra” operata per danneggiare il concorrente.

Il mancato riscontro probatorio dell’esistenza di un know how tutelabile ex art.98, 99 c.p.i. non esclude che il complesso di informazioni riservate, comunque esistenti e qualificabili come know how in senso lato, possa rientrare nell’ambito dell’operatività e quindi della tutela riconosciuta dall’art.2598 c.c. Le informazioni segrete ex art.98 c.p.i. non esauriscono l'ambito di tutela delle informazioni riservate in ambito industriale, pur sempre esperibile anche attraverso la disciplina della concorrenza sleale contro gli atti contrari alla correttezza professionale ex art.2598 n.3 c.c. nei confronti della scorretta acquisizione di informazioni riservate, ancorché non caratterizzate dai requisiti di segretezza e segretazione dell'art.98 c.p.i. Appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un'ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. “know how” aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi, o relativi all’accertamento, dell’illecito concorrenziale.

Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale. [Nella fattispecie entrambe le parti danno per scontata l’avvenuta risoluzione del contratto, ragion per cui l’organo giudicante da atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di subfornitura.]