L’illecito per “imitazione servile”, sanzionato dall’art. 2598 n. 1) c.c., non vieta indistintamente la riproduzione di tutti gli elementi del prodotto altrui, proteggendo solo le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto a una determinata impresa.

Ai fini del giudizio di confondibilità, la comparazione tra i prodotti non richiede un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso al fine di accertare se il prodotto susciti nel consumatore medio una impressione generale che non differisce da quella suscitata dal prodotto originale.

L’accertamento del rischio di confusione va parametrato alla figura del “consumatore medio” e non alla diversa figura dell’“utilizzatore informato”. E' fondamentale che la valutazione del rischio di confusione tra i prodotti a confronto sia preceduta dall'individuazione del consumatore di riferimento al quale i prodotti oggetto di esame sono destinati, tenendo conto, per un verso, che maggiore è il grado di attenzione prestato dal consumatore, minore è la possibilità di equivoco generata dalla similitudine delle forme e, per altro verso, che quanto più alto è il valore di un prodotto tanto meno la decisione del consumatore ha natura impulsiva; tanto meno, cioè, è determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un’attenzione riflessiva.

Il rischio di confusione sull’origine del prodotto, a presidio del quale opera il divieto dell'imitazione servile, può ritenersi scongiurato dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore.

Il “valore artistico” quale è richiesto per la protezione delle opere di industrial design va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.

In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.

Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.

A mente dell’art. 11 del Regolamento (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il disegno o modello che sia connotato da novità e da carattere individuale “è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità".

Nel chiarire la portata del concetto di divulgazione al pubblico, è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione "esterna" rispetto alla realtà aziendale di appartenenza.

E' disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, intendendosi per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Nell’accordare protezione ai disegni o modelli comunitari, il Regolamento menzionato impone che essi siano muniti di novità e di carattere individuale (art. 4), con ciò rispettivamente intendendosi, in relazione alle ipotesi di mancata registrazione:
- che non vi sia stata divulgazione anteriore di nessun disegno o modello identico – cioè non divergente se non per dettagli irrilevanti – rispetto alla prima divulgazione al pubblico del disegno o modello per cui è chiesta tutela;
- che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione significativamente differente dall’impressione generale suscitata da altro disegno divulgato al pubblico in precedenza, tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Il fatto che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da altro prodotto è ciò che conferisce al disegno o modello il carattere di individualità e ne legittima la tutela. L’accertamento del carattere di individualità impone di considerare il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello (art. 6, par. 2, Reg. n. 6/2002 cit.), mentre il disegno o modello non offre protezione alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (art. 8, Reg. cit.). In base a quanto sancito dal Considerando n. 14 del suddetto Regolamento comunitario, la valutazione circa l’individualità del modello o disegno dev’essere finalizzata a stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato, che esamini il disegno o modello in questione, differisce nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dai disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto e, più in particolare, il comparto industriale cui appartiene e il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. Anche la giurisprudenza nazionale si attesta in tal senso, valutando se il prodotto asseritamente contraffattorio susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato un’impressione generale differente rispetto a quella determinata dal modello o disegno registrato, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili. Più specificamente, la valutazione in merito all’impressione generale deve tenere conto, tra le caratteristiche estetiche del prodotto e dei modelli o disegni, degli elementi formali aventi carattere individualizzante, vale a dire quelli muniti di specifica originalità e tali da distinguere il prodotto tutelato dal titolo di privativa. Quanto al metodo di valutazione dell’impressione generale, si suole far riferimento a un giudizio sintetico, vale a dire condotto alla stregua dell’impressione globale che il modello fornisce all’utilizzatore in base all’insieme delle forme e non della mera sommatoria dei singoli particolari che lo caratterizzano, tralasciando la rilevanza degli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore.

Nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello non occorre soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto imitante suscita.

L’utilizzatore informato cui occorre fare riferimento è rappresentato da un soggetto che, pur non possedendo le competenze proprie di un esperto di settore, non è neppure un mero consumatore privo di specifiche conoscenze: si tratta, piuttosto, di una figura intermedia che utilizza il prodotto e ne conosce lo specifico mercato in cui opera il modello registrato, così potendo identificare i prodotti in contraffazione e distinguerne con adeguata attenzione, derivante dal suo interesse per i prodotti in questione, le forme nel loro complesso. Infine, la valutazione sulla eventuale contraffazione deve prendere in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha disposto nel realizzare il disegno o il modello, sotto il profilo della standardizzazione delle forme del prodotto e dell’affollamento del settore: quanto più è limitata la libertà dell’autore per uno di tali profili, tanto più variazioni anche di piccolo dettaglio, purché non irrilevanti, consentono di ritenere una differente impressione generale.

Allo stesso modo, ai fini della sussistenza di una fattispecie di concorrenza per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 c.c., quale pedissequa riproduzione della forma esteriore di un bene, occorre valutare la confondibilità tra prodotti nella prospettiva del cliente medio, in relazione al mercato di riferimento e in via sintetica, mediante raffronto tra le impressioni d’insieme suscitate dai prodotti stessi, tenuto conto delle caratteristiche di forma che siano distintive del prodotto di un imprenditore, connotate perciò da idonea capacità individualizzante.

L’utilizzatore informato rappresenta una figura intermedia tra il mero consumatore e l’esperto del ramo. Non si tratta di un operatore professionale, di un soggetto, cioè, che studia il mercato al fine di individuare le forme dei prodotti che il mercato potrebbe meglio recepire, o comunque di un soggetto che è esperto del settore per motivi professionali. Tuttavia, deve trattarsi, pur sempre, di un consumatore, di un possibile fruitore del prodotto in questione, il cui grado di attenzione, però, sia superiore a quello del consumatore medio o occasionale, perché è maggiormente informato sulla situazione del settore interessato, è attento ai dettagli ed è capace di confrontare più modelli alla luce dell’evoluzione della tecnica.

L’impressione generale deve essere valutata sulla base di un giudizio sintetico, prendendo in considerazione l’interazione complessiva delle singole parti del prodotto con il tutto. Pertanto, la comparazione dei disegni o modelli (da parte dell’utilizzatore informato) non deve avvenire mediante un confronto dei singoli particolari e delle modifiche di poco conto apportate dall’asserito contraffattore, ma alla luce di una visione d’insieme.

Al fine di accertare la sussistenza del carattere individuale del disegno o modello, si deve anche prendere in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzarlo, vale a dire la libertà del designer rispetto ai margini di libertà tecnica e creativa consentitigli dal prodotto. Il giudizio sulla presenza del carattere individuale è, dunque, relativo e non assoluto e dipende da vari fattori, come l’affollamento del settore industriale di riferimento, le limitazioni di tipo funzionale o le prescrizioni di legge.

L’art. 34 c.p.i., al pari dell’art. 7 del Regolamento Europeo 6/2002, pone l’onere di provare la divulgazione in capo a chi vuole far valere la carenza di novità e di carattere individuale di una registrazione, mentre chi contesta la sussistenza di predivulgazioni deve opporre la “ragionevole conoscenza” delle stesse negli ambienti specializzati comunitari nel corso della normale attività commerciale. La “ragionevole conoscenza” implica una valutazione in concreto della realtà del settore interessato ed esclude dal novero delle anteriorità distruttive le ipotesi di conoscenza delle forme dovute a occasioni di contatto privilegiato oppure avvenute in via ipotetica e casuale. La valutazione della “ragionevole conoscenza” spetta al giudice, il quale è chiamato a pronunciarsi alla luce delle specifiche circostanze del caso sottoposto al suo esame.

La produzione di cataloghi condivisi ad addetti del settore di rifermento, unitamente alla prova dell’avvenuta esposizione all’estero di specifici prodotti in una fiera rilevante per il mercato europeo e agli ordinativi comprendenti le anteriorità, consentono di ritenere che i prodotti siano anteriorità divulgate opponibili.

L’utilizzatore informato è un individuo competente, aggiornato e dotato di particolare diligenza, in posizione intermedia tra il consumatore medio e l’esperto provvisto di competenze tecniche approfondite nel settore merceologico rilevante. Lo stesso è chiamato a verificarsi se l’impressione generale dei modelli registrati differiscano dall’impressione generale suscitata da modelli anteriori presenti sul mercato, tenuto conto dell’ampiezza del settore merceologico e della libertà del designer. Di fronte a mercati affollati la libertà del Designer è compressa e, di conseguenza, anche lievi differenze possono reputarsi idonee a distinguere un prodotto da un altro.

Perché possa parlarsi di contraffazione di un disegno o di un modello è necessario che il prodotto che si assume interferente riproduca gli elementi che conferiscono carattere individuale al disegno o modello protetto, cosicché l’utilizzatore informato, vedendolo, non ne ricavi un’impressione generale differente da quella suscitata dal modello protetto. Di conseguenza, la protezione accordata dall’ordinamento non è limitata ai disegni o ai modelli identici a quello registrato, ma si estende anche a quelli che presentano differenze minime o trascurabili o tali, comunque, da non provocare un’impressione generale diversa, dovendosi pur sempre rammentare che l’impressione generale è determinata dalla complessiva interazione delle singole parti con il tutto.

Nella giurisprudenza di legittimità e di merito la concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.

L’art. 2598 n. 1) c.c. prevede un illecito di pericolo che si configura laddove sussista il rischio per il consumatore medio di confondere prodotti concorrenti. Tale ipotesi di illecito esige la riproduzione delle caratteristiche esteriori del prodotto altrui dotate di efficacia individualizzante idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che i connotati formali non siano quelli necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria si delinea come fenomeno consistente in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali altrui, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. Si riferisce perciò a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici dei nn. 1 e 2 dell’art. 2598 c.c.

L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 CPI e, comunque, nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo.

La presenza di minime differenze non esclude una contraffazione di un modello registrato in quanto la protezione conferita dal disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa e i dettagli marginali non sono idonei ad escludere la contraffazione.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.

La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore.  Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.

Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme

Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste

L’accertamento della violazione di un disegno o di un modello comunitario registrato deve essere condotto avuto riguardo all’impressione generale ingenerata nel cd. “utilizzatore informato”, ove si considera “utilizzatore informato” la persona atta ad esercitare un’attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il disegno o il modello è destinato ad essere incorporato, distinguendosi così dal “consumatore medio”, da un lato, e dalla “persona dotata di competenze tecniche approfondite”, dall’altro. Pertanto, qualora le linee estetiche, più visibili, del prodotto e quelle dei modelli registrati risultino essere radicalmente differenti agli occhi dell’“utilizzatore informato”, bisognerà escludersi qualsiasi configurabilità di una medesima impressione generale e, perciò, della sussistenza di una violazione.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la capacità distintiva, che deve essere posseduta dalla forma estetica di un prodotto, rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1, è quella necessaria da consentire un immediato collegamento, in capo al cd. “utilizzatore di media esperienza”, tra tale forma e la provenienza del prodotto, proprio perché in caso di imitazione servile potrebbe insorgere, nello stesso, una confusione circa l’origine del prodotto nel mercato di riferimento. Invece la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, di cui all’art. 2598 c.c., n. 2, non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, delle forme estetiche già usate da un prodotto di un’altra impresa, che può dar luogo alla predetta fattispecie di concorrenza sleale, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio riconoscimenti, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La protezione offerta dal diritto d’autore appare doversi riservare ai soli oggetti che meritano di essere qualificati come “opere”, in quanto rivelino il requisito dell’originalità e siano altresì espressione della creatività dell’autore. Pertanto, dal momento che l’effetto estetico di un prodotto è il risultato di una sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza, percepita da chiunque sia chiamato ad osservarlo, esso non consente, di per sé, né di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività, né di conoscere se l’oggetto costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, soddisfacendo il predetto requisito dell’originalità.

La valutazione della presenza del carattere individuale della registrazione di parte attrice ai sensi dell’art. 33 c.p.i. e dell’art. 6 Reg. UE 6/2002 impone la preventiva definizione della figura dell’utilizzatore informato, alla stregua del quale è possibile procedere alla considerazione dell’effettiva percezione da parte di esso di un’impressione generale del disegno che si differenzi dal panorama delle anteriorità già presenti o comunque conoscibili sul mercato.

L’utilizzatore informato deve essere invece individuato nel soggetto destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile. Si tratta, in buona sostanza, di interpretare la nozione di utilizzatore informato come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia esperto provvisto di competenze tecniche approfondite: in tal senso, pertanto, se è vero che l'utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l'esperto o la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto.

In sintesi, la sussistenza nel disegno di un carattere individualizzante risulta ravvisabile ogni qualvolta l’aspetto complessivo del prodotto susciti, rispetto al modello di comparazione precedentemente divulgato, una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato, per tale intendendosi il destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, ma competente e aggiornato nel settore merceologico di riferimento.

Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione.

Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento a ogni criterio indicato dall’art. 120 CPI, le ragioni dell’incompetenza; in difetto, tale eccezione si deve ritenere come non proposta.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, l'utilizzatore informato va individuato nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile.

Il giudizio sull'esistenza del carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, deve  essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).

Il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione, atteso che, da un lato è protetto unicamente contro la copiatura (intesa dalla giurisprudenza italiana costante quale pedissequa imitazione) del suo disegno o modello, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico.

Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello; spetta invece al resistente contestare tali requisiti, indicando quali disegni o modelli precedono la divulgazione di quello del ricorrente, con effetto distruttivo della sua novità o individualità.

Nell’accordare tutela ai modelli non registrati, deve essere vietata solo una imitazione che si sostanzi in una sovrapponibilità assoluta tra modello “originale” e modello del prodotto “contraffatto” in quanto vi è l’esigenza di contemperare la tutela dell’originalità creativa con l'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare negli “asseriti” diritti di esclusiva altrui, dei quali, tuttavia, non possano conoscere limiti ed esistenza, perché, appunto, non sono stati oggetto di registrazione.

Ai fini dell’accertamento di una contraffazione di modelli o disegni comunitari, il confronto va effettuato tra i modelli o i disegni così come sono stati registrati, indipendentemente dalla loro realizzazione, ed i prodotti in asserita contraffazione. Quest’ultima potrà, quindi, dirsi sussistente qualora l’impressione generale d’insieme, suscitata nel cd. utilizzatore informato, circa l’aspetto complessivo dei prodotti sia la medesima rispetto a quella suscitata dai modelli o dai disegni registrati. In particolare gli elementi che assumono maggior peso, nell’ambito della predetta percezione generale, sono dati dalla forma peculiare dei prodotti ovvero da quegli aspetti più visibili ed innovativi degli stessi; mentre sono da considerarsi meno rilevanti quegli elementi che presentano delle forme più classiche, perciò meno idonee a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella creata dai modelli o dai disegni protetti.

Il requisito del carattere individuale può, invero, consistere (anche) in un pregio estetico ma, più in generale, è dato da qualunque particolarità della forma o delle linee o della struttura del prodotto che abbia l'attitudine di attrarre o "captare" l'attenzione del consumatore; è tale attitudine attrattiva che attribuisce valore aggiunto al prodotto, rendendolo concorrenziale sui mercati. Ciò consente, ai prodotti che ne sono dotati, di divenire concorrenziali non in un'ottica di prezzo (come accade per i prodotti provenienti da mercati non europei, ed in particolare asiatici) ma nell'ottica del design. L'aspetto o forma innovativa che rileva è quindi necessariamente quella che si coglie con un "colpo d'occhio", e lascia una "impressione generale", capace di attrarre nel mercato.

L’esame del carattere “individuale” e “originale” non può avere come parametro di confronto un insieme di elementi o parti tratti da plurimi modelli precedenti, ma deve confrontarsi con una singola anteriorità, che presenti tutti gli aspetti rilevanti, sul piano della impressione generale . [Nella fattispecie, la combinazione di elementi significativi, sul piano dell'impressione generale non è riscontrabile in alcuna delle anteriorità, pertanto sussiste il carattere individuale del modello].