L’azione inibitoria, a differenza di quella risarcitoria, può essere esercitata anche nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati per violare i diritti di proprietà industriale, come espressamente previsto dall’art. 124 CPI e, comunque, nei confronti di soggetti eventualmente esenti dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo.

La presenza di minime differenze non esclude una contraffazione di un modello registrato in quanto la protezione conferita dal disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa e i dettagli marginali non sono idonei ad escludere la contraffazione.

Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario.

La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello deriva da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è inversamente proporzionale, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente; inoltre, il margine di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto interessato.

Novità e carattere individuale sono i criteri orientativi del giudizio di contraffazione: affinché possa parlarsi di contraffazione del modello, il prodotto che si assume contraffattorio deve essere del tutto assimilabile e confondibile, secondo la prospettiva dell'utilizzatore informato, rispetto a quello oggetto di privativa.

La divulgazione al pubblico di un modello comunitario presuppone una predivulgazione estrinseca, che a sua volta presuppone una ragionevole conoscenza del modello da parte degli operatori del settore.  Ciò si verifica, senz'altro, con l'esposizione o l'immissione in commercio del prodotto che lo riproduce, ma può anche avvenire, a titolo di esempio, con la presentazione del modello nell'ambito di una fiera, di una mostra, di un'esposizione, con la pubblicazione del modello su un catalogo o su una rivista specializzata.

Con l'uso della locuzione “ambienti specializzati del settore interessato”, l’art. 11 del Reg. UE ha inteso riferirsi, in generale, agli operatori professionali, ossia agli “addetti ai lavori” di un determinato settore. Tale categoria di soggetti, se da un lato non coincide con quella gli utilizzatori finali, dall'altro deve ritenersi sempre riferita ad un ambito commerciale, non potendo pertanto ritenersi valorizzabile quale predivulgazione, se non accompagnata da ulteriori documenti o elementi di prova che dimostrino la divulgazione del prodotto in ambito commerciale, la pubblicazione di un’invenzione nelle banche dati brevettuali, che, pur accessibili a tutti, richiedono una conoscenza altamente tecnico-specialistica e vengono consultate non tanto nell’ambito dell’attività commerciale, finalizzata all’acquisto di un determinato prodotto, quanto piuttosto nel corso delle ricerche tecnico – brevettuali.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 esclude la protezione, ai sensi della normativa in materia di disegni e modelli comunitari, delle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto laddove considerazioni di natura diversa dall’esigenza che detto prodotto assolva alla propria funzione tecnica, in particolare quelle connesse all’aspetto visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nella scelta delle suddette caratteristiche. Va infatti considerato che l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 definisce la nozione di «disegno o modello» come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, donde la validità del modello non deve essere parametrata esclusivamente dall’esame delle sue caratteristiche tecniche ma dal modello nel suo insieme

Le ipotesi di nullità del modello sono tassative e non vi rientra la violazione dell’art. 36 reg 6/2002, donde anche tale profilo di nullità non sussiste

L’accertamento della violazione di un disegno o di un modello comunitario registrato deve essere condotto avuto riguardo all’impressione generale ingenerata nel cd. “utilizzatore informato”, ove si considera “utilizzatore informato” la persona atta ad esercitare un’attenzione particolarmente diligente con riguardo alla tipologia di prodotti nei quali il disegno o il modello è destinato ad essere incorporato, distinguendosi così dal “consumatore medio”, da un lato, e dalla “persona dotata di competenze tecniche approfondite”, dall’altro. Pertanto, qualora le linee estetiche, più visibili, del prodotto e quelle dei modelli registrati risultino essere radicalmente differenti agli occhi dell’“utilizzatore informato”, bisognerà escludersi qualsiasi configurabilità di una medesima impressione generale e, perciò, della sussistenza di una violazione.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la capacità distintiva, che deve essere posseduta dalla forma estetica di un prodotto, rilevante ai sensi dell’art. 2598 c.c., n. 1, è quella necessaria da consentire un immediato collegamento, in capo al cd. “utilizzatore di media esperienza”, tra tale forma e la provenienza del prodotto, proprio perché in caso di imitazione servile potrebbe insorgere, nello stesso, una confusione circa l’origine del prodotto nel mercato di riferimento. Invece la concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui, di cui all’art. 2598 c.c., n. 2, non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, delle forme estetiche già usate da un prodotto di un’altra impresa, che può dar luogo alla predetta fattispecie di concorrenza sleale, ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio riconoscimenti, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

La protezione offerta dal diritto d’autore appare doversi riservare ai soli oggetti che meritano di essere qualificati come “opere”, in quanto rivelino il requisito dell’originalità e siano altresì espressione della creatività dell’autore. Pertanto, dal momento che l’effetto estetico di un prodotto è il risultato di una sensazione intrinsecamente soggettiva della bellezza, percepita da chiunque sia chiamato ad osservarlo, esso non consente, di per sé, né di caratterizzare l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività, né di conoscere se l’oggetto costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, soddisfacendo il predetto requisito dell’originalità.

La valutazione della presenza del carattere individuale della registrazione di parte attrice ai sensi dell’art. 33 c.p.i. e dell’art. 6 Reg. UE 6/2002 impone la preventiva definizione della figura dell’utilizzatore informato, alla stregua del quale è possibile procedere alla considerazione dell’effettiva percezione da parte di esso di un’impressione generale del disegno che si differenzi dal panorama delle anteriorità già presenti o comunque conoscibili sul mercato.

L’utilizzatore informato deve essere invece individuato nel soggetto destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile. Si tratta, in buona sostanza, di interpretare la nozione di utilizzatore informato come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia esperto provvisto di competenze tecniche approfondite: in tal senso, pertanto, se è vero che l'utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l'esperto o la persona competente in materia, in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto.

In sintesi, la sussistenza nel disegno di un carattere individualizzante risulta ravvisabile ogni qualvolta l’aspetto complessivo del prodotto susciti, rispetto al modello di comparazione precedentemente divulgato, una differenziata impressione generale in un utilizzatore informato, per tale intendendosi il destinatario del prodotto, non necessariamente professionale, ma competente e aggiornato nel settore merceologico di riferimento.

Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione.

Nel caso sia eccepita l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, è onere della parte che ha sollevato l’eccezione indicare, con riferimento a ogni criterio indicato dall’art. 120 CPI, le ragioni dell’incompetenza; in difetto, tale eccezione si deve ritenere come non proposta.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, l'utilizzatore informato va individuato nel destinatario del prodotto, che sia in possesso di una buona conoscenza del settore merceologico cui si riferisce, in quanto allo stesso interessato per motivi professionali o di altro genere e ben informato dell'offerta disponibile.

Il giudizio sull'esistenza del carattere individuale del modello, ossia della sua originalità, deve  essere relativo e non assoluto, in quanto varia in dipendenza del grado di "affollamento" del settore merceologico esaminato. Se, quindi, nel settore in questione esistono pochi prodotti del genere considerato, allora occorrono maggiori modificazioni al modello perché queste siano idonee ad individualizzarlo; viceversa, in un settore che veda molti o moltissimi altri prodotti del genere, tutti simili tra loro, anche lievi modifiche saranno sufficienti a differenziare i prodotti concorrenti (cfr. Cass. 23975/2020).

Il titolare di un disegno o modello comunitario non registrato beneficia di un ridotto livello di protezione, atteso che, da un lato è protetto unicamente contro la copiatura (intesa dalla giurisprudenza italiana costante quale pedissequa imitazione) del suo disegno o modello, e, dall’altro, la durata della protezione a lui offerta è limitata a tre anni a partire dalla prima divulgazione al pubblico.

Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio nei giudizi di contraffazione di disegni o modelli non registrati, spetta a chi agisce in giudizio allegare la novità del suo prodotto, indicando anche i suoi caratteri individualizzanti, e provare il momento della sua divulgazione, fondando così la presunzione di validità del suo modello; spetta invece al resistente contestare tali requisiti, indicando quali disegni o modelli precedono la divulgazione di quello del ricorrente, con effetto distruttivo della sua novità o individualità.

Nell’accordare tutela ai modelli non registrati, deve essere vietata solo una imitazione che si sostanzi in una sovrapponibilità assoluta tra modello “originale” e modello del prodotto “contraffatto” in quanto vi è l’esigenza di contemperare la tutela dell’originalità creativa con l'affidamento dei terzi operanti sul mercato che, in buona fede, potrebbero incappare negli “asseriti” diritti di esclusiva altrui, dei quali, tuttavia, non possano conoscere limiti ed esistenza, perché, appunto, non sono stati oggetto di registrazione.

Ai fini dell’accertamento di una contraffazione di modelli o disegni comunitari, il confronto va effettuato tra i modelli o i disegni così come sono stati registrati, indipendentemente dalla loro realizzazione, ed i prodotti in asserita contraffazione. Quest’ultima potrà, quindi, dirsi sussistente qualora l’impressione generale d’insieme, suscitata nel cd. utilizzatore informato, circa l’aspetto complessivo dei prodotti sia la medesima rispetto a quella suscitata dai modelli o dai disegni registrati. In particolare gli elementi che assumono maggior peso, nell’ambito della predetta percezione generale, sono dati dalla forma peculiare dei prodotti ovvero da quegli aspetti più visibili ed innovativi degli stessi; mentre sono da considerarsi meno rilevanti quegli elementi che presentano delle forme più classiche, perciò meno idonee a produrre nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella creata dai modelli o dai disegni protetti.

Il requisito del carattere individuale può, invero, consistere (anche) in un pregio estetico ma, più in generale, è dato da qualunque particolarità della forma o delle linee o della struttura del prodotto che abbia l'attitudine di attrarre o "captare" l'attenzione del consumatore; è tale attitudine attrattiva che attribuisce valore aggiunto al prodotto, rendendolo concorrenziale sui mercati. Ciò consente, ai prodotti che ne sono dotati, di divenire concorrenziali non in un'ottica di prezzo (come accade per i prodotti provenienti da mercati non europei, ed in particolare asiatici) ma nell'ottica del design. L'aspetto o forma innovativa che rileva è quindi necessariamente quella che si coglie con un "colpo d'occhio", e lascia una "impressione generale", capace di attrarre nel mercato.

L’esame del carattere “individuale” e “originale” non può avere come parametro di confronto un insieme di elementi o parti tratti da plurimi modelli precedenti, ma deve confrontarsi con una singola anteriorità, che presenti tutti gli aspetti rilevanti, sul piano della impressione generale . [Nella fattispecie, la combinazione di elementi significativi, sul piano dell'impressione generale non è riscontrabile in alcuna delle anteriorità, pertanto sussiste il carattere individuale del modello].

Si ha mutamento della domanda quando variano il petitum e/o la causa petendi, ma resta ammessa la proposizione della domanda nuova con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1. c.p.c. quand’essa sia inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, oppure sia connessa per incompatibilità a quella in origine proposta, ovvero non comporti la compressione del diritto di difesa avversario o un allungamento eccessivo dei tempi processuali.

L’art. 17 della direttiva 6/2002, statuendo che “I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno stato membro o con effetti in uno stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d’autore vigente in tale stato”, consente di desumere che le suddette disposizioni si applichino esclusivamente ai disegni o modelli oggetto di registrazione, non essendo individuabile alcun appiglio normativo che consenta di estendere la tutela apprestata ai diritti d’autore anche ai disegni e ai modelli non registrati, quali quelli oggetto di causa, sulla base di una pretesa applicazione analogica non consentita dall’eccezionalità della normativa e, in ogni caso, non suffragata da alcuna risultanza probatoria.

Ai fini della tutelabilità, in base alla normativa sul diritto d’autore, di una creazione d’arte applicata all’industria, l’art. 2, n. 10 della l. 633/1941 si esige che l’opera di industrial design abbia un “quid pluris” costituito dal valore artistico, la cui prova spetta alla parte che ne invoca la protezione, che può essere ricavato da una serie di parametri oggettivi, non necessariamente tutti presenti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

La nozione di utilizzatore informato è intermedia tra quella di consumatore medio applicabile in materia di marchi (al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto) e quella della persona competente in materia provvista di competenze tecniche approfondite. Pertanto, l’utilizzatore informato non ha, né tantomeno deve possedere le competenze di un esperto tecnico del settore di riferimento, bensì, utilizzando il prodotto per l’uso cui è destinato, è tuttavia dotato non già di un’attenzione media, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

Ai fini della contraffazione di modelli non registrati, non è sufficiente la riproduzione di tutte le caratteristiche individualizzanti, ma la tutela è ristretta ai casi di identità dei modelli, che si verifica quando la violazione derivi dalla integrale “copiatura” del modello.

Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.

L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema - e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore - non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.

Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.

Costituisce contraffazione di un disegno registrato la produzione e/o commercializzazione di prodotti aventi forme che suscitano, nell’utilizzatore informato, la medesima impressione generale, riproducendo le caratteristiche individualizzanti del titolo di privativa, tenuto anche conto del margine di libertà del designer nel realizzare il modello. (altro…)

I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell’”utilizzatore informato” una impressione generale diversa. Il giudizio di contraffazione non va effettuato in via analitica, ma sulla base dell’impressione generale che i prodotti suscitano nell’utilizzatore informato.
Per costante giurisprudenza, per ravvisare contraffazione di un disegno o modello, è necessario che (altro…)

Il procedimento di descrizione è volto ad assicurare la prova necessaria o utile nel futuro giudizio di merito e, quindi, tenuto conto dello scopo perseguito, il fumus va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, solo in via indiretta, in relazione al (altro…)