I celebri marchi “Azzurra”

Non sussiste domanda riconvenzionale in senso tecnico giuridico, ossia legata da connessione oggettiva alle domande proposte da parte attrice e pertanto idonea ex art.36 c.p.c. a derogare alle regole ordinarie di competenza, quando la domanda di parte convenuta abbia ad oggetto marchi ulteriori rispetto a quelli azionati dall’attrice, che questa non ha menzionato implicitamente nè pressuposto nel proprio atto di citazione poichè il concetto di titolo in senso ampio, ai fini della domanda riconvenzionale per essere ammissibile deve fondarsi su un rapporto giuridico necessariamente presupposto come esistente o inesistente rispetto all’azione principale oppure su un rapporto giuridico che rappresenta uno degli elementi che concorrono a fondare la causa petendi della domanda principale.

Le tre ipotesi dell’art. 12 c.p.i. corrispondono simmetricamente alle tre ipotesi di contraffazione contemplate dall’art. 20 c.p.i., così disegnando
un puntuale parallelismo fra la capacità invalidante del marchio anteriore e i limiti di tutela in caso di violazione della privativa. Nel caso previsto alla lettera c) – che presuppone la totale, o pressoché totale, sovrapposizione dei segni – il potere invalidante del marchio anteriore prescinde dal rischio di confusione e configura la fattispecie della “doppia identità”, visto che presuppone identità del segno e identità del prodotto/servizio. Nell’ipotesi contemplata dalla lettera d) il marchio è privato di novità in caso d’identità o anche solo di somiglianza con il marchio anteriore e in caso di identità, o anche solo affinità, fra i prodotti/servizi. In questa ipotesi la legge richiede altresì il rischio di confusione sull’origine mentre non sono richiesti in caso di marchi registrati l’effettività dell’uso o un qualche livello di notorietà del marchio registrato anteriore.

Nel confronto tra marchi ai fini del giudizio di confondibilità non può del tutto prescindere da una valutazione analitica, quantomeno perché un controllo di somiglianze e differenze può validamente fungere da strumento di verifica dei risultati raggiunti in sede di esame unitario e sintetico (c.d. controllo dell’intuizione ovvero ragionamento trifasico, diviso in formulazione intuitiva di ipotesi, analisi delle ipotesi, giudizio sintetico finale)

Il giudizio di “affinità” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato secondo un criterio più largo di quello adoperato per i marchi comuni. Sussiste affinità tra prodotti contenuti nella classe 18 e quelli di abbigliamento contenuti nella classe 25 e, in particolare, tra borse e capi di abbigliamento in quanto prodotti rivolti alla medesima clientela, in grado di soddisfare i medesimi bisogni o bisogni concettualmente collegati ed assolutamente prossimi.

Ai fini di cui all’art. 12 c.p.i. e del giudizio di novità il confronto e la valutazione deve attenere ai segni solamente e non alle concrete utilizzazioni e attività commerciali dell’uno e dell’altro concorrente.