Rischio di confusione e “post sale confusion” nella contraffazione di marchio

Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché l’uso non autorizzato del marchio su prodotti dello stesso genere costituisce contraffazione indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pericolo di confusione fra i prodotti e perfino quando nelle concrete circostanze di fatto, che accompagnano l’uso del marchio, debba essere escluso che il pubblico possa essere indotto a ritenere che i prodotti su cui il marchio illegittimamente figura provenga dall’impresa del titolare del marchio. Per valutare la contraffazione non si deve far riferimento alla confondibilità in concreto fra i prodotti, bensì alla loro identità merceologica.

Il rischio di “confondibilità” deve essere valutato dal giudice, non necessariamente supportato da un consulente tecnico, e deve tenere in considerazione non soltanto la confondibilità “diretta”, ma anche la cosiddetta “post sale confusion”, ossia quella che si determina nel terzo il quale associ il prodotto contraffattorio con il ricordo che conserva del prodotto originale.