La tutela del marchio rinomato (Pasha de Cartier)

Nel giudizio di comparazione dei segni devono essere ritenuti identici non solo i segni che tali siano in quanto esatta riproduzione l’uno dell’altro, ma anche tutti i segni che pur presentando differenze, appaiano identici agli occhi del pubblico. Ricorre identità di marchi, infatti, quando uno dei due marchi riproduce l’altro apportandovi complessivamente differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate ad un consumatore medio; pertanto, l’identità deve essere valutata secondo la percezione del consumatore medio, tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta dai segni, del livello di attenzione variabile a seconda dei prodotti di cui si tratta e del fatto che il consumatore non effettua un confronto diretto ma mnemonico.

Due marchi devono essere considerati identici quando un marchio riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio anteriore ovvero quando, complessivamente considerati, gli elementi di differenziazione risultino insignificanti al punto da passare inosservati agli occhi di un consumatore medio.

Un marchio intrinsecamente “forte”, cioè non avente alcun nesso semantico con i prodotti che contraddistingue, gode di una tutela rafforzata che si estende al nucleo ideologico espresso dal marchio, con la conseguenza che modifiche anche notevoli non bastano ad evitare la contraffazione, se lasciano sussistere l’identità sostanziale del marchio e/o dei suoi elementi maggiormente caratterizzanti.

Nell’apprezzamento di confondibilità tra i segni distintivi similari, la tutela del marchio ‘forte’ si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi ‘deboli’, poiché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante.

Il marchio complesso consiste in una pluralità di elementi grafici, tuttavia ciascuno dotato di capacità distintiva da accertarsi da parte del giudice con l’esame necessariamente parcellizzato quasi si trattasse ogni volta di un fascio di marchi.

Il marchio complesso viene tutelato tanto nella sua globalità, quanto nelle sue parti singole, allorché queste abbiano da sole capacità individualizzante e distintiva: in particolare, la tutela del marchio complesso si estende a tutti gli elementi che lo compongono con carattere di novità e con idoneità distintiva, sicché la riproduzione non autorizzata anche separata di un solo elemento riveste il carattere dell’illiceità e costituisce contraffazione del marchio.

Il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, attraverso una valutazione che implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, ed in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, cosicché un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, o viceversa.

L’interdipendenza tra il giudizio relativo alla confondibilità tra i segni e quello concernente l’affinità tra i prodotti comporta la necessità di una valutazione finale globale e di una comparazione tra l’esito del giudizio relativo alla confondibilità tra segni e quello concernente l’affinità tra i prodotti, atteso che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, soprattutto a motivo dell’elevato carattere distintivo del marchio anteriore.

Il marchio che gode di rinomanza è un marchio il quale possiede un particolare potere evocativo ed incorpora un particolare valore simbolico in funzione dei quali un uso da parte di un terzo non autorizzato, ancorché per prodotti non affini a quelli del titolare, può comportare un pregiudizio quanto meno a causa della diluizione del potere evocativo e del valore simbolico e parallelamente può attribuire al terzo non autorizzato un particolare vantaggio consentendogli di mettere a frutto sul mercato quello stesso potere evocativo e quello stesso valore simbolico che sono propri del titolare. 

L’aggangiamento ad un marchio rinomato comporta un indebito vantaggio quando grazie a un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio: in particolare, l’indebito vantaggio deve essere accertato attraverso una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati in quanto più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione.