Pre-uso del marchio e convalida del marchio successivamente registrato

Nel giudizio di contestazione di uso di marchio, la dedotta circostanza di parte convenuta del “preuso” del marchio all’interno del territorio, anche attraverso la sua pacifica utilizzazione, supportano il quadro del vantato diritto da parte di quest’ultima alla prosecuzione della sua utilizzazione all’interno del territorio in cui è stato diffuso e quindi la liceità del suo uso.

Il preuso è distruttivo della novità del segno quando è notorio ai consumatori come segno utilizzato per prodotti o servizi dello stesso genere. A tale fine non è necessaria una notorietà diffusa a tutto il territorio nazionale, ma è sufficiente che non sia meramente locale. Ai sensi dell’art. 28 CPI, il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. L’onere di provare l’uso incombe sul soggetto che ha proposto l’eccezione e nella fase probatoria non e’ sufficiente la prova della registrazione, ma occorre la conoscenza dell’uso per 5 anni consecutivi e la tolleranza dell’uso. Il dies a quo per il computo del quinquennio di non uso coincide con la data di registrazione e non di deposito del marchio, deponendo in tale senso non solo la lettera dell’art. 24 CPI, ma anche la ratio dell’istituto, che è quella di favorire il titolare dell’esclusiva, che solo al momento della registrazione ha la certezza che il proprio marchio è stato accolto e, quindi, ha la facoltà di uso.