Il marchio registrato composto da un termine linguistico generico e non descrittivo del prodotto interessato, se non aderente al settore di attinenza e anzi in esso molto diffuso, è considerabile un marchio debole.

L’art. 12, lett. e), c.p.i. dispone che non sono nuovi ai sensi dell’art. 7 i segni che alla data del deposito della domanda siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni o dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può verificarsi anche nel rischio di associazione fra i due segni.

Secondo il più moderno indirizzo dottrinale e giurisprudenziale mentre l’uso del marchio di fatto rappresenta il fatto costitutivo del diritto sul segno, soltanto la notorietà non puramente locale è il presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile. Difatti, a seguito della riforma del 1992 della legge marchi, la norma dell’art. 17, oggi trasfusa nell’art. 12 del Codice della proprietà industriale, attribuisce rilievo al dato sostanziale costituito dalla preesistenza, rispetto alla data di deposito della registrazione, di parole, figure o segni già noti ai consumatori come marchi d’impresa. Non è, dunque, sufficiente un qualsiasi uso anteriore: per determinare la nullità della successiva registrazione dell’altrui marchio, il segno distintivo deve godere di una notorietà che non sia riferita in ambito territoriale ristretto. È necessaria, cioè, una notorietà qualificata, la quale è definita in negativo dal concetto di notorietà puramente locale. La migliore dottrina sottolinea al riguardo che l’equiparazione dell’uso del segno alla sua notorietà è del tutto incoerente con la ratio della norma e con l’attuale tendenza a livello mondiale a comprimere la tutela del preutente a favore di un crescente rilievo della registrazione, sicché afferma che uso e notorietà sono due concetti contrapposti e distinti. Infatti, l’uso privo di notorietà è possibile tutte le volte in cui non siano maturate le condizioni per un vero acquisto di distintività del marchio di fatto. La più recente giurisprudenza condivide tale opinione laddove afferma che il preuso di carattere generale necessita di una diffusione sistematica richiedendo la legge un quid pluris rispetto al naturale effetto di conoscenza indotto dall’uso, ovvero che la diffusione del segno sul mercato sia tale da renderlo conosciuto ad un larga parte dei consumatori interessati. [Nel caso in esame, il Collegio, rileva come la commercializzazione del prodotto contrassegnato dal marchio di fatto in diverse regioni oltre quella di produzione e tramite alcune piattaforme online costituisce un indizio della conoscenza effettiva del marchio, ma ove non si fornisca la prova che esso copre una quota apprezzabile di mercato, non è da sola sufficiente a dimostrare la raggiunta notorietà generale del marchio di fatto apposto sul prodotto in questione.]

Allorché la ragione sociale e il marchio di una impresa siano decisi dall’impresa controllante, quest’ultima non può successivamente muovere una censura di contraffazione solo per il fatto della successiva separazione societaria, non potendo un evento successivo incidere sulla validità del marchio originario. Può invece essere fondata una domanda di decadenza per l’indebito utilizzo tale da ingannare il pubblico, fra l’altro, circa la reale provenienza dei servizi offerti, se ne sussistono i presupposti.

L’eccezione di decadenza per non uso del marchio non è fondata quando essa riguarda una categoria di prodotti rispetto ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio, illecito che non necessita della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, essendo sufficiente la mera affinità degli stessi. [ LEGGI TUTTO ]

Gli artt. 2569 c.c. e 20 c.p.i. attribuiscono al titolare del marchio di impresa registrato la facoltà di fare uso esclusivo del marchio ed il diritto di vietare a terzi – fermo restando il diritto di chi abbia dimostrato un preuso avente portata locale di continuare in tale preuso, nell’ambito di una sorta di “duopolio” – di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità tra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

I marchi di cui costituiscono il cuore il nome comune dell’ingrediente principale usato per la preparazione dei prodotti seguito dal suffisso “osa”, non può ritenersi abbiano mera valenza descrittiva degli stessi. L’uso del suffisso “osa” evocativo del concetto di “golosità” e dunque della gradevolezza al gusto dei prodotti così denominati consente infatti di attribuire ai lemmi in questione una efficacia individualizzante sufficiente a rendere i marchi di cui costituiscono il cuore meritevoli di tutela (Il nucleo essenziale dei marchi per cui è causa è costituito dalle parole PISTACCHIOSA e MANDORLOSA per prodotti di pasticceria).

Considerata l’appartenenza dei prodotti contraddistinti dai marchi per cui è causa alla medesima categoria merceologica – l’identità fonetica del cuore dei marchi utilizzati dalle due società rende irrilevanti le differenze grafiche apportate, restando ininfluente il fatto che i marchi in questione siano annoverabili tra i marchi deboli in ragione dell’aderenza concettuale agli ingredienti base dei prodotti dagli stessi contraddistinti.

Il fatto che i prodotti abbiano una destinazione differente non è sufficiente a escludere il rischio di confusione atteso che il pubblico al quale sono destinati è costituito, in buona parte, da categorie di soggetti  che si sovrappongono ove si consideri che le due attività vengono spesso svolte contestualmente dagli stessi imprenditori (nella specie, i prodotti in questione erano destinati ad utilizzi diversi e tra loro infungibili, ovvero, da un lato, ai consumatori finali e ai laboratori di pasticceria, dall’altro, ai gelatai).

Se i marchi per cui è causa sono stati utilizzati nell’ultimo quinquennio per contraddistinguere prodotti diversi ma affini a quelli per i quali è stata effettuata la registrazione, non ricorre la causa di decadenza parziale per non uso rispetto a questi ultimi, atteso che si tratta di prodotti che rientrano nella medesima categoria merceologica, sicché sussiste l’uso effettivo nel settore.

Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l’inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l’affinità.