La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. Pertanto, l’intensità dell’uso del segno e, conseguentemente, la sua notorietà rappresentano le condizioni primarie e necessarie ai fini del suo riconoscimento e della sua tutela industrialistica come marchio di fatto. L’uso del marchio, per conferirgli la necessaria notorietà, deve essere, quindi, intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa del prodotto contraddistinto.

La dicitura “PELLET” non può essere oggetto di privativa come marchio destinato a contraddistinguere prodotti che da questa parola sono descritti secondo il linguaggio comune e nel settore commerciale, essendo a tal fine priva di carattere distintivo.

Il prefisso “ECO” risulta completamente privo di capacità distintiva, avendo la funzione di descrivere una qualità del prodotto (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto privi di carattere distintivo – dichiarandoli pertanto nulli – taluni marchi recanti la dicitura “ECOPELLET” unita ad elementi grafici non dominanti).

L’associazione anche fonetica del prefisso “ECO” alla parola “PELLET” non conferisce alcun senso di novità complessiva alla dicitura letta nel suo insieme, mantenendo intatti i significati propri delle sue componenti la cui associazione non evoca nella mente del consumatore ulteriori significati completamente differenti, limitandosi a richiamare, invece, l’idea di un PELLET ECOLOGICO, sì da confermare la natura chiaramente descrittiva della parte denominativa di siffatti marchi.

L’art. 122 c.p.i. non esclude la proponibilità della mera eccezione di nullità del marchio (sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale ha ritenuto ammissibile, per il nostro ordinamento, l’eccezione di nullità proposta dal convenuto in contraffazione al solo fine di paralizzare la domanda avversaria e non anche allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del marchio asseritamente contraffatto; ciò diversamente da quanto previsto in materia di marchio comunitario dal Reg. CE 207/2009 – oramai superato per effetto del Reg. UE 1001/2017 – il cui art. 99 poneva limiti alla proponibilità delle domande di nullità in forma diversa da quella della domanda riconvenzionale).

Il marchio costituito dalle parole “Regina Margherita” riferito alla attività di ristorazione napoletana, ed in particolare alla pizzeria, viene ad avere carattere descrittivo del prodotto somministrato, la pizza, nella particolare ricetta di grandissima diffusione che riporta i colori della bandiera: rosso il pomodoro, bianca la mozzarella e verde il basilico; per l’effetto tale marchio, in riferimento alla classe 43, è un marchio che può acquisire carattere distintivo ed essere validamente registrato solo in ragione degli elementi figurativi che si aggiungono o connotano le parole in sé, mancando nella denominazione “Regina Margherita”, di per sé considerata, il carattere distintivo necessario.

Il carattere più o meno forte del segno distintivo rileva, ai fini della tutela, perché consente margini diversi di interferenza lecita agli altri segni: un segno composto da elementi fortemente distintivi, che quindi nel mercato vale a richiamare fortemente il prodotto e il produttore cui è associato, non potrà verosimilmente essere riprodotto neppure in parte senza che vi sia contraffazione, mentre un segno che connotato da un aspetto almeno parzialmente descrittivo potrà convivere nel mercato con segni oggettivamente interferenti ogni qualvolta l’interferenza riguardi gli aspetti descrittivi e non riguardi la porzione distintiva.

Al fine di dimostrare l’assunzione, da parte di un segno distintivo, di un secondary meaning non basta che l’imprenditore dimostri di avere fatto pubblicità, e utilizzato il segno, nella rete, sui social, diffondendolo vastamente, ma occorre dimostrare che l’uso del segno ha conseguito un effetto specifico, cosicché gli elementi che lo compongono, pur mantenendo il loro significato per così dire naturalistico, hanno acquisito una ulteriore valenza, richiamando nella percezione dei consumatori, il produttore o il prodotto a cui quel segno è abitualmente associato.

La concessione in licenza del marchio costituisce una forma di uso posta in essere dal titolare del diritto; si tratta infatti di una condotta positiva, a cui consegue anche un ritorno economico, e che consente che il segno sia utilizzato nel mercato.

Non vi è dubbio che il criterio della royalty corrisponda al minimo liquidabile, atteso che non include alcun aspetto sanzionatorio, imponendo, in definitiva, a chi ha improntato la propria condotta all’agire illecito, il solo prezzo di acquisto del bene (marchio) di cui ha usufruito.

La volgarizzazione o generalizzazione del marchio quale causa di decadenza ai sensi degli artt. 13, co. 4, e 26 c.p.i., si produce a seguito di un uso del segno tale da produrre la perdita del suo carattere distintivo, divenendo così il marchio inidoneo a caratterizzare specificamente il prodotto come proveniente da un determinato imprenditore: va ribadito inoltre che la prova della volgarizzazione, nei termini idonei a produrre gli effetti ora descritti, deve essere offerta da chi la invochi. Il codice di proprietà industriale, pur non contenendo una norma ad hoc, sicuramente non impedisce che la forma – ove dotata dei requisiti di cui agli artt. 32 e ss. cpi – possa eventualmente essere registrata come disegno o modello e, successivamente, una volta affermatasi sul mercato come indicatore dell’origine del bene, ottenere la registrazione come marchio di forma ai sensi dell’art. 9 cpi. Anzi, proprio con specifico riferimento all’acquisizione di una capacità distintiva di fatto, può ravvisarsi il punto di contatto tra la protezione del marchio di forma e quella dei disegni e modelli. Il riconoscimento collettivo da parte del mondo culturale costituisce evidenziazione e prova del valore artistico dell’opera del design.

Il termine dialettale, percepito nell’ambiente del consumatore medio di un certo prodotto come il termine esclusivo per identificare quel prodotto, non può essere tutelato come marchio, anche se sconosciuto a livello nazionale, perché non è considerato, in quell’ambiente, come distintivo di una specifica impresa produttrice, ma come il termine comune per identificare un prodotto [ LEGGI TUTTO ]

Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 c.p.i., comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene. La tutela del marchio non registrato (cd. marchio di fatto) trova, infatti, fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico, e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva. In tema di marchi non registrati la notorietà è elemento qualificante dell’uso e corrisponde al diffuso radicamento della forza distintiva del segno, da valutarsi anche in relazione al pubblico di riferimento.

In base al principio dell’unitarietà dei segni distintivi colui che acquista il diritto su un segno utilizzato in una determinata funzione tipica acquista il diritto sul medesimo anche in riferimento all’utilizzazione in funzioni ulteriori e diverse, ferma restando l’estensione della tutela all’ambito territoriale raggiunto in riferimento all’uso fattone.

Il concetto di mala fede”, in presenza del quale il richiedente non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa, non è dalla norma altrimenti qualificato e copre una serie indifferenziata di casi, caratterizzata da un contegno che non è di mera consapevolezza di violare l’altrui diritto ma di abuso specificamente volto a pregiudicare le legittime aspettative di tutela, abuso che può assumere le vesti più varie, tutte comunque contraddistinte da una tale consapevolezza qualificata.

Anche in tema di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale il danno non è in re ipsa ma presuppone una articolata illustrazione del nocumento patito e la dimostrazione della sua esistenza, quantomeno in termini di verosimiglianza

Per giungere alla riabilitazione del marchio (secondary meaning) non sarà sufficiente il generico accertamento della sua notorietà, piuttosto occorrerà accertare se realmente, nella percezione del pubblico, si sia operato il mutamento di significato del segno, da generico a specifico, in cui consiste appunto l’acquisto di capacità distintiva. A tal fine sarà pertanto necessario completare l’uso, diffuso e per un periodo di tempo lungo, con ulteriori elementi quali i dati delle spese e investimenti pubblicitari (da valutarsi anche in relazione al fatturato globale dell’impresa), i resoconti pubblicati dalla stampa, le indagini demoscopiche, eventuali analisi del linguaggio effettuate da esperti, occorrendo infine accertare che una frazione significativa degli ambienti interessati identifica il prodotto grazie al marchio come proveniente da un’impresa determinata.

In tema di indicazioni geografiche, la normativa nazionale può solo, e nei limiti della non compromissione degli obiettivi del regolamento comunitario e del mancato contrasto con la normativa antitrust comunitaria, tutelare le indicazioni geografiche nei casi in cui l’indicazione della provenienza geografica sul prodotto prescinde da qualsiasi riferimento alla qualità dello stesso, fungendo da mera indicazione di origine.

Non può essere pronunciata la decadenza per non uso di un marchio ove esso sia stato effettivamente utilizzato in una forma che si differenzia per particolari del tutto trascurabili e sostanzialmente irrilevanti o per mere variazioni o aggiunte che non alterano il carattere distintivo del marchio oggetto di registrazione.

Sussiste un rischio di confusione tra il pubblico o quantomeno un effettivo rischio di associazione tra imprese quando il prodotto contraffattorio appaia idoneo a richiamare indebitamente, sotto il profilo visivo, l’aspetto distintivo del prodotto contraffatto a prescindere dal fatto che il prodotto contraffattorio rechi un diverso marchio denominativo.

Lo storno di dipendenti, mediante il quale l’imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più collaboratori di un’impresa concorrente, costituisce normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 cost.. Affinché l’attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ipotesi della concorrenza sleale è necessario che la stessa sia stata attuata con la finalità di danneggiare l’altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L’illiceità della condotta ex art. 2598, n. 3, c.c. deve, pertanto, essere desunta dall’obiettivo essenziale che l’imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, non essendo sufficiente che l’atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente. Tale condotta è configurabile come illecito concorrenziale solo allorché sia accompagnata da una serie di elementi – il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano – che evidenzino l’illiceità della condotta dell’impresa stornante, la quale si avvalga degli investimenti formativi effettuati dall’impresa stornata sui propri dipendenti perseguendo il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno dell’altra, acquisendo uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona o un settore determinati, con la conseguenza di svuotare l’organizzazione concorrente delle sue specifiche possibilità operative.

Affinché un marchio possa essere ritenuto nullo per carenza di capacità distintiva ex art. 13 CPI, è necessario che l’assenza del carattere distintivo sussista [ LEGGI TUTTO ]