Con riferimento ai diritti del titolare del marchio d’impresa registrato, l’art. 20, lett. b) c.p.i. consente al titolare di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, laddove tale segno sia idoneo, alle condizioni descritte dalla norma, a generare un rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Il giudizio di confondibilità deve essere condotto in ragione delle caratteristiche visive, fonetiche e concettuali tra i marchi, tenendo conto che il paramento di valutazione è quello del consumatore medio del mercato di riferimento; consumatore o utente che, proprio in ragione della tipologia di prodotto contrassegnato, può avere maggiore o minore attenzione nell’acquisto o nell’approccio al prodotto medesimo, anche quando i prodotti siano destinati a soddisfare identici o analoghi bisogni. La particolare attenzione del consumatore o utente di riferimento bilancia, dunque, in termini di esclusione del rischio di confusione, l’elemento pertinente relativo alla identità o affinità dei prodotti contrassegnati, così come fa ritenere che lo stesso consumatore abbia sufficiente ricordo della differenza dei segni (se, come nel caso in esame, il mercato di riferimento è quello dei prodotti terapeutici, il consumatore medio, mediato dall’intervento del medico e del farmacista, deve considerarsi attento e consapevole delle differenze riportate, non essendo indotto in confusione circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti contrassegnati).

Con particolare riferimento ai marchi denominativi, la valutazione di interferenza dev’essere condotta in ragione della intera denominazione dei segni, non essendo di regola consentito dare prevalenza ad una parte soltanto degli stessi, salvo che detta parte possa reputarsi predominate, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, e tale da attrarre i consumatori ed utenti di riferimento quale espressione di distintività (nel caso di specie, si è escluso un rischio di confusione tra i marchi “Torvast” ed “Ezevast”, posto che al lemma comune “vast”, costituente in entrambi la parte finale, non può attribuirsi alcuna valenza distintiva predominante dei marchi sopra considerati).

L’art. 20 lett. c) c.p.i. consente al titolare del marchio registrato di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile, anche per contrassegnare prodotti non affini, se l’uso del segno, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio a detto carattere distintivo o a detta rinomanza. Benché, per l’integrazione nell’illecito in discussione, non sia necessario che la contraffazione sia “confusoria”, presupposto dalla fattispecie è, comunque, l’oggettiva identità o somiglianza tra i segni che consenta dal contraffattore di agganciarsi al carattere distintivo e alla rinomanza del marchio altrui, ottenendone indebito vantaggio o arrecando pregiudizio.

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale ex art. 18 c.p.c. (c.d. forum rei) occorre prendere in considerazione il comune di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda, a nulla rilevando – anche ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – il fatto che, al momento del compimento delle condotte illecite, il convenuto fosse residente presso un differente comune.

Laddove l’attore agisca di fronte al giudice civile per domandare il risarcimento di tutti i danni cagionati dalle condotte del convenuto e, successivamente, mediante l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale iniziato nei confronti dello stesso convenuto sulla base delle medesime condotte, domandi il solo risarcimento del danno non patrimoniale, trova ugualmente applicazione l’art. 75, co. 1, c.p.p. secondo il quale tale scelta della parte attrice comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile e il trasferimento della relativa azione di fronte al giudice penale. Infatti, non è consentito alla parte del processo civile trasferire nel processo penale solo una parte dell’originario petitum. In caso contrario, l’accertamento giudiziale di una situazione giuridica controversa sarebbe frammentato in due diverse sedi giurisdizionali. Tuttavia, resta possibile per l’attore differenziare ab origine le proprie azioni ed agire per talune domande in sede civile e per altre in sede penale, a condizione che prima dell’avvio dell’azione civile l’attore limiti le proprie pretese ad alcuni profili risarcitori e si riservi espressamente di agire in altra sede per il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate [Nel caso di specie, la persona fisica aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro del pregiudizio causato al suo nome, al suo onore, alla sua reputazione e alla sua immagine in ragione di una serie di condotte “persecutorie” poste in essere dal convenuto. Del pari, la società aveva agito per ottenere il risarcimento del danno all’immagine cagionatole da tali condotte oltre che l’accertamento e la sanzione delle condotte di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale attuate dal convenuto. Successivamente, sia la persona fisica che la società si erano costituite quali parti civili nel giudizio penale instaurato nei confronti del convenuto/imputato per condotte persecutorie (art. 612 bis c.p.) e per diffamazione (art. 595 c.p.) domandando il solo risarcimento dei danni non patrimoniali. Tuttavia, in considerazione dei principi sopra esposti, il Tribunale ha dichiarato estinte tutte le pretese svolte dalla persona fisica, nonché quelle della società correlate al risarcimento del pregiudizio all’immagine. Al contrario, il giudice civile si è pronunciato sulle condotte di contraffazione e di concorrenza sleale, in quanto non assorbite all’interno delle fattispecie oggetto dei capi d’imputazione del giudizio penale]

Il marchio rinomato, ossia quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, acquisisce un valore economico in sé che prescinde dalla funzione distintiva del segno ed è espressamente tutelato dall’art. 20, lett. c), c.p.i. Infatti, tale marchio oltre a svolgere la propria funzione distintiva può svolgere anche funzioni di garanzia e pubblicitarie, trasmettendo così al consumatore un messaggio o un’immagine che sono incorporati nel segno ed entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Tale valore aggiunto trova tutela ai sensi della disposizione sopra richiamata laddove sia oggetto di un indebito vantaggio o di un ingiusto pregiudizio, un situazione che può verificarsi laddove l’uso del segno ne svaluti l’immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico a causa di una sua riproduzione in un contesto osceno, degradante, inappropriato ovvero semplicemente incompatibile con l’immagine che il marchio ha acquisito (c.d. offuscamento o “dilution by tarnishing”). Pertanto, l’illecito ex art. 20, lett. c), c.p.i. si manifesta anche a fronte di una continuativa, immotivata e persistente attività di svilimento del carattere distintivo ed attrattivo del marchio, e ciò anche laddove tale uso consenta all’autore della violazione di trarre altresì per la propria attività un indebito vantaggio. [Nel caso di specie, il convenuto aveva reiteratamente pubblicato dei “post” e delle comunicazioni “social” nei quali esprimeva giudizi ed allusioni screditanti e denigratorie nei confronti del marchio della società attrice, promuovendo al contempo la propria attività di stilista ed esaltando la qualità la creatività e l’originalità dei propri prodotti in contrapposizione con quelli dell’attrice].

Se ai fini della contraffazione di marchio è irrilevante la qualità di imprenditore del contraffattore, presupposto indefettibile della concorrenza sleale è la sussistenza del rapporto di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Tale rapporto deve essere valutato anche in una prospettiva potenziale, prendendo in considerazione la valutazione della naturale dinamicità dell’attività che configuri quale esito fisiologico e prevedibile l’offerta di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. l’autopromozione dei propri segni distintivi e dei propri prodotti in contrapposizione sfavorevole con l’attività imprenditoriale del concorrente, specie ove tale condotta si caratterizzi inter alia con la diffusione indiscriminata ed illimitata sul web di contenuti di carattere denigratorio, gratuitamente offensivi e finanche persecutori.

Costituisce un’ipotesi rilevante sia sotto il profilo anticoncorrenziale che dal punto di vista della violazione dei diritti di marchio l’utilizzo di un hashtag tale da suscitare la curiosità degli utenti del web e che comprende una locuzione sovrapponibile al segno distintivo di titolarità dell’attrice per contraddistinguere post contenenti informazioni screditanti nei confronti di quest’ultima [Nel caso di specie il convenuto aveva utilizzato l’hashtag #quellochenonsaisuelisabettafranchi per contraddistinguere i propri post screditanti nei confronti della società attrice e della sua amministratrice, riproducendo in maniera non autorizzata la locuzione “elisabettafranchi”, sovrapponibile al segno distintivo azionato dall’attrice].

La perizia stragiudiziale, in quanto svolta in assenza di contraddittorio, è inidonea a costituire prova in giudizio ed è considerata una mera allegazione difensiva liberamente apprezzata dal giudice.
[Nel caso in esame, le circostanze del caso concreto peraltro non consentono di riconoscere attendibilità alla perizia di parte, difettando le condizioni di trasparenza sul confezionamento del campione analizzato e sulla sua tracciabilità.]

Ai fini della valutazione del rischio di confusione, la comparazione dei marchi deve essere effettuata tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti presenti nei segni in comparazione. Tale valutazione va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del tipo di clientela cui il prodotto è in concreto destinato. Il livello di attenzione muta in funzione della categoria di beni o servizi sui quali il marchio è apposto, innalzandosi per i prodotti duraturi o per i prodotti di lusso, mentre il consumatore porrà una minore attenzione per i beni di consumo. Peraltro, il consumatore ha una visione d’insieme del marchio e solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi; di regola, il confronto viene eseguito a distanza di tempo e spazio e viene effettuato tra il segno che il consumatore guarda ed il ricordo mnemonico dell’altro, con una immagine dunque “imperfetta” del segno. La valutazione va dunque condotta in riferimento all’impressione di insieme che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e sincronico. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. In aggiunta, quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario, sicché va accordata tutela in funzione di una novità e individualità da riconoscersi ai marchi che presentano differenziazioni anche lievi rispetto alle anteriorità.

La qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

In tema di tutela del marchio, l’attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato, da cui dipende l’affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, consiste nella circostanza che i beni o i prodotti siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche, o strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dall’eventuale uniformità dei canali di commercializzazione. [ Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto priva di pregio la tesi di parte resistente che intende escludere la confondibilità tra i due marchi in ragione dei differenti canali di commercializzazione dei prodotti utilizzati, focalizzando l’attenzione sull’assenza di uno store online per i prodotti commercializzati da parte ricorrente, nonché la differente platea di riferimento e lo sviluppo del bene su territori differenti.]

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per contraffazione di marchio, la prova del lucro cessante non è da considerarsi imprescindibile, atteso che nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare ove avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto. Tale principio può trovare applicazione anche quando il consenso del titolare del diritto non sarebbe stato concesso.

Ai fini della quantificazione della retroversione degli utili, la royalty di base deve essere innalzata considerando la royalty che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito presupponendo la violazione come già avvenuta, posto che una diversa conclusione condurrebbe all’irragionevole parificazione tra il contraffattore e il soggetto che ha ottenuto regolare licenza di utilizzo.

La condotta del contraffattore che riproduce iniziative commerciali  (co-branding con rinomati marchi della moda) nella realtà intraprese dal titolare del diritto leso integra un danno all’immagine in capo a quest’ultimo e comporta un annacquamento del marchio violato.

Per la quantificazione del danno all’immagine, possono assumere rilievo – tra gli altri – gli effettivi costi pubblicitari sostenuti dal titolare del diritto violato.

La logica restitutoria dell’istituto della retroversione degli utili, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, comporta altresì che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.

La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione a prodotti non provenienti dalla titolare del marchio e di cui dunque essa non può garantire un livello qualitativo paragonabile ai suoi prodotti, con conseguente effetto pregiudizievole per l’immagine commerciale della stessa titolare del marchio. Tale voce di danno non patrimoniale può essere liquidata tenendo conto in via presuntiva della necessità per la titolare di dover reagire sul mercato per riportare a sé sola il collegamento con il marchio mediante l’ulteriore sopportazione di spese pubblicitarie o, in via alternativa, del risarcimento di una quota parte delle spese pubblicitarie da essa sostenute negli anni che possono ritenersi in via equitativa di fatto inutilmente sostenute in quanto pregiudicate dall’illecito accertato.

La qualificazione del marchio come forte determina l’estensione della tutela a tutti gli elementi che lo compongono ma, ai fini della contraffazione, rimane necessario valutare se le coincidenze (pur parziali) tra marchio anteriore e successivo siano tali da ingenerare confondibilità tra i due segni. A tal fine, ove il nucleo idologico-espressivo del marchio forte rimanga impregiudicato (e quindi non confondibile con il secondo marchio), la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un’impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un’altra l’uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell’altra impresa.

La restituzione degli utili ex art. 125, 3° co. c.p.i. è sanzione di natura diversa dal risarcimento del danno, fondandosi i due rimedi su presupposti e meccanismi diversi: il rimedio risarcitorio compensa la perdita subita dal danneggiato, mentre la misura restitutoria attua uno spostamento patrimoniale, con attribuzione al titolare del diritto violato dei profitti conseguiti attraverso l’uso della risorsa che è stata usurpata.

La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

L’azione di contraffazione esula dai poteri attribuiti al Custode il quale è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l’amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ad atti da lui posti in essere o attinenti a fatti verificatisi in pendenza della custodia.