La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

Secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

L’onere probatorio in questione può ritenersi integrato a fronte della violazione di una legittima aspettativa altrui alla registrazione di quel segno non tutelata da diverse espresse disposizioni, in particolare allorché: a) la registrazione venga effettuata nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno (ad es. per averlo concepito), fossero in procinto di registrarlo, rilevando al riguardo, sotto il profilo probatorio, i rapporti privilegiati tra il registrante (ad es. lavoratore subordinato o agente) e il danneggiato, qualora il primo abbia approfittato delle conoscenze così acquisite; b) si tratti di segno oggetto di preuso non puramente locale da parte di terzi, la cui notorietà sia in fieri; c) la registrazione venga effettuata al solo scopo di impedire che un terzo entri nel mercato.

Le norme di cui all’art. 20 c.p.i. richiedono, ai fini del giudizio di confondibilità, una doppia verifica: quella sull’identità o affinità tra i prodotti o servizi e quella sull’identità o somiglianza tra i segni a confronto. Infatti, la sussistenza di un rischio di confusione va apprezzata attraverso una valutazione globale, tenendo conto dell’impressione d’insieme che suscita il raffronto tra i due segni mediante un esame unitario e sintetico che tenga in considerazione i diversi fattori pertinenti del caso di specie tra di loro interdipendenti, quali la identità/somiglianza dei segni, la identità/somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti, in relazione al normale grado di percezione dei potenziali acquirenti del prodotto del presunto contraffattore. La confondibilità dei marchi a confronto non deve essere accertata esclusivamente in via analitica, effettuando un esame particolareggiato e una valutazione separata di ogni singolo elemento di dettaglio, neppure può essere valutata avendo riguardo non tanto delle differenze, quanto delle concordanze tra i segni messi a confronto. La dialettica tra esame analitico ed esame sintetico non va risolta in termini di alternatività, quanto piuttosto in termini di complementarità, trattandosi dei due momenti necessari del giudizio di confondibilità. Nel senso che, qualora siano implicati molteplici elementi formali, ad una prima fase di comparazione delle singole caratteristiche essenziali, deve seguire una fase di sintesi dei risultati acquisiti, al fine di relativizzare il risultato dei vari dati formali in quello che è l’aspetto globale del segno. In tal modo, l’esame sintetico assume il ruolo di elemento di chiusura della ricognizione concreta, condotta caso per caso, degli elementi costitutivi dei segni a confronto.

Ricorre l’ipotesi della “identità del marchio” anche quando un marchio d’impresa ne riproduca un altro, apportandovi differenze che – sulla base di una valutazione complessiva dei segni e tenendo conto del fatto che nella percezione del consumatore medio il confronto tra detti segni non è (normalmente) diretto, ma solo mnemonico – siano talmente insignificanti da poter passare inosservate. [Nel caso di specie, il marchio di parte convenuta “White Club Costa Smeralda” aggiunge al segno distintivo proprio del marchio della attrice (“Costa Smeralda”) le sole parole “White Club”; ed alla luce di quanto chiaritosi, deve ritenersi che tale aggiunta non sia capace di differenziare la percezione del segno, con conseguente sostanziale identità fra i due marchi.]

I segni distintivi di fatto possono articolarsi in maniera separata, sicché è astrattamente possibile che un imprenditore abbia preusato il segno per la ditta-denominazione sociale, senza aver fatto uso dello stesso come marchio, per contraddistinguere merci prodotte o servizi forniti, onde la necessità, in caso di affermazione del possesso di un marchio di fatto, che colui il quale chieda di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornisca, al riguardo, una prova completa sia della ditta-denominazione sociale sia di quello del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà di esso), atteso che l’uso di fatto di un segno in funzione di ditta/denominazione sociale non ne comporta l’automatica e meccanica estensione in funzione di marchio e viceversa. Il preuso di un marchio di fatto, comporta che il preutente abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

La buona fede nella esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo tale da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico. Si ritiene, pertanto, che un compromesso negoziale fondato anche su particolari piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti a un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci. La violazione continuata e duratura delle disposizioni contrattuali, nonché del canone di lealtà costituisce inadempimento contrattuale di indubbia rilevanza e oggettiva gravità, tale, quindi, da giustificare l’accoglimento della domanda di risoluzione. Nei contratti a esecuzione continuata, in conformità della previsione di cui all’art. 1458 c.c., l’efficacia della pronuncia retroagisce al momento della litispendenza, con conseguente cessazione degli effetti contrattuali alla data della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala fede, che ricomprende tutte le ipotesi in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sarebbe consapevole al momento del deposito.

Va rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 cpi, al pari della domanda risarcitoria, qualora non vi sia prova del danno e delle modalità di uso del marchio registrato in malafede nell’attività economica.

Le lettere dell’alfabeto possono costituire valido marchio a prescindere dall’eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita, purché esse siano idonee a distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre imprese. Soltanto in mancanza di capacità distintiva si configura l’impedimento assoluto alla registrazione del marchio di cui all’ art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento europeo n. 1001 del 2017 e l’assenza del requisito richiesto dagli artt. 13 e 25, comma 1, lett. b) c.p.i. È evidente che in questo contesto la lettera dell’alfabeto non viene in rilievo in quanto tale – sarebbe evidentemente insuscettibile di appropriazione – ma nella sua valenza meramente figurativa e grafica, di simbolo astratto. Essa così per la totale arbitrarietà del nesso che si viene a stabilire fra il simbolo ed il prodotto si connota come marchio “forte”.

Anche i nomi geografici possono formare oggetto di marchio registrato dal momento che il toponimo può assumere un significato originale e di fantasia mediante trasposizione dal piano del riferimento dei luoghi a quello della funzione individualizzante il prodotto e ciò soprattutto quando si tratta di piccole località ignote come tali alla generalità dei consumatori.

In relazione al marchio non registrato, cd. marchio di fatto, l’utilizzazione rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e la sua assenza determina di per sé l’impossibilità di realizzare una delle condizioni indispensabili per la sua tutela, qualora a seguito dell’interruzione del suo uso e della conseguente perdita di notorietà, sia trascorso un lasso di tempo idoneo a far ritenere che il mercato abbia perso il ricordo del segno e della sua specifica provenienza imprenditoriale, incombendo a chi se ne afferma titolare l’onere di fornire la prova dell’uso, della sua estensione territoriale e della sua persistente notorietà, siccome elementi che attengono tutti alla fattispecie costitutiva del diritto.

La notorietà qualificata del marchio di fatto va riferita all’attualità ed alla sua capacità di svolgere concretamente la funzione distintiva che gli è propria; sicché essa non si può considerare esistente solo in virtù della notorietà e del pregio conseguite dal segno in passato se manca la prova della prosecuzione e dell’attualità della produzione.