L’istituto della convalidazione del marchio disciplinato dall’art. 28 c.p.i. ha natura eccezionale. Pertanto, è necessario che il suo accertamento avvenga caso per caso e in modo rigoroso.

Benché debba ritenersi non sufficiente a integrare la malafede prevista dall’art. 28 c.p.i. la semplice conoscenza dell’esistenza del marchio anteriore altrui, la diffusione, la notorietà e l’affermazione presso il pubblico del segno anteriore consentono di affermare che vi sia, in capo al titolare del marchio posteriore, la volontà di confondersi o agganciarsi al segno anteriore.

Il responsabile delle attività di redazione di una testata giornalistica on-line è responsabile in solido con il titolare della stessa per gli illeciti di contraffazione e concorrenza sleale realizzati tramite i contenuti pubblicati, in quanto concorrente nella condotta illecita. Non rileva, ai fini dell’imputazione della responsabilità, l’assenza di malafede del redattore.

In presenza di un marchio debole, le modificazioni idonee ad escludere la confondibilità, seppur lievi, devono in ogni caso avere una valenza distintiva idonea a differenziare il marchio modificato dall’originario marchio debole [nel caso di specie non è stata considerata idonea l’aggiunta del top level domain “.it” nel marchio denominativo per differenziarlo dal marchio debole anteriore].

L’istituto della convalidazione può valere solo per il marchio successivo registrato o al massimo per la denominazione sociale e il nome di dominio, segni distintivi in qualche modo “registrati”, e non per il marchio di fatto.

L’effettiva conoscenza, da parte del titolare del diritto anteriore, dell’uso del segno successivo come denominazione sociale e nome di dominio deve esser rigorosamente provata stante la natura eccezionale della disposizione, che è di stretta applicazione.

L’eventuale tolleranza dell’uso della ditta o denominazione sociale non significa tolleranza dell’uso dello stesso segno come marchio.

Seppur la tutela dei segni distintivi e quella prevista in tema di concorrenza sleale siano astrattamente compatibili e cumulabili, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale che deve constare in un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

La rinuncia alla domanda di accertamento della nullità parziale del marchio ha un immediato riflesso sulla domanda volta ad ottenere la convalidazione del medesimo marchio. Infatti, l’istituto della convalidazione ex art 28 c.p.i non rappresenta né una perdita del diritto all’uso del proprio marchio, né una forma di acquisto del diritto all’uso del marchio da parte di chi lo abbia adottato di fatto senza contestazione, ma integra un’ipotesi di decadenza dall’esercizio dell’azione di nullità.

L’articolo 28 c.p.i deve essere interpretato in modo ristretto, stante il suo carattere eccezionale e non può essere applicato in via analogica. Dunque, il possibile effetto della convalidazione può essere invocato soltanto per il marchio posteriore registrato e non anche per altri titoli di proprietà industriale, come ad esempio nomi a dominio

La Corte di Giustizia ha affermato che la registrazione di un marchio può dirsi in malafede quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente mira ad impedire la attività di impresa dei concorrenti, piuttosto che a proteggere la propria attività, ovvero intende trarre vantaggi ingiustificati, appropriandosi di segni attrattivi già presenti sul mercato. La conoscenza da parte del richiedente della esistenza di segni altrui nel mercato non è sufficiente, di per sé, ad integrare la prova della malafede, essendo necessario invece dimostrare che l’intenzione del richiedente la registrazione è specificamente fraudolenta, perché volta, ad esempio, ad impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto con quel segno. Ovviamente della intenzione fraudolenta, elemento immateriale, intimo e soggettivo, non può fornirsi prova diretta, e la sua dimostrazione deve necessariamente trarsi da circostanze oggettive e note, che tramite un ragionamento presuntivo consentito dagli artt.2727 ss c.c. conducano a ricostruire le intenzioni di chi agisce. La Corte di Giustizia ha indicato, come esempi in cui le circostanze oggettive sono indizianti della malafede, il caso di chi registri un marchio, senza poi utilizzarlo, (il che evidenzia la intenzione impeditiva) ovvero ancora il caso di chi registri un marchio particolarmente noto ed attrattivo, (il che evidenzia la intenzione di appropriazione).

Il marchio di fatto, per costituire anteriorità invalidante di un successivo marchio registrato, deve, in primo luogo, essere stato preutilizzato effettivamente come marchio per i prodotti interessati; in secondo luogo, il preuso deve essere caratterizzato da notorietà non solo locale; infine l’uso effettivo del segno deve essere stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo. [ LEGGI TUTTO ]

Alla mera tolleranza dell’uso del proprio marchio da parte di terzi non può essere attribuito il significato di rinuncia al diritto sul segno, dal momento che, al di fuori dell’ipotesi della convalida, a tale atteggiamento non può esser ricondotto alcun effetto di rinuncia da parte del titolare o di acquisito di un diritto su di esso da parte di terzi. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che [ LEGGI TUTTO ]

Il domicilio eletto nella domanda di registrazione di un marchio individua la competenza territoriale per le azioni di nullità o decadenza dello stesso. Tuttavia, la competenza territoriale ex art. 120, c. 3, c.p.i. non è [ LEGGI TUTTO ]

In caso di un marchio anteriore “rinomato” ad invalidare un segno posteriore basta la “somiglianza” tra i due segni, a prescindere dal rischio di confusione per i consumatori, in quanto la rinomanza/notorietà del marchio sul mercato fa sì che [ LEGGI TUTTO ]

Il titolare di un marchio di fatto non può invocare l’art. 20 c.p.i., che regola unicamente i diritti del titolare del marchio registrato. La regolamentazione del marchio non registrato contenuta nella legge (art. 2571 c.c. e art. 12, co. 1, lett. a, c.p.i.) attiene unicamente [ LEGGI TUTTO ]

Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la  possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da [ LEGGI TUTTO ]