I requisiti positivi del brevetto per invenzione vengono definiti ordinariamente come la industrialità, novità ed originalità. La prima, di difficile definizione, secondo la disciplina positiva contenuta all’art. 49 c.p.i. richiede che l’oggetto della invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, sono brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.

La novità invece consiste nella differenza formale tra l’invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante. Secondo l’art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova “se non è compresa nello stato della tecnica”. Ai fini della disciplina dettata dal Codice della proprietà industriale, per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Si tratta dell’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (cfr. Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 18/04/2013). Il giudizio di novità è assoluto: l’invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo vuoi ad opera di terzi che dell’inventore medesimo: per questo ogni precedente uso dell’invenzione ed anche la avvenuta divulgazione della medesima ad opera dell’inventore preclude l’ottenimento del brevetto.

Per anteriorità si considerano le conoscenze anche non brevettate (italiane o estere) esistenti alla data di deposito della domanda di brevetto. La predivulgazione consiste invece nella accessibilità al pubblico della medesima invenzione, che si attua in presenza della comunicazione, volontaria o involontaria, dell’invenzione da parte dell’inventore o di terzi. L’art. 47 c.p.i. prevede due deroghe alla disciplina appena descritta, ipotesi quindi in cui la divulgazione non distrugge la novità: la cd divulgazione abusiva, se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa; la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Nel caso in cui possa farsi valere una priorità, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli artt. 46 e 48 c.p.i. deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

L’originalità (detta anche altezza inventiva) costituisce un secondo filtro per l’accesso alla tutela brevettuale ed ha la funzione di consentire tale accesso solo ai risultati più meritevoli. Secondo l’art. 48 c.p.i. “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Occorre, dunque, verificare il gradiente di originalità dell’invenzione facendo riferimento alle conoscenze di un tecnico medio del ramo cui il trovato afferisce; un’invenzione è considerata originale quando un tecnico medio del settore cui l’invenzione si riferisce avrebbe potuto realizzare la medesima avvalendosi delle conoscenze in suo possesso e delle sue capacità. L’attività inventiva segna la linea di confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita protezione, e ciò che invece è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esse operano e che, quindi, merita la tutela esclusiva (Trib. Roma 12.9.2001). Il requisito dell’attività inventiva è pertanto definibile come una novità intrinseca che completa il requisito di cui all’art. 45 c.p.i. (il quale richiede che il trovato sia solo estrinsecamente nuovo).

L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all’autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).

Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell’altro, costituendone un “sottoinsieme”.

Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i, “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Il requisito dello stato della tecnica richiede che il soggetto utilizzi tutti gli insegnamenti tratti da una presunta anteriorità. Infatti, una selezione dei dati rilevanti, ossia, una selezione dei soli dati che appaiono utili per risolvere il problema di cui si tratta non è idonea di per sé a dimostrare la sussistenza del requisito di cui all’art. 48 cp.i.

L’adozione di soluzioni che, seppur non obbligate, risultano ovvie e l’insufficienza delle alternative, che, seppur possibili e da taluno praticate, inducono l’esperto ad utilizzare in modo ovvio la soluzione del brevetto, non soddisfa il requisito dell’attività inventiva previsto in materia brevettuale.

[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in cui si dichiara la nullità del brevetto in quanto, pur ritenendo soddisfatto il requisito della novità, si è ritenuto mancante del requisito di attività inventiva]

Il brevetto relativo ad un modello di utilità è atto a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli, consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Rilevano, pertanto, ai fini della disciplina, le disposizioni poste nella Sezione V del Capo II del Codice di proprietà industriale, e, tra queste, l’art. 86 c.p.i. che opera per i modelli di utilità il rinvio alle disposizioni contenute nella sezione IV del Capo II, in ordine ai requisiti di validità del brevetto (tra gli altri, agli artt. 46 c.p.i. “Novità”, 48 c.p.i. “Attività inventiva”, 51 c.p.i. “Sufficiente descrizione”). In particolare, il requisito della sufficiente descrizione previsto dall’art. 51 c.p.i. può ritenersi ricorrente allorché sia possibile riprodurre l’invenzione sulla base degli insegnamenti presenti nella descrizione senza l’impiego di alcuno sforzo creativo da parte dell’esperto del ramo.