Le cause di nullità del brevetto ex art. 76 c.p.i. non si limitano alla carenza dei presupposti sostanziali necessari per riconoscere una invenzione tutelabile– quali novità, industrialità ed altezza inventiva del trovato – ma si estendono altresì ai difetti di “descrizione”, che riguardano [ LEGGI TUTTO ]

Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è [ LEGGI TUTTO ]

Quando nel procedimento per brevettazione vengono introdotte caratteristiche tecniche non presenti nella domanda originaria e che ne ampliano l’oggetto, il brevetto successivamente concesso può essere considerato nullo sia [ LEGGI TUTTO ]

Le rivendicazioni determinano l’oggetto della protezione brevettuale mentre la descrizione ha il ruolo di spiegare come replicare l’invenzione e come interpretare il contenuto delle rivendicazioni stesse. La lettura della descrizione e delle rivendicazioni sarà dunque quella [ LEGGI TUTTO ]

Nell’ambito della valutazione del requisito della adeguata descrizione dell’invenzione, richiesta dall’art. 76, comma 1°, lett. b), c.p.i., a pena di nullità del brevetto, il requisito della sufficiente descrizione va valutato con riferimento all’indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell’utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, la cui mancanza non può essere colmata ex post, dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto. Il problema della sufficienza o meno della descrizione del brevetto si pone nel senso che deve ritenersi sufficiente quella descrizione che sia tale da consentire l’attuazione del trovato senza chiedere, da parte dell’utilizzatore, alcuna opera integrativa di sperimentazione; si verifica pertanto nullità per difetto di descrizione quando essa non consenta ad un esperto del settore dotato di tecnica media di attuare l’invenzione senza ulteriori ricerche e sperimentazioni. Il requisito della sufficiente descrizione richiede che il tecnico del ramo sia in grado di attuare l’invenzione senza ricorrere ad ulteriori ricerche, ben potendo anche utilizzare la sua competenza professionale per integrare le indicazioni fornite dal brevetto, a condizione che tali elementi di integrazione possano essere agevolmente ricavabili in base ad una comune esperienza tecnica.
La descrizione deve evidenziare lo scopo dell’invenzione o il problema tecnico che l’invenzione si prefigge di risolvere, definisce il contenuto dell’invenzione dal quale trarre tutte le indicazioni per attuare l’invenzione stessa.
Secondo le linee guida dell’UIBM “Un’invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l’esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico esperto del settore è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell’invenzione senza dover ricorrere ad alcun ulteriore sforzo inventivo”.
Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI, il contenuto della descrizione deve “esporre l’invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi”.

Ai sensi dell’art. 46 c.p.i. l’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica. In materia di brevetti, per la sussistenza del requisito della novità intrinseca dell’invenzione non è richiesto un grado di novità ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, ma è sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associati o coordinati in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile.
Escludono la novità le anteriorità e le pre-divulgazioni, elementi da valutare al momento del deposito della domanda di brevetto (principio del c.d. twhole day). Si ha assenza di novità solo in caso di coincidenza totale tra l’invenzione ed una delle anteriorità: per la valutazione del requisito di novità non possono essere combinate tra loro differenti anteriorità.

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. “Un’invenzione è considerata implicante attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. L’originalità, da valutare anch’essa al momento del deposito della domanda, riflette il principio fondamentale per il quale il monopolio brevettuale si giustifica alla luce del contributo al progresso tecnico fornito dall’inventore e divulgato tramite la brevettazione:
L’originalità si specifica con riferimento ad un’idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza 0 di comodità d’impiego.
Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”. Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discende in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata. Il tecnico del ramo deve limitarsi ai collegamenti ovvi tra la anteriorità rilevanti, senza porre in essere attività creativa .

Ai sensi dell’art. 79 c.p.i. il titolare di un brevetto ha il diritto di limitare le rivendicazioni, anche modificando la documentazione o la descrizione, purchè le richieste ausiliarie avanzate rientrino nell’ambito di protezione conferita dal brevetto. Secondo la ricostruzione dell’istituto più accreditata in dottrina, la limitazione di un brevetto (già concesso) è nella sostanza una rinuncia parziale al diritto di brevetto (ius poenitendi) e costituisce diritto potestativo del titolare del brevetto.
Ai sensi dell’art. 79, 3° comma, CPI “In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso”.
Sulle concrete modalità di esercizio di tale diritto nel corso del giudizio di nullità, recentemente la giurisprudenza di merito ha specificato che la facoltà di riformulazione “non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D’impresa – A -, 17/1/2017, n. 490). Si è anche precisato che la facoltà di riformulazione, che va quindi esercitata secondo buona fede, deve tradursi in una riformulazione delle rivendicazioni precisa in ogni suo punto, non potendosi risolvere in una proposta di alternative diverse volte a rimettere al giudice o al CTU la scelta della formulazione corretta.
Con riferimento alla data di efficacia delle riformulazioni, onde contemperare le opposte esigenze di tutela dell’esclusività del titolo brevettuale con il principio della certezza giuridica, è stato evidenziato che, “se dal terzo può pretendersi una diligente lettura tutte le potenziali riscritture del brevetto che il titolare potrebbe effettuare sulla base di dettagli contenuti nella descrizione e nei disegni … Pertanto, ove il brevetto formi oggetto di numerose riformulazioni in corso di causa, non potrà essergli accordata tutela pleno iure ab origine. Con la conseguenza che la contraffazione del brevetto (come riformulato) e il risarcimento del danno dovranno circoscriversi temporalmente al periodo successivo alla riformulazione delle rivendicazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D’impresa – A, 24/1/2017, n. 887).
Va poi osservato che la limitazione ex art. 79, comma 3, c.p.c. va intesa quale precisa scelta del titolare del brevetto, espressione del potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale che comporta la rinuncia ad altre domande, siano esse svolte in via principale o subordinata, circa la validità del medesimo brevetto: in altri termini, come acutamente e recentemente osservato “tale ius poenitendi, di ordine sostanziale e non meramente processuale, non può prescindere dall’ ottenere una successiva conferma giudiziale mediante una pronuncia di ordine determinativo del diverso contenuto brevettuale che tenga conto delle ambiguità di suddette “limitazioni” (cfr. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata In Materia D’impresa – A -, 24/1/2017, n. 887).

La sanzione dell’inefficacia ab origine sussiste, ex art. 56 CPI, nei casi di mancato o tardivo deposito della traduzione del brevetto europeo e, in via interpretativa, non può escludersi che essa si applichi anche a situazioni di grave pregiudizio per la tutela dell’affidamento del terzo; tuttavia [ LEGGI TUTTO ]

L’art. 33 c.p.c. non legittima uno spostamento della competenza quando sia proposta una domanda verso un convenuto fittizio, ma tale ipotesi si verifica solo quando la domanda appaia prima facie artificiosa e preordinata al fine [ LEGGI TUTTO ]

La contestazione di concorrenza sleale fondata sul mero fatto che il prodotto del concorrente riprende le caratteristiche salienti del proprio, appropriandosi della combinazione di caratteristiche che contraddistinguono quest’ultimo, è troppo generica e pertanto [ LEGGI TUTTO ]