Nell’ipotesi in cui il contratto di licenza avente ad oggetto l’invenzione non sia più in corso di esecuzione, può essere immediatamente proposta la domanda di equo compenso ex art. 77 c.p.i. unitamente alla domanda di dichiarazione di nullità del brevetto, potendo semmai l’eventuale riconoscimento giudiziale dell’equo compenso essere condizionato nella sua efficacia al passaggio in giudicato della sentenza sulla nullità del brevetto.

Secondo l’art. 79, comma 3 c.p.i.,  in un giudizio di nullità è attribuita al titolare del brevetto la facoltà di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia tale previsione deve necessariamente trovare un contemperamento con le esigenze di celerità che sostanziano la necessità di garantire che il processo si svolga in un tempo ragionevole (art. 111, comma 2 Cost.). Se dunque il deposito di un’istanza di limitazione del brevetto interviene nell’ambito del corso della fase istruttoria, più appropriatamente durante lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, ma anche subito dopo il deposito della relazione del CTU, deve essere doverosamente esaminata; tuttavia tale iniziativa della titolare del brevetto non può essere esercitata in maniera tale da produrre ingiustificabili prolungamenti del processo ad istruttoria già formalmente (o implicitamente) dichiarata chiusa con il rinvio della causa ad udienza di precisazione delle conclusioni.

La limitazione del brevetto è opponibile ai terzi ex tunc (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sia ammissibile che dotata di sufficiente altezza inventiva una limitazione di brevetto operata dall’attrice ai sensi dell’art. 79 c.p.i., cosa che, previo rigetto della riconvenzionale di accertamento della nullità formulata dalla convenuta ed accoglimento della domanda attorea di accertamento della contraffazione, ha permesso al Collegio di riconoscere un risarcimento commisurato all’intero periodo di durata della contraffazione).

Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili è diretta, più che a reintegrare il patrimonio leso del titolare della privativa, ad evitare l’arricchimento senza causa lecita del contraffattore, esprimendo principalmente una funzione di deterrenza della contraffazione (sia pure coordinata con il risarcimento del lucro cessante, del quale costituisce una alternativa); pertanto, il contraffattore va condannato alla retroversione degli utili anche laddove non siano stati forniti elementi atti a individuare un mancato guadagno del titolare della privativa in conseguenza della condotta contraffattiva, purché, però, l’arricchimento sia collegato causalmente con la violazione della privativa.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

Il diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato da una parte in corso di causa esclude la necessità di un esame in concreto della validità del brevetto come originariamente rilasciato, poiché determina di per sé la nullità parziale del brevetto concesso e poiché non sussiste alcun interesse in capo alla controparte ad un accertamento sulla validità del brevetto originariamente concesso. Infatti, “accogliendo l’istanza di limitazione ex art. 79 comma 3 c.p.i. depositata da parte attrice, il Giudice sostituisce all’originario testo del brevetto le rivendicazioni riformulate” (Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 05/10/2018, n. 9889), con conseguente rinuncia alla formulazione originaria del brevetto. Consegue a quanto precede la seconda conseguenza giuridica, ovvero la necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande tutte formulate in relazione al testo originario del brevetto

Nell’ambito del diritto di limitazione del brevetto di cui all’art. 79 comma terzo c.p.i. esercitato dal titolare nel corso di un giudizio volto all’accertamento della validità del brevetto (già) concesso, la riformulazione può avere ad oggetto le sole rivendicazioni e non anche la descrizione e, comunque, non può estendere la protezione conferita dal brevetto e deve rimanere entro i limiti della domanda di brevetto originariamente depositata. E ciò in quanto l’equa protezione del titolare deve sempre coniugarsi con una ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, i quali abbiano riposto affidamento sulla validità (o, meglio, sulla non validità) di un titolo per come depositato. Pertanto, nelle rivendicazioni può essere inserita solo “materia” esplicitamente evidente nella domanda come depositata e non materia solo teoricamente compatibile con i disegni di corredo e tantomeno materia non evidente dalla domanda di brevetto originaria.

Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi.  Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.

La novità deve dirsi sussistente laddove l’invenzione (definita, a norma dell’art. 52 c.p.i., dalle rivendicazioni) non sia stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. Tale valutazione, ove compiuta rispetto ad una singola rivendicazione, ha esito negativo quando tutte le caratteristiche rivendicate risultano presenti in un’anteriorità.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i. i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, che devono, a loro volta, essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni. Ne consegue che tali elementi (descrizione e disegni) sono confinati in un ruolo esclusivamente interpretativo e, come tali, non possono aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono né consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato. Ne discende che in caso di divergenza tra quanto descritto e quanto rivendicato è possibile tutelare esclusivamente quegli elementi che risultino contemporaneamente compresi sia nella descrizione che nelle rivendicazioni.

L’art. 79 c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularlo, aggiungendo elementi specificativi e non, invece, generalizzando la portata delle rivendicazioni originarie mediante l’elisione di elementi ivi previsti, con un doppio limite: la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni è esclusivamente il contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; e l’oggetto del brevetto che consiste nell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie. Viola tale limite la riformulazione che si risolva nella generalizzazione di caratteristiche originariamente più specificatamente rivendicate perché tale da apportare un quid novi non ammesso. Tale principio si giustifica con l’esigenza di tutelare i terzi, al fine di consentire a questi ultimi di identificare con sicurezza l’area massima che potrà essere coperta dal futuro brevetto fin dalla pubblicazione della relativa domanda.

La riformulazione in ogni stato e grado del giudizio ex art. 79 c.p.i., è un potere collegato al diritto sostanziale della parte da esercitarsi personalmente o mediante procuratore speciale, in quanto esulante dallo ius postulandi. Nel momento stesso in cui la parte si avvale del diritto sostanziale di riformulazione del brevetto, il giudice di qualunque grado sia (di merito e di legittimità) non può che prenderne atto, essendosi avuta una limitazione dell’oggetto della domanda mediante disposizione del diritto controverso. Non è questione di mutatio libelli, ma di disposizione del diritto sostanziale, sempre riconosciuta alla parte, purché esercitata con modalità non abusive e compatibilmente con il principio costituzionale del giusto processo, attesi gli accertamenti peritali che normalmente si rendono indispensabili per la natura tecnica della materia successivamente all’esercizio di tale diritto. La facoltà di cui all’art. 79 comma terzo CPI, che esplicitamente riconosce lo ius poenitendi sostanziale, non può essere esercitata in modo abusivo e reiterato, ma deve esserlo sempre secondo i canoni del giusto processo, anche al fine di evitare e scongiurare il più possibile un’eccessiva durata dello stesso, rendendo necessari continui ed iterativi accertamenti peritali sulle riformulazioni via via avanzate. Pertanto, la natura stessa del diritto di cui all’art 79 comma terzo implica che la domanda principale e quelle subordinate non debbano neppure essere esaminate, in quanto ormai superate dall’esercizio del suddetto potere di disposizione del diritto sostanziale sulla privativa industriale.