La titolarità di un marchio può essere validamente assunta anche da soggetti che non sono titolari di impresa e che non si propongano un’utilizzazione diretta del segno, ma che intendano appropriarsi della prerogativa di disporne, cedendolo o consentendone l’uso ad imprenditori interessati ad approfittare del valore suggestivo e pubblicitario da esso acquisito.

Nel giudizio sulla validità della cessione di brevetto industriale per vizi del consenso, va rilevato dapprima che l’atto di cessione di un brevetto non richiede la forma scritta ad substantiam, che è prevista solo per la trascrizione presso l’Ufficio centrale dei brevetti. Al riguardo, la giurisprudenza riconosce la possibilità di provare l’avvenuta cessione dei diritti patrimoniali del brevetto anche tramite presunzioni semplici. Pertanto, non ha pregio la tesi per cui il conferimento del brevetto dall’inventore a un terzo avrebbe dovuto richiedere la stipula di un atto pubblico redatto da un notaio.

L’uso della lingua inglese non può in alcun modo integrare un artifizio o un raggiro in quanto chi si appresta a sottoscrivere un contratto ben potrebbe pretendere dal proponente la versione del documento contrattuale in lingua italiana o rivolgersi ad un interprete per la traduzione del testo.

Ai fini della validità della cessione rileva anche l’eventuale manifestazione di intenti sottoscritta tra le parti precedentemente alla cessione, da cui emerga la volontà di trasferire il brevetto, ma ne sia esclusa la vincolatività delle pattuizioni in essa contenute, se il successivo comportamento delle parti abbia confermato la volontà di dare attuazione a tale regolamento negoziale.

Secondo l’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare che un determinato marchio è stato registrato in mala fede ricade sul soggetto che ne affermi, per tale motivo, la nullità ai sensi dell’art. 25, lettera b), c.p.i.

L’onere probatorio in questione può ritenersi integrato a fronte della violazione di una legittima aspettativa altrui alla registrazione di quel segno non tutelata da diverse espresse disposizioni, in particolare allorché: a) la registrazione venga effettuata nella consapevolezza del fatto che altri, avendo il merito del valore del segno (ad es. per averlo concepito), fossero in procinto di registrarlo, rilevando al riguardo, sotto il profilo probatorio, i rapporti privilegiati tra il registrante (ad es. lavoratore subordinato o agente) e il danneggiato, qualora il primo abbia approfittato delle conoscenze così acquisite; b) si tratti di segno oggetto di preuso non puramente locale da parte di terzi, la cui notorietà sia in fieri; c) la registrazione venga effettuata al solo scopo di impedire che un terzo entri nel mercato.

Ai sensi dell’articolo 52 comma 3 bis del D.lvo n. 30/2005, modificato dal D.lvo n. 131/2010, in tema di contraffazione di brevetti per invenzioni industriali posta in essere per equivalenti, il Giudice, nel determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, non deve limitarsi ad interpretare il tenore delle rivendicazioni alla luce della descrizione e dei disegni, bensì deve contemperare l’equa protezione del titolare con la ragionevole sicurezza giuridica dei terzi e, quindi, deve considerare ogni elemento che sia sostanzialmente equivalente ad uno di quelli indicato nelle rivendicazioni. Per far ciò, il Giudice può avvalersi di varie metodologie finalizzate ad accertare l’equivalenza della soluzione inventiva, come il verificare se la realizzazione contestata permetta di raggiungere il medesimo risultato finale adottando varianti prive del carattere di originalità.

L’originalità manca se le varianti sono ovvie alla luce delle conoscenze in possesso del tecnico medio del settore che si trovi ad affrontare il medesimo problema. Il Giudice non può attribuire rilievo alle intenzioni soggettive del richiedente del brevetto, sia pur ricostruite storicamente attraverso l’analisi delle attività poste in essere in sede di procedimento amministrativo diretto alla concessione del brevetto.

La Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 2977/2020), in particolare, ha fatto applicazione del principio, di elaborazione giurisprudenziale tedesca, secondo il quale sintomo della contraffazione per equivalenti è proprio l’ovvietà o non originalità della soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata, tenendo conto alle conoscenze medie del tecnico del settore.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e, dunque, non originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione, non assumendo, invece, rilievo alcuno le limitazioni volontarie delle rivendicazioni introdotte dal titolare del brevetto nel corso della procedura di brevettazione (la cosiddetta “file history”). Del resto [anche la giurisprudenza di merito (v. ad es. Trib. Milano 20 settembre 2018), facendo applicazione del criterio del c.d. triple test, ha ritenuto la contraffazione per equivalenti in un caso in cui due determinati prodotti a confronto (nella specie, farmaci), svolgevano la medesima funzione, agivano con lo stesso modus operandi e, infine, ottenevano il medesimo risultato, e ciò in quanto il trovato sospettato di interferenza suggeriva soluzioni sostitutive prive di originalità, attuative degli elementi essenziali originali e caratteristici dell’idea brevettata, e, quindi, ovvie per il tecnico del ramo. L’illecito in commento, invece, deve essere escluso quando la soluzione del problema tecnico sia raggiunta con un meccanismo che, pur determinando identiche prestazioni funzionali, operi con mezzi strutturali diversi.

In materia di competenza funzional-territoriale in applicazione dei principi generali regolatori degli istituti della domanda riconvenzionale e della connessione, stante il sopravvenuto venir meno della inderogabilità della competenza territoriale prevista dal citato art. 120 c. III CPI per effetto della caducazione dell’obbligatorietà dell’intervento del P.M, il giudice della domanda principale può conoscere, nel medesimo processo, della domanda riconvenzionale che sia connessa alla prima per l’oggetto oltre che per il titolo.

L’azione di rivendicazione di cui all’art. 118 c.p.i. si traduce in un rimedio giuridico-processuale diverso ed alternativo opposto rispetto all’azione di nullità, in quanto finalizzato non alla rimozione erga omnes del titolo, bensì all’accertamento giudiziale della titolarità in capo al soggetto che agisce. Tale azione rientra dunque nella competenza del giudice nazionale anche con riferimento al design comunitario ai sensi dell’art. 93 del medesimo Regolamento Europeo, secondo il quale, le azioni diverse da quelle di contraffazione e nullità vanno “proposte dinanzi all’autorita giudiziaria che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti il disegno o modello nazionale registrato dallo Stato stesso”.

Se, da un lato, è vero che il collegamento richiesto con la domanda principale non deve intendersi in senso restrittivo, ben potendo la domanda riconvenzionale dipendere da un titolo diverso, dall’altro, è pur vero che è, comunque, necessario (e sufficiente) che la domanda riconvenzionale sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale, in modo tale da rendere necessario ed opportuno il simultaneus processus, in ossequio ai principi di economia processuale e del giusto processo (nel caso di specie il Tribunale ha reputato che la domanda riconvenzionale del convenuto – il quale inter alia aveva chiesto accertarsi la titolarità di un marchio asseritamente utilizzato da controparte – fosse inammissibile ai sensi dell’art. 36 c.p.c., non dipendendo dallo stesso titolo azionato in giudizio dall’attrice).

Sebbene l’art. 64 CPI si propone come norma dettata espressamente per le invenzioni del lavoratore subordinato, essa ha tuttavia portata generale, suscettibile di applicazione analogica anche ai rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo.

Nei casi in cui l’attività inventiva costituisca l’oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, si deve concludere che, salvo diversa pattuizione, i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascano direttamente in capo al committente che abbia commissionato l’invenzione.

La registrazione del segno ha in sé la potenzialità del suo utilizzo a prescindere dalle motivazioni personali o riserve mentali di chi ha ottenuto la registrazione; pertanto la mancata utilizzazione dello stesso è del tutto irrilevante ai fini di causa (nel caso di specie il Tribunale non ha accolto la difesa del convenuto che, tra le altre cose, aveva affermato di non avere intenzione di fare uso del marchio asseritamente contraffacente).

Deve ritenersi la notorietà non puramente locale del marchio di fatto allorché esso, sia pure con dati di vendita più o meno significativi, al momento della domanda di registrazione del marchio in contestazione fosse distribuito in una pluralità di Regioni.

La tutela delle informazioni segrete è contenuta nell’art. 98 e 99 del c.p.i.; la fattispecie ricomprende le informazioni aziendali (incluso anche il cd. know-how) e le esperienze tecnico-commerciali ove tali informazioni siano nella loro precisa configurazione non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Il primo requisito per poter invocare la tutela del c.d. “segreto industriale” è rappresentato dal carattere di “novità” delle informazioni, da intendersi non in senso assoluto, ma in senso relativo, come informazione non facilmente accessibile o reperibile. La privativa riconosciuta dagli art. 98 e 99 c.p.i. è infatti incentrata – più che sulle informazioni “in quanto tali” – sull’investimento attuato dall’imprenditore per ottenerle e segretarle.

Colui che invoca la tutela delle informazioni segrete, inoltre, ha l’onere di allegare quali siano le informazioni o il complesso di informazioni di cui si ritiene titolare. In difetto di una descrizione sufficientemente esauriente non è infatti possibile verificare il carattere di novità e la sottoposizione a misure di segretezza.

L’art. 98, 1° comma, c.p.i. individua poi un onere di adozione di specifiche misure di protezione in capo a chi invoca la tutela. Le misure di protezione devono essere dirette verso l’interno (es. dipendenti) e verso l’esterno e vanno adeguate alla tipologia di informazioni che si intende mantenere riservate, dei soggetti che possono accedervi e del progresso tecnologico. Si può dunque trattare di misure negoziali, organizzative e/o tecnologiche.

Dal tenore letterale dell’art. 4 dell’Accordo di Madrid del 1891, come successivamente riveduto, emerge come la registrazione internazionale non dia luogo a un marchio sovranazionale, bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale; con la conseguenza che le controversie relative, tra l’altro, alla titolarità del marchio internazionale devono ritenersi sottoposte alla disciplina e alla giurisdizione del Paese designato, giurisdizione che, peraltro, è esclusiva a norma dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e ss.mm.ii., e, per quanto concerne l’Unione europea, dell’art. 24 del Regolamento n. 1215/2012 [sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto insussistente la giurisdizione dei Giudici italiani in riferimento alla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere dei marchi contesi e alla conseguente richiesta di trasferimento, essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detti marchi è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata)].

Il rinvio compiuto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non modifica i termini di costituzione rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione; con la conseguenza che è tardivo e, dunque, inammissibile, l’appello incidentale depositato meno di venti giorni prima della data originariamente stabilita per l’udienza

Le invenzioni rielaborate in costanza di rapporto di lavoro dal dipendente sono tendenzialmente attribuite, quanto al diritto patrimoniale, al datore di lavoro, che ha messo a disposizione le risorse, umane e tecniche, necessarie per svolgere l’attività inventiva.

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