Un marchio forma oggetto di un “uso effettivo” allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, e, pertanto, richiede la prova che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, avuto riguardo alle caratteristiche del mercato, alla natura di tali prodotti o servizi tutelati, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso, nonché la sua frequenza e regolarità.
Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi.
E’ necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.

Ove trovi applicazione l’art. 121 c.p.i. nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2019 l’onere di fornire la prova della mancanza di un uso idoneo ad impedire la decadenza del marchio incombente sull’attore deve essere inteso non già nel senso che debba fornirsi la concreta dimostrazione del fatto storico che nessun oggetto contraddistinto col marchio contestato sia stato prodotto o venduto in alcuna località del territorio nazionale, ma nel senso che, accertate particolari circostanze connesse alla vita del marchio, il mancato uso di questo possa essere desunto anche in via di presunzione, avuto pure riguardo alla possibilità che ha normalmente il suo titolare di contestare il valore presuntivo degli elementi dedotti dalla parte avversa.

Il motivo legittimo che può giustificare il non uso quinquennale del segno ai sensi dell’art. 24 c.p.i. consiste in un ostacolo che non deve necessariamente rendere l’uso del marchio impossibile, ma può risolversi in un elemento che ne renda irragionevole l’uso: occorre accertare caso per caso se un mutamento della strategia imprenditoriale volto al superamento dell’ostacolo in questione renda irragionevole l’uso del marchio. Tale irragionevolezza, ad esempio, può essere determinata dall’esistenza di una seria contestazione in giudizio sulla legittimità dell’uso del segno, in quanto trattasi di un rischio non ricompreso nel «normale» rischio d’impresa, sia per la vanificazione di ogni investimento o esborso nel frattempo in ipotesi effettuato per il caso di soccombenza, sia per la probabilità dell’esposizione alla contrapposte richieste di risarcimento del danno in caso di uso del marchio stesso” (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, 13/06/2011 in GADI 2012, 1, 284).

Ai fini del giudizio di novità, l’art. 32 c.p.i. con l’utilizzo del vocabolo “identico”, si limita ad esigere che il nuovo design presenti un grado di differenziazione minimo rispetto all’antecedente, percepibile dal c.d. consumatore informato. Tale giudizio di novità, secondo la ricostruzione dogmatica preferibile, consiste in un mero test oggettivo di non identità dell’aspetto di un disegno o modello rispetto alle anteriorità rilevanti.

L’accertamento del requisito dell’individualità, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, rappresenta il requisito principale di protezione nonché l’elemento centrale nel test di contraffazione. Tale accertamento adotta come parametro il c.d. utilizzatore informato il quale, alla luce dell’approccio “market oriented” del sistema – e come altresì risulta sia dai lavori preparatori al codice sia dall’opzione terminologica adottata dal legislatore – non va individuato in un teorico di design, ma in un soggetto che si avvale professionalmente del prodotto o che opera negli ambienti specializzati del settore interessato.

Il disegno o modello successivo, per non costituire contraffazione, deve possedere una reale autonomia rispetto agli elementi che conferiscono un particolare carattere individuale al modello o disegno protetto e, in virtù di tale autonomia, deve “suscitare nell’utilizzatore informato una impressione generale differente in merito all’art. 41 c.p.i., validità e contraffazione vanno trattate allo stesso modo, poiché non sarebbe equo nella valutazione di un modello distinguerlo dall’arte anteriore per mezzo di caratteristiche limitate e poi valutarne la contraffazione utilizzando caratteristiche ben più ampie.

La dicitura “PELLET” non può essere oggetto di privativa come marchio destinato a contraddistinguere prodotti che da questa parola sono descritti secondo il linguaggio comune e nel settore commerciale, essendo a tal fine priva di carattere distintivo.

Il prefisso “ECO” risulta completamente privo di capacità distintiva, avendo la funzione di descrivere una qualità del prodotto (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto privi di carattere distintivo – dichiarandoli pertanto nulli – taluni marchi recanti la dicitura “ECOPELLET” unita ad elementi grafici non dominanti).

L’associazione anche fonetica del prefisso “ECO” alla parola “PELLET” non conferisce alcun senso di novità complessiva alla dicitura letta nel suo insieme, mantenendo intatti i significati propri delle sue componenti la cui associazione non evoca nella mente del consumatore ulteriori significati completamente differenti, limitandosi a richiamare, invece, l’idea di un PELLET ECOLOGICO, sì da confermare la natura chiaramente descrittiva della parte denominativa di siffatti marchi.

L’art. 122 c.p.i. non esclude la proponibilità della mera eccezione di nullità del marchio (sulla scorta del presente principio di diritto il Tribunale ha ritenuto ammissibile, per il nostro ordinamento, l’eccezione di nullità proposta dal convenuto in contraffazione al solo fine di paralizzare la domanda avversaria e non anche allo scopo di ottenere la declaratoria di nullità del marchio asseritamente contraffatto; ciò diversamente da quanto previsto in materia di marchio comunitario dal Reg. CE 207/2009 – oramai superato per effetto del Reg. UE 1001/2017 – il cui art. 99 poneva limiti alla proponibilità delle domande di nullità in forma diversa da quella della domanda riconvenzionale).

Il marchio costituito dalle parole “Regina Margherita” riferito alla attività di ristorazione napoletana, ed in particolare alla pizzeria, viene ad avere carattere descrittivo del prodotto somministrato, la pizza, nella particolare ricetta di grandissima diffusione che riporta i colori della bandiera: rosso il pomodoro, bianca la mozzarella e verde il basilico; per l’effetto tale marchio, in riferimento alla classe 43, è un marchio che può acquisire carattere distintivo ed essere validamente registrato solo in ragione degli elementi figurativi che si aggiungono o connotano le parole in sé, mancando nella denominazione “Regina Margherita”, di per sé considerata, il carattere distintivo necessario.

Il carattere più o meno forte del segno distintivo rileva, ai fini della tutela, perché consente margini diversi di interferenza lecita agli altri segni: un segno composto da elementi fortemente distintivi, che quindi nel mercato vale a richiamare fortemente il prodotto e il produttore cui è associato, non potrà verosimilmente essere riprodotto neppure in parte senza che vi sia contraffazione, mentre un segno che connotato da un aspetto almeno parzialmente descrittivo potrà convivere nel mercato con segni oggettivamente interferenti ogni qualvolta l’interferenza riguardi gli aspetti descrittivi e non riguardi la porzione distintiva.

Al fine di dimostrare l’assunzione, da parte di un segno distintivo, di un secondary meaning non basta che l’imprenditore dimostri di avere fatto pubblicità, e utilizzato il segno, nella rete, sui social, diffondendolo vastamente, ma occorre dimostrare che l’uso del segno ha conseguito un effetto specifico, cosicché gli elementi che lo compongono, pur mantenendo il loro significato per così dire naturalistico, hanno acquisito una ulteriore valenza, richiamando nella percezione dei consumatori, il produttore o il prodotto a cui quel segno è abitualmente associato.

La concessione in licenza del marchio costituisce una forma di uso posta in essere dal titolare del diritto; si tratta infatti di una condotta positiva, a cui consegue anche un ritorno economico, e che consente che il segno sia utilizzato nel mercato.

Non vi è dubbio che il criterio della royalty corrisponda al minimo liquidabile, atteso che non include alcun aspetto sanzionatorio, imponendo, in definitiva, a chi ha improntato la propria condotta all’agire illecito, il solo prezzo di acquisto del bene (marchio) di cui ha usufruito.

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, solo quando la situazione giuridica azionata è strutturalmente comune a una pluralità di soggetti, e la decisione non può conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti questi. Al fine di determinare il ricorrere di un’ipotesi di litisconsorzio necessario [ LEGGI TUTTO ]

Il convenuto in una azione di nullità non può difendere il proprio brevetto attribuendogli contenuti che non sono presenti nelle rivendicazioni.

Presentare una data tecnologia come già brevettata mentre all’epoca era solo oggetto di domanda è condotta non conforme ai principi della correttezza professionale ed idonea a danneggiare una impresa concorrente (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto ingannevole – e dunque illegittima ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. – la condotta di parte convenuta, la quale sul proprio sito internet aveva indicato come brevettata una tecnologia che, all’epoca dei fatti, risultava appena depositata)

L’istituto della decadenza per non uso, di cui all’art. 24 c.p.i., è strettamente collegato alla funzione distintiva del marchio, che viene meno quando esso non sia sul mercato, ove non sia collegato ad alcun prodotto o servizio nella percezione dei consumatori. Qualsiasi forma di utilizzazione del marchio in funzione distintiva è astrattamente idonea ad evitare la decadenza per non uso, purché da essa possa discendere un effetto economico rilevante sotto il profilo concorrenziale, non essendo sufficiente un uso solo sporadico o simbolico teso soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio che, privando i concorrenti della possibilità di usare tale segno, rischierebbe di ostacolare la concorrenza, limitando la circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. È necessario, peraltro, ai fini del mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi, che il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe, in considerazione del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere.