Il marchio è un segno distintivo di un prodotto, che rende riconoscibile il suo produttore. Non costituisce contraffazione di marchio l’utilizzo della componente figurativa di un marchio, anche se registrato, ove esso sia utilizzato non in funzione di marchio, ma abbia finalità meramente illustrative (ferma restando l’illecito utilizzo di opere altrui).

Riprodurre l’opera altrui, utilizzandola a fini commerciali senza alcuna autorizzazione dell’autore, costituisce un plagio, ossia un atto illecito; e tanto più integra l’illecito riprodurre la stessa opera dopo aver cancellato la firma dell’autore.

Cancellare il marchio, fosse esso nominativo o figurativo e che in relazione all’opera rappresenta la firma dell’autore, integra violazione non solo del diritto di sfruttamento economico dell’opera ma anche del diritto morale, poiché significa occultarne volontariamente la paternità.

È da presumere che un distributore titolare di un marchio si informi della provenienza dei prodotti da distribuire anche con il proprio segno distintivo.

La tutela del diritto d’autore e dei segni distintivi prescinde dallo stato soggettivo di chi ha partecipato alle contraffazioni, talché è possibile inibire la reiterazione di condotte di concorso anche a chi le abbia poste in essere incolpevolmente ignorando la sussistenza di una contraffazione; ma questo vale in un giudizio di merito, al quale il concorrente inizialmente di buona fede abbia dato causa alimentando in qualche modo la controversia tra le parti (mentre potrebbe non ravvisarsi alcun interesse apprezzabile a ottenere una inibitoria nei confronti di chi abbia subito riconosciuto il diritto altrui e si sia immediatamente e definitivamente astenuto da altre condotte lesive).

Uno stato soggettivo di assoluta buona fede, da parte di chi non aveva alcun motivo per sospettare una contraffazione, o era addirittura nell’impossibilità materiale di riconoscerla, non consente di ravvisare rischi di reiterazione di condotte lesive dei diritti d’autore del ricorrente; e ciò porta a escludere, quanto meno, l’urgenza di un provvedimento cautelare che inibisca la loro commercializzazione.

Non ha ragion d’essere un ordine di pubblicazione del dispositivo sul sito web e sulle pagine social del ricorrente, che può liberamente procedervi nel rispetto della riservatezza delle parti diverse dai diretti concorrenti al plagio.

Nel rimedio della descrizione, concesso con un decreto inaudita altera parte a seguito di un ricorso cautelare volto ad assicurare la prova della contraffazione di un brevetto, il fumus bonis iuris va apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova che può essere ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito e, soltanto in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Infatti il predetto decreto potrebbe, anche sulla base dell’ulteriore sviluppo delle argomentazioni addotte dalle parti, essere successivamente confermato, posto che la finalità del procedimento, di cui agli artt. 129 e 130 c.p.i., consiste sia nell’acquisizione, da parte di soggetti diversi rispetto a quelli nei cui confronti la descrizione è disposta, di elementi di prova che non siano in sé stessi acquisibili autonomamente, sia nella necessità di preservare la prova stessa rispetto ad una situazione di fatto in via di modificazione per la sua utilizzazione nella causa di merito.

L’accertamento circa la confondibilità tra marchi e segni in conflitto non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma deve compiersi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei relativi elementi salienti grafici, visivi e fonetici, nonché di quelli concettuali o semantici, ove esistenti e deve, inoltre, fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto delle normali diligenza e avvedutezza dei consumatori e del normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato.

Nell’indagine in ordine a una contraffazione, destinata a rilevare soltanto in relazione agli elementi essenziali del marchio, l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela e in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, dovendosi ritenere inidonee a escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, ancorché rilevanti e originali, che lascino sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.
Quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi risultano, in linea di principio, maggiormente distintivi dei secondi, dacché il consumatore-tipo di riferimento, che solitamente dimostra un livello di attenzione medio rispetto ai prodotti e ai servizi in questione, opererà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citandone il nome, anziché descrivendo l’elemento figurativo del marchio.

L’eventuale qualificazione del segno distintivo come marchio debole non preclude la tutela nei confronti della contraffazione in presenza dell’adozione di mere varianti formali, in sé inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante, non potendosi, invero, limitare la tutela del marchio debole ai casi di imitazione integrale o di somiglianza prossima all’identità, cioè di sostanziale sovrapponibilità del marchio utilizzato dal concorrente a quello registrato anteriormente.

Ai fini della concessione della descrizione delle scritture contabili, il pericolo di dispersione o rimozione deve ritenersi a priori scongiurato dalla sussistenza in capo ad un imprenditore commerciale, di un obbligo legale di tenuta e conservazione, ai sensi dell’art. 2220 c.c., il quale impone la conservazione delle scritture contabili, nonché delle fatture e della corrispondenza commerciale per la durata di almeno dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

Ai fini della concessione dell’inibitoria, la natura permanente dell’illecito e la progressiva estensione della sua idoneità lesiva implicano un rapporto non già inversamente, bensì direttamente proporzionale tra l’urgenza di eliminazione del protrarsi della situazione dannosa e il decorso del tempo.

Nel rimedio della descrizione il fumus va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova –ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela.

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva, in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale, sia rimedio di natura cautelare, in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova, che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto che si assume leso.

La tutela ha ad oggetto quindi l’istruttoria, cioè l’acquisizione di elementi che serviranno poi per decidere sulla ragione o sul torto.

Il procedimento cui dà origine la richiesta di descrizione si diversifica da tutti gli altri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale. Viene infatti in rilievo, nel caso della descrizione, il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente.

La descrizione costituisce strumento avente natura cautelare solo in senso lato, in quanto è funzionale non alla tutela diretta del diritto della parte richiedente, ma alla tutela del suo diritto alla prova da esercitare in un successivo processo.

Poiché lo strumento non comporta la sottrazione alla controparte di disponibilità della sua sfera giuridica, comportando solo acquisizione di informazioni, che vengono trattate sotto controllo giudiziale, e che soprattutto saranno trattate nel merito, è evidente che il requisito del fumus boni iuris, destinato a più approfondita trattazione nel merito, può arrestarsi, ai fini della descrizione, alla verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione, alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte.

Quanto al periculum in mora, anche questo aspetto deve muovere dalla considerazione della funzionalità della misura alla tutela giudiziale del diritto, la quale può essere sempre attivata entro i termini di validità della privativa e/o di prescrizione del diritto al risarcimento.

L’aspetto relativo al tempo della domanda di descrizione va apprezzato in ragione del tempo entro il quale la parte interessata può fare valere il suo diritto sostanziale, e non del tempo coerente con la urgenza di un provvedimento di tutela del diritto anteriore al processo, non costituendo la descrizione un mezzo per reagire direttamente in corpore vivo all’altrui illecito, ma solo per procedere a domanda giudiziale. Sarà eventualmente il giudice del merito a valutare se quanto acquisito, che parte attrice volesse utilizzare come prova dei propri assunti, possa esserlo, e integralmente, a tale fine valutando eventualmente anche il profilo dell’eccedenza delle acquisizioni rispetto al provvedimento.

L’acquisizione massiva è spesso lo strumento obbligato in caso di grandi moli di dati, e che all’eccedenza può ovviarsi con una opportuna preselezione ed espunzione in sede di desecretazione, operata in ragione del perimetro indicato dal decreto.

L’istanza di descrizione non può essere accolta per quanto occorrente a determinare i volumi di affari aspetto questo rilevante per la determinazione del danno: tale aspetto solitamente non necessita la cristallizzazione anticipata del materiale probatorio.

L’istanza cautelare aggiuntiva (inibitoria con penale) proposta per la prima volta all’udienza, si pone come domanda cautelare nuova e inammissibile: nonostante l’assenza di preclusioni nel procedimento cautelare, il principio per cui la domanda determina il perimetro del procedimento non può essere travalicato.

La disinstallazione di un software durante l’esecuzione delle operazioni di descrizione ex art. 129 c.p.i. costituisce conferma della consapevolezza del resistente della mancanza di licenza d’uso relativa al software e, quindi, del carattere abusivo dell’utilizzazione di questo.

In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che sussiste in re ipsa, salva la prova contraria, incombendo al danneggiato solo la dimostrazione della sua estensione.

In tema di diritto d’autore, ai sensi dell’art. 158 comma 2 l.d.a. il danno patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di esclusiva può essere liquidato in via forfettaria sulla base del cd. prezzo del consenso, che, in virtù dell’impiego dell’espressione “quanto meno”, rappresenta la soglia minima risarcitoria.

Ai sensi dell’art. 161 l.d.a. il procedimento per descrizione è espressamente ammesso anche in materia di diritto d’autore.

La tutela autoriale attribuita al software non riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma concerne solo la veste formale delle istruzioni codificate, di regola incorporate nel codice sorgente. E’ infatti perfettamente ammissibile che vi sia una pluralità di programmi che assicurano lo svolgimento delle medesime attività anche attraverso strumenti identici o molto simili, purché siano scritti in maniera diversa.

Tuttavia, ciò non esclude che una tutela possa essere assicurata anche ad espressioni testuali che non siano contenute nel codice sorgente, purché siano espresse in una forma che rappresenta il frutto della creatività dell’autore (nella specie tuttavia il Giudice ha ritenuto di non avere elementi per affermare che le macro realizzate dal ricorrente siano codificate con una veste formale che rappresenti l’espressione personale dell’utente).

Le macro registrate dall’utente in un programma per elaboratore non possono essere qualificate come banche dati tutelabili ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 9 l.d.a., poiché dalla definizione normativa fornita dall’art. 2, così come dalla nozione comune, emerge come la banca dati si caratterizzi per sua idoneità a rendere accessibili (e quindi consultabili) le informazioni in essa contenute, laddove nel software le istruzioni operative non sono destinate alla consultazione da parte dell’utente, bensì alla esecuzione da parte della macchina.

Ai sensi della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il carattere creativo viene normalmente interpretato dalla giurisprudenza come un apporto personale, anche se molto modesto, dell’autore sull’opera, la quale in pratica non deve sostanziarsi in un’imitazione pedissequa dell’opera altrui.

Quanto al valore artistico, si dovrà fare riferimento a parametri il più possibile oggettivi e alla percezione che dell’opera del design si è affermata negli ambienti culturali in senso lato, essendo i soli criteri di tipo soggettivo, volti a valorizzare la maggiore originalità delle forme rispetto a quelli riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato o la capacità di suscitare emozioni, insoddisfacenti per il rischio di sfociare in un soggettivismo arbitrario ancorato al gusto personale, estetico, alla sensibilità artistica e alla cultura di chi effettua la valutazione.

In particolare, costituiscono indizi dell’obiettiva artisticità dell’opera riconoscimenti collettivi tributati alla stessa da ambienti culturali non prossimi ai soggetti che producono o commercializzano il prodotto, che abbiano individuato in esso capacità rappresentative, comunicative ed evocative che vanno al di là della semplice gradevolezza delle sue linee.

L’attestazione del riconoscimento espresso dalle istituzioni culturali è deducibile da mostre, esposizioni, recensioni di esperti.

Inoltre, anche la circostanza che un’opera di design divenga oggetto di vendita nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale e l’attribuzione di un prezzo elevato, superiore al mero valore commerciale, costituiscono ulteriori indici rilevanti.