Ai fini della valutazione del rischio di confusione, la comparazione dei marchi deve essere effettuata tenendo conto dell’impressione complessiva prodotta in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti presenti nei segni in comparazione. Tale valutazione va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del tipo di clientela cui il prodotto è in concreto destinato. Il livello di attenzione muta in funzione della categoria di beni o servizi sui quali il marchio è apposto, innalzandosi per i prodotti duraturi o per i prodotti di lusso, mentre il consumatore porrà una minore attenzione per i beni di consumo. Peraltro, il consumatore ha una visione d’insieme del marchio e solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi; di regola, il confronto viene eseguito a distanza di tempo e spazio e viene effettuato tra il segno che il consumatore guarda ed il ricordo mnemonico dell’altro, con una immagine dunque “imperfetta” del segno. La valutazione va dunque condotta in riferimento all’impressione di insieme che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e sincronico. Inoltre, nel giudizio di comparazione occorre tenere conto in concreto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie; rileva, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei segni designati. In aggiunta, quanto più è affollato il settore merceologico di riferimento, tanto più potrà essere ritenuta rilevante anche la variazione di un elemento di carattere puramente secondario, sicché va accordata tutela in funzione di una novità e individualità da riconoscersi ai marchi che presentano differenziazioni anche lievi rispetto alle anteriorità.

La parte che intenda tutelare una privativa non titolata in giudizio deve dare contezza e prova di tutti i suoi presupposti, così come previsti dall’art. 98 D.Lgs. n. 30/2005, ovvero che dette informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme e nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; che abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, dovendosi intendere per misure ragionevolmente adeguate quelle che impediscano che coloro che detengono le informazioni le portino a conoscenza di terzi o che impediscano ai terzi di accedervi direttamente.

I Tribunali di uno Stato membro, compresi i Tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE anche in difetto di registrazione, le misure cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, cosicché la tutela cautelare può essere riconosciuta anche sulla scorta della mera domanda di registrazione, purché ne ricorrano i presupposti secondo disciplina comunitaria, tenuto conto che il difetto di registrazione, esclude soltanto che l’affermata privativa possa considerarsi sorretta da presunzione di validità, secondo il dettato dell’art. 127 comma 1 del citato Reg. UE n. 1001/2017.

Nella valutazione del carattere distintivo che la forma del prodotto deve avere o acquisire al fine di valere in sé come marchio, è bene chiarire la necessità di non incorrere in un equivoco, posto che il carattere distintivo della forma non deve differenziare il prodotto dagli altri, in una sorta di considerazione del carattere individuale proprio dei modelli, ma deve differenziarsi dal prodotto in modo idoneo a mandare un messaggio ulteriore rispetto alle qualità del prodotto medesimo, cosicché l’eventuale successo riscontrato sul mercato dal prodotto, idoneo di per sé ad attribuire alle sue fattezze valore individuale, può essere eventualmente valutato come causa efficiente dell’assunzione del carattere distintivo della forma medesima, forma cioè atta ad assumere il significato di marchio.

Nell’ambito della valutazione del fumus boni iuris utile per l’emanazione di un provvedimento di descrizione, il diritto di cui deve riscontrarsi la verosimile fondatezza  non è tanto quello sostanziale oggetto della domanda di merito, quanto quello processuale alla acquisizione della prova richiesta. Tale “diritto alla prova”, tuttavia, non può derivare sic et simpliciter dalla utilità della prova stessa in relazione alla domanda prospettata e non può prescindere dalla verosimiglianza dell’esistenza di un diritto industriale (e non di altro, come il diritto alla lealtà concorrenziale, di per sé considerato).

Ai fini della tutela dei segreti commerciali ex art. 98 c.p.i., vengono in rilievo il presupposto della segretezza delle informazioni tecniche e commerciali – che devono essere conosciute dal solo imprenditore che chiede tutela, non da altri – e quello della loro secretazione, consistente nella adozione di misure atte a impedirne la divulgazione (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto insufficiente la dicitura “Divulgazione e riproduzione vietata senza nostra autorizzazione scritta” inserita nei cartigli apposti sui disegni tecnici della ricorrente).

Nel quadro del procedimento per descrizione ex artt. 129 e ss. c.p.i., il fumus boni iuris va apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova – ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito – e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela. Tale fumus che ha dunque funzione esclusivamente probatoria è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda.

[In tema di brevetto di procedimento, il fumus può ritenersi provato anche se il ricorso per descrizione risulti obiettivamente necessario per accertare il procedimento effettivamente adottato dal presunto contraffattore.]

La misura della descrizione è finalizzata alla acquisizione e conservazione della prova della contraffazione ovvero della misura ed entità del fenomeno contraffattivo da utilizzarsi nel giudizio di merito risarcitorio e che è in tale ottica, diversa rispetto alle altre misure cautelari industrialistiche.
Sotto il profilo del fumus è sufficiente che vengano forniti indizi relativi alla titolarità della privativa in capo a chi agisce, e quanto alla contraffazione, che vi siano elementi tali da far escludere la mera esploratività della richiesta di descrizione fondando essi il “sospetto” della violazione ed elementi tali da far ritenere che gli elementi probatori, che si intendono acquisire e preservare con la misura della descrizione, siano pertinenti in relazione al giudizio di merito. Anche il periculum va rapportato alla indicata finalità di acquisire / salvaguardare la prova, avuto riguardo al fatto che tale prova si trovi nella sfera di disponibilità di un altro soggetto.

Il criterio valutativo da seguire ai fini della decisione sulla conferma o revoca della descrizione disposta inaudita altera parte verte unicamente sull’accertamento della sussistenza del fumus e del periculum. Il fumus boni iuris deve essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova e, soltanto in via indiretta e in misura attenuata, in relazione al diritto sostanziale di cui si invoca la tutela e, dunque, con riferimento alla verosimile fondatezza della domanda preannunciata.

Onde ricevere la tutela di cui agli artt. 98-99 c.p.i., le informazioni tecniche e commerciali devono rispondere cumulativamente ai requisiti:
a) della “segretezza”: deve, cioè, trattarsi di informazioni che, singolarmente, o nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore, ossia siano tali da non potere essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli, e la cui acquisizione da parte del concorrente richieda, perciò, sforzi o investimenti;
b) del “valore economico”, nel senso non già e non soltanto del possesso, da parte di esse, di un valore di mercato intrinseco, quanto piuttosto della derivazione, dal relativo utilizzo, di un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
c) della “secretazione”, necessario essendo che tali informazioni siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure – organizzative, tecniche e giuridiche – da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete e, in particolare, idonee a impedire la divulgazione delle stesse informazioni a terzi.

Chi invoca l’art. 98 c.p.i. ha l’onere, trattandosi di diritto non titolato, di allegare e provare la ricorrenza in concreto di tutti i presupposti richiesti dalla norma, nonché di indicare e descrivere dettagliatamente le informazioni segrete per le quali invoca tutela, non potendosi accordare la tutela del c.p.i. in difetto di un’allegazione specifica dei dati che sarebbero oggetto di secretazione: ciò in quanto, in difetto di tale specifica individuazione, il convenuto non sarebbe posto nelle condizioni di svolgere le sue difese e il giudice non avrebbe la possibilità di valutare la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalle norme richiamate.

Le informazioni aziendali, i processi produttivi e le esperienze tecnico-industriali e commerciali, ove non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come segreti industriali, possono comunque essere tutelate contro la relativa sottrazione e il relativo impiego in abuso del diritto alla concorrenza, purché:
– si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non secretati, superanti la capacità mnemonica ed esulanti dall’ordinario bagaglio esperienziale di un singolo individuo al punto da configurare una banca dati idonea a fornire un vantaggio competitivo al concorrente che ne acquisisca la disponibilità, nonché connotati dal carattere della riservatezza nell’ambito dell’attività aziendale in cui sono impiegate e, come tali, insuscettibili di divulgazione e di utilizzazione al di fuori del contesto aziendale, ancorché sprovviste dei summenzionati requisiti di protezione di cui all’art. 98 CPI;
– sia provato l’utilizzo, nell’esercizio di impresa in concorrenza, di mezzi non conformi al principio di correttezza professionale;
– tale condotta sia potenzialmente foriera di danni concorrenziali, potenziali o attuali.

L’azione di contraffazione esula dai poteri attribuiti al Custode il quale è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l’amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ad atti da lui posti in essere o attinenti a fatti verificatisi in pendenza della custodia.

Il sequestro concesso ex art. 129 c.p.i. e il sequestro penale già in essere sulla stessa merce presentano diversi presupposti e finalità: la misura reale disposta in sede penale è destinata, in caso di condanna, a sfociare nella confisca a beneficio dell’erario e non nella soddisfazione dei creditori. A fronte delle pretese di terzi già rappresentate in sede penale sulla stessa merce, la richiesta di sequestro ‘industriale’ da parte del Fallimento appare sorretta dal distinto ed autonomo interesse a pignorare automaticamente quei beni all’esito dell’eventuale condanna, ove anche dovesse per qualsiasi ragione cadere il vincolo appostovi in sede penale.

Deve rilevarsi la competenza a decidere sulla controversia del Tribunale delle Imprese avendo la domanda ad oggetto l’allegata illegittimità del provvedimento di descrizione e ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’art. 3 Dlgs 168/2003. [ LEGGI TUTTO ]