Il rischio di confusione si fonda sulla valutazione di due elementi: il cd. giudizio di confondibilità dei segni identici o simili e la valutazione di identità/affinità dei prodotti o servizi a cui i segni si riferiscono. Inoltre, poiché l’intensità della tutela del marchio varia in funzione del maggiore o minore grado di capacità distintiva di cui esso è dotato, risulta di fondamentale importanza, ai fini della valutazione della somiglianza, stabilire se il marchio in questione abbia le caratteristiche di un marchio “debole” o di un marchio “forte”. In estrema sintesi, si definiscono “deboli” quei marchi che, pure essendo validi, sono espressivi, ovvero descrittivi del prodotto o del sevizio contraddistinto, delle sue qualità o delle sue funzioni; si definiscono, invece, “forti” quei marchi privi di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui è maggiore la capacità distintiva o che abbiano comunque acquistato tale forza distintiva attraverso l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione. [ Nel caso di specie non è possibile affermare che le espressioni “già”, “ex voce di”, “ex”, riportate sui manifesti pubblicitari prodotti in giudizio siano confondibili con il marchio registrato e dunque idonee ad ingenerare confusione nel pubblico dei possibili fruitori degli spettacoli musicali, ai quali, osservando i predetti manifesti, risulta ben chiaro di trovarsi di fronte ad una performance del solo convenuto e non (anche) del gruppo musicale “I Cugini di Campagna”.]

La condotta dell’agente che, invece di tutelare gli interessi della preponente, promuove prodotti di imprese concorrenti e pone in essere accorgimenti idonei a rendere efficace il mercato alternativo dei concorrenti, rileva non solo quale violazione dei doveri di fedeltà dell’agente, ma anche ai fini dell’integrazione degli estremi della concorrenza sleale dovendosi qualificare come scorretta la condotta dell’agente che distribuisce lo stesso tipo di prodotti in concorrenza con il suo preponente, sfruttando i contatti con la sua clientela e utilizzando mezzi scorretti.

La legittimazione attiva per la tutela del marchio registrato ex art. 20 c.p.i. spetta esclusivamente al titolare del marchio, apparendo irrilevante sul piano del diritto – se non in alcun modo provata – l’autodefinizione in termini di “ex titolare di fatto del marchio” o anche di “autore morale dell’immagine riportata nel marchio”.

La circostanza che l’insegna, e più in generale l’immagine in essa riprodotta, raffiguri un avo di un soggetto non esclude la possibilità che quella immagine possa essere inserita nei segni distintivi aziendali e quindi possa essere legittimamente utilizzata da altri soggetti, acquirenti dei predetti segni.

E’ principio noto e consolidato, in coerenza con la funzione intrinseca del segno, che l’apprezzamento sulla confondibilità fra i segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via generale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti, grafici, visivi e fonetici dei marchi interessati, e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti, e quindi della notorietà del marchio e del grado di somiglianza tra i prodotti, nonché della normale avvedutezza dei consumatori cui i prodotti o servizi sono destinati.

L’uso del patronimico consentito nella ditta, in quanto giustificato per il principio di verità, deve avvenire nell’osservanza dei principi di correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, e non in contrasto con la disciplina delle privative.

Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.

Il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti (siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all’art. 2598 c.c. ovvero di uno specifico patto negoziale) non può mai ritenersi in re ipsa bensì, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria (cfr. Cass. n. 7306/2009 e, più recentemente, Cass. n. 25921/2015).

Da ciò consegue la necessità della prova quantomeno presuntiva sia dell’eventus damni che delle sue conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali e non), dedotte in causa, nella sfera giuridica del preteso danneggiato.

Costituisce imitazione servile confusoria la ripresa delle caratteristiche estetiche del prodotto dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee a ricollegarlo a una determinata impresa), in modo da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto imitante provenga dalla stessa fonte produttiva di quello imitato; va esclusa, invece, l’imitazione servile quando la ripetizione dei connotati formali si limiti a quei profili conseguenti alle caratteristiche funzionali e necessitate del prodotto, in quanto il divieto di imitazione servile attiene ai caratteri non essenziali, non funzionali, capricciosi o arbitrari e per tale motivo individualizzanti, con conseguente onere di differenziazione da parte del concorrente.

La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usate da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori; la tutela prestata dalla previsione di cui all’art. 2598 c.c. ha infatti lo scopo di offrire una protezione all’uso corretto degli strumenti concorrenziali, considerati un valore-strumento per il benessere sociale, e non già di rendere possibile la creazione di monopoli o cartelli d’imprese, in grado di escludere dal mercato qualsiasi concorrente che intenda competere con il marchio noto.

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la concorrenza sleale, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinare il discredito, richiede un’effettiva divulgazione ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti cioè ad un pubblico indifferenziato, e non è pertanto configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di separati e limitati colloqui. [Nel caso specifico, non è ravvisabile la fattispecie della denigrazione (art. 2598 n. 2 c.c. ) poiché le comunicazioni in contestazione non hanno avuto come destinatari una collettività indistinta di soggetti, operanti sul mercato di riferimento al quale sono destinati i prodotti di parte attrice, ma soggetti specifici.]

L’art. 120 comma 1 c.p.i. prevede la sospensione del giudizio in attesa della decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma non impone alcuna sospensione in caso di proposizione di ricorso in Cassazione avverso la decisione della Commissione dei ricorsi (in applicazione del presente principio il Tribunale ha ritenuto di non dover sospendere la causa, pur essendo pendente in Cassazione il giudizio di impugnazione della decisione della Commissione di cui all’art. 135 c.p.i., la quale, confermando l’orientamento già mostrato dall’U.I.B.M. in sede di opposizione ex artt. 176 e ss. c.p.i., aveva negato la registrazione di taluni dei marchi per cui è causa).

E’ tenuto a risarcire il danno provocato il soggetto che ha fatto valere, con condotta qualificabile come colposa, diritti derivanti dalla registrazione di un marchio che in realtà non aveva usato e che è stato pertanto oggetto di pronuncia di decadenza, nonché diritti derivanti da domande di registrazione che sono state respinte dall’UIBM, insistendo nelle proprie pretese anche dopo la decisione dell’UIBM e dopo la decisione della Commissione dei ricorsi.

Con riferimento alla concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, va condiviso il principio per cui la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c., cioè a dire che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno o del brevetto. In buona sostanza, dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno o del brevetto, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito, prima che la natura (reale o personale dell’azione) o i presupposti (il rapporto di concorrenza, l’idoneità dannosa, l’elemento psicologico) o le sanzioni previste dalle due tutele. [Nella fattispecie, pertanto, l’illecito concorrenziale è assorbito dalla contraffazione del marchio, per l’identità della condotta e la mancata allegazione di una connotazione confusoria ulteriore rispetto all’uso di segno uguale o simile. In definitiva, va affermato che la vendita on-line da parte della convenuta di kit di adesivi recanti i marchi registrati dell’attrice integra esclusivamente contraffazione ai sensi dell’art. 20 lett. a) (segno identico per prodotto identico) e lett. c) (segno identico per prodotti anche non affine, essendo il marchio rinomato) CPI.]