Lo svolgimento della medesima attività commerciale tra convenuta e attore sgombera il campo da una eventuale limitazione della tutela connessa all’utilizzo di un termine che abbia in sé un significato comune riespandendo in toto la sfera di tutela garantita dall’ordinamento laddove il pericolo di confusione sia indotto ed agevolato dallo svolgimento di una medesima attività imprenditoriale in ciò realizzando proprio quello che la legge vuole tutelare: il pericolo che il consumatore sia tratto in inganno rispetto a quello che pensa di acquistare e, come altra faccia della medaglia, il pericolo che un imprenditore svii o si appropri illecitamente della clientela che costituisce patrimonio di altro imprenditore.

I cosiddetti “marchi deboli” sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto, per non essere andata la fantasia che li ha concepiti oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, tuttavia, può essere valido, benché “debole”, per l’esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva e la sua “debolezza” non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, atteso che sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte, in ciò differenziandosi rispetto al marchio cd. forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n, 168, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dall’art. 2 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv. nella legge 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale nella quale la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative oppure di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all’accertamento dell’illecito concorrenziale.

La concorrenza sleale parassitaria richiede una prova diversa rispetto a quella di imitazione servile del prodotto del concorrente. Occorre infatti la dimostrazione di un’attività sistematica e complessa, realizzata nel corso del tempo, sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti sia attraverso una serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine, in relazione ad una pluralità di idee ed iniziative originali della concorrente.

L’illecito della concorrenza sleale sotto il profilo dell’imitazione servile si verifica nel caso in cui l’imprenditore imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo (così da ricollegare il prodotto ad una determinata impresa), indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente.

La concorrenza per appropriazione di pregi non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori.

Ove per comportamento parassitario si intenda l’utilizzo di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa o quelle relative ai rapporti con i clienti di un altro imprenditore acquisite nel corso della attività svolta in collaborazione con lo stesso, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598, n. 3, c.c., va riconosciuta solo ove si tratti di notizie per loro natura riservate non essendo destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti e collaboratori.

Lo sfruttamento del bagaglio di conoscenze professionali acquisito nel corso di una precedente collaborazione non costituisce di per sé illecito concorrenziale, a condizione che non venga accompagnato da attività confusorie o denigratorie e in assenza di un patto di non sfruttamento delle conoscenze acquisite; il semplice utilizzo delle conoscenze professionali non integra neppure una situazione di parassitismo, consistente nella continua e sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali della concorrente, quale mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui.

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.

La residuale fattispecie illecita prevista all’art. 2598, n. 3, c.c. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia rispetto alle attività di slealtà concorrenziale tipizzate ai nn. 1 e 2 della predetta disposizione normativa, con la conseguenza che al fine di configurare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. è necessario che l’attività anticoncorrenziale denunciata presenti un quid pluris rispetto alle altre due fattispecie. Così in relazione all’attività illecita indicata al n. 1, in difetto di allegazioni caratterizzanti, in fatto, la pretesa violazione dei principi di correttezza professionale ulteriori e diversi rispetto al censurato utilizzo del patronimico con effetti confusori, va senz’altro esclusa la sussistenza dell’illecito previsto dall’art. 2598, n. 3, c.c.

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La valutazione comparativa tra fatturato perso dal titolare del diritto di proprietà industriale e fatturato conseguito dal contraffattore presuppone una complessa analisi, che tenga conto di tutta una serie di fattori, quali l’espansione o la contrazione naturale del mercato, il variare del relativo perimetro, i differenti prezzi di vendita e i relativi effetti sulle quantità vendute, nonché l’esistenza sul mercato di prodotti che siano lecitamente e ragionevolmente (anche se non “perfettamente”) sostitutivi di quelli del danneggiato, cosicché solo in assenza di prodotti sostitutivi è ragionevole concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l’effetto di un’illecita sottrazione di vendite in capo al proprietario del diritto, mentre, qualora nel settore fosse presente un fenomeno di concorrenza, la diminuzione delle vendite del titolare del diritto sarebbe la conseguenza congiunta sia della distrazione operata dal contraffattore, sia di una legittima attività concorrenziale svolta da terzi.

I criteri generali di determinazione del danno enunciati dall’art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; 3) al criterio della giusta royalty, riconosciuto quest’ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri.

La ricostruzione ermeneutica dell’art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta, da parte del danneggiato, tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa; b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile.

La pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale dà luogo ad una presunzione di colpa a carico del contraffattore.

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall’art. 2598 c.c. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. [ Nel caso di specie, ciò che non consente di ravvisare un atto di concorrenza è l’assenza di qualsivoglia rapporto, attuale o potenziale, di concorrenzialità tra il ricorrente e l’agriturismo di titolarità del convenuto, stante la assoluta distanza tra i settori merceologici in cui operano gli stessi.]