Contraffazione del marchio: giurisdizione, capacità distintiva e periculum in mora

Qualora il titolare di un marchio provi che nel territorio italiano si stiano compiendo degli atti di contraffazione, sussiste la giurisdizione del giudice italiano adito in sede cautelare, risultando irrilevante che parte reclamata non abbia, sul territorio nazionale, sedi o stabilimenti presso i quali possa essere eseguito il provvedimento cautelare di sequestro o che non abbia intrattenuto rapporti contrattuali diretti con il rivenditore finale. La capacità distintiva di un segno, intesa come idoneità a contraddistinguere un prodotto da un altro e rilevarne l’origine imprenditoriale prescinde dalla volontà di chi lo adotta o dalle sue intenzioni, ben potendo un marchio inizialmente nullo per carenza di capacità distintiva, acquisire tale requisito per effetto dell’uso che ne sia stato fatto e delle percezioni che di esso hanno i consumatori Qualora il marchio sia costituito da più elementi, la sua valutazione deve concernere, in primis, il suo insieme, cioè l’impressione complessiva che suscita. Successivamente, individuati quali siano gli elementi costituenti la componente distintiva del marchio,  si deve esaminare se tali elementi contrastino o meno con la componete distintiva di un marchio anteriore. Ai fini dell’esclusione della contraffazione è irrilevante che tra i due marchi sussista una differenza grafica, allorquando in sede di registrazione del marchio anteriore non siano state effettuate particolari rivendicazioni grafiche. Parimenti irrilevante è l’esistenza di una diversità fonetica, qualora non sia stato provato alcunchè in merito all’autonoma rilevanza della componente fonetica. Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, è irrilevante l’ampiezza del lasso temporale intercorso tra il momento della conoscenza degli atti di contraffazione e il momento in cui si agisce in sede cautelare, soprattutto nel caso in cui, non solo, è incontestata la persistenza della suddetta condotta lesiva, ma anche non vi sia alcuna manifestazione di volontà di cessare detta condotta.