Contraffazione di brevetto per equivalenti e applicazione del principio del “file history estoppel”

L’ambito di protezione del brevetto non si limita a quanto letteralmente rivendicato, ma abbraccia ciò che riproduce il contenuto essenziale dell’invenzione e quindi comprende anche elementi equivalenti rispetto a quelli rivendicati. Pertanto, per valutare se vi sia contraffazione per equivalenti, va in primo luogo individuato il contenuto essenziale dell’invenzione. Per l’individuazione del contenuto essenziale del brevetto si deve tenere conto delle limitazioni apportate all’originario testo brevettuale a seguito delle procedure di opposizione davanti all’EPO. Allorché l’inventore del brevetto abbia limitato il brevetto, introducendo una caratteristica specifica durante la fase di opposizione, l’esclusione volontaria di tale caratteristica dalla rivendicazione impedisce di recuperare quella soluzione alla tutela brevettuale avvalendosi della dottrina degli equivalenti, altrimenti restando violato l’affidamento dei terzi in buona fede circa la portata oggettiva del brevetto. Infatti, il brevetto deve essere interpretato alla luce della c.d. dottrina dell’estoppel, istituto di common law secondo cui ad una parte in causa è vietato prendere vantaggio da dichiarazioni contraddittorie che abbiano creato aspettative verso altri soggetti ed, in particolare, del principio della “file history estoppel”, secondo il quale le ragioni addotte nel corso dell’esame brevettuale, per indicare la validità del brevetto, sono fortemente considerate nel corso di una successiva causa di contraffazione. Nell’interpretare l’estensione della tutela brevettuale il Giudice deve bilanciare l’equa protezione del titolare del brevetto con la tutela dell’affidamento e la certezza dei terzi. In tale indagine il volontario inserimento, nell’ambito del procedimento per il rilascio del brevetto, di caratteristiche volte a delimitare la tutela brevettuale, al fine di assicurarsi il rilascio del brevetto, assume di regola un rilievo del tutto secondario e, comunque, è irrilevante se determinato dalla necessità di superare un’obiezione solo formale in quella sede sollevata, in quanto non attinente ai requisiti di validità sostanziale del brevetto. Per converso, la limitazione acquista rilevanza qualora la caratteristica non sia stata inserita per pura formalità, bensì perché necessaria per superare le anteriorità invalidanti ed indispensabile perché l’ufficio, nella procedura di opposizione, ritenesse sussistere l’originalità rispetto alle anteriorità comprese nello stato della tecnica. Ne consegue che ciò che è stato escluso dalla tutela non può essere recuperato a posteriori attraverso la dottrina degli equivalenti, con conseguente illegittima estensione della protezione brevettuale.