Contraffazione per imitazione servile: competenza territoriale, elementi costitutivi ed onere probatorio. I c.d. “marchi di insieme”. L’esclusiva su un segno distintivo. Nozione ed effetti della concorrenza parassitaria

La competenza territoriale si radica anche in relazione al luogo ove i fatti di contraffazione sono stati commessi, quindi ove è avvenuta la commercializzazione del prodotto contestato, dovendosi, secondo l’interpretazione prevalente, convenire in giudizio il rivenditore, quale partecipante alla catena contraffattoria (il che consente poi di invocare il cumulo soggettivo di cui all’art. 33 c.p.c. nei confronti del soggetto cui si imputa la condotta principale), salva la valutazione nel merito dell’elemento soggettivo della colpa.

In materia di contraffazione per imitazione servile, l’onere probatorio incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell’attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto.

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall’art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa.
L’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa.

La protezione concorrenziale, riguardando gli elementi esterni ed appariscenti, si estende, oltre che alla forma del prodotto in sè, anche alla sua confezione, nella sua funzione distintiva di collegamento dei prodotti (ivi contenuti) ad una determinata impresa.

Il mero riferimento ad un’impostazione stilistica sul piano grafico – minimalismo, semplicità, eleganza ecc. – non può impedire la ripresa da parte di terzi concorrenti di una concezione stilistica che muova dai medesimi presupposti formali: di conseguenza non pare possibile di per sé individuare un profilo contraffattorio o di agganciamento ove tale condotta – al di là dell’adozione di un’analoga impostazione stilistica generale – non si estenda alla ripresa degli specifici elementi che nel loro complesso compongono l’aspetto della confezione del prodotto anteriore.

La scorrettezza concorrenziale di condotte che, pur consistendo in atti in sè leciti ove singolarmente considerati, se riguardate nel loro complesso possono risultare contrarie ai principi della correttezza, in quanto finalizzate ad approfittare parassitariamente degli sforzi di accreditamento commerciale del concorrente. L’imitazione di quasi tutto quello che fa un concorrente, specie se “sincronica”, cioè attuata in un unico momento, pressochè in contemporanea, anche ove non produca effetti confusori sull’origine imprenditoriale dei beni, consente all’imitatore di approfittare, senza alcuno sforzo di studio di marketing e costo di pubblicità, delle onerose attività compiute dall’ imitato per conquistare una fetta di mercato ai propri prodotti.

La nozione di “marchi di insieme” implica che i vari elementi che li compongono, singolarmente considerati mancano di distintività ed è soltanto la combinazione a cui danno vita, ovvero appunto il loro insieme, che può avere, per come viene percepito dal mercato, un valore distintivo, più o meno accentuato.

Il necessario equilibrio tra i diritti conferiti dalla privativa ed il generale principio della libertà di concorrenza (presidiato anche nella nostra Costituzione dall’art. 41) impone all’interprete di impedire che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che debbono rimanere patrimonio comune, che possa trasformare l’esclusiva sul segno, in monopolio su modalità di commercializzazione o su tendenze estetiche del confezionamento.