Giudizio di nullità del marchio ed azione di contraffazione

La corrispondenza nel contenuto sostanziale tra le regole in materia di efficacia invalidante dei marchi anteriori, ai fini del giudizio di novità, e quelle in materia di ambito di protezione degli stessi ai fini del giudizio di contraffazione impone di considerare pure la naturale espansività dell’impresa titolare del segno precedentemente registrato il cui apprezzamento non può aver luogo con giudizio ex post, dovendo verificarsi se la potenzialità normale di espansione del primo titolare possa risultare pregiudicata dal segno successivo, per la potenziale confusione indotta sul mercato in ordine all’origine dei servizi contrassegnati.

Esistono vari livelli di rinomanza, che va dai segni noti alla generalità della popolazione a quelli solo largamente accreditati presso un segmento del pubblico dei consumatori, cui si accompagnano diverse estensioni della tutela, al di là dell’ ambito merceologico e del rischio di confusione in senso stretto (dovendo ritenersi sufficiente un ingiustificato agganciamento, che consenta di collocarsi sul mercato sfruttando le valenze evocative del segno rinomato). Il diverso livello di rinomanza incide però sull’onere della prova, ben potendo, in caso di segni notori, farsi ricorso anche alle nozioni di comune esperienza, mentre risulta necessario, a livelli più bassi di conoscenza del pubblico, fornire una prova più compiuta, attraverso indagini di mercato o dimostrando l’ entità della promozione pubblicitaria e la penetrazione della stessa.

I presupposti di operatività della convalida ex art. 28 CPI sono di estrema complessità, imponendo al titolare del secondo segno –cui spetta il relativo onere- la prova degli elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali la conoscenza in capo al titolare della registrazione precedente dell’ abuso e la conseguente sopportazione, per più di cinque anni, dello stesso.
La semplice registrazione del segno posteriore non fa presumere tale conoscenza acquiescente, essendo al contrario l’ esistenza di un precedente marchio registrato ad incidere sull’elemento soggettivo del secondo registrante, particolarmente ove l’ uso del primo segno gli abbia già conferito buona conoscenza sul mercato.
Presupposto del requisito è quindi innanzitutto l’uso effettivo del segno interferente e con modalità tali da determinarne una conoscenza sul mercato tale da farne ritenere presuntivamente la conoscenza in capo al preregistrante.