In caso di contraffazione di marchio, la sola esistenza di un provvedimento cautelare, avente natura provvisoria e non definitiva, emessa dal giudice di un primo stato non impedisce la promozione di un giudizio di merito avanti al giudice di un diverso stato

In un caso di contraffazione di marchi, il solo provvedimento cautelare emesso dal Giudice di un primo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Stoccarda), quando non sia stato presentato reclamo contro detto provvedimento, né sia stato introdotto il giudizio di merito finalizzato all’accertamento della contraffazione, non impedisce la promozione del giudizio di accertamento negativo di contraffazione davanti al Giudice di un secondo Stato membro (nel caso, il Tribunale di Bologna) in quanto solo nel caso di instaurazione del giudizio di merito davanti al Giudice del primo Stato avrebbe potuto ritenersi la prevenzione dell’azione proposta dinanzi a quel Giudice, a partire dalla data di deposto del ricorso cautelare, rispetto alla azione di accertamento negativo proposta dinanzi al secondo Giudice.

In un caso di accertamento negativo di contraffazione di un marchio registrato in uno Stato membro diverso dall’Italia, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la propria competenza quale Tribunale nel cui territorio si trova il server del sito internet in cui è fatto illegittimo uso di detto marchio registrato (conforme a sentenza CGUE C-523/10).

Il criterio di competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione del diritto di proprietà indutriale sono stati effettuati, di cui all’art. 24 n. 4 del Reg. UE 1215/2012, trova applicazione solo qualora si verta in materia di registrazione o di validità di tale diritto di proprietà industriale. Viceversa, la azione relativa alla contraffazione di detto diritto (anche in termini di accertamento negativo della contraffazione) integra pacificamente una ipotesi di illecito extracontrattuale, e quindi rientra nell’ipotesi di cui all’art. 7 del Reg. UE 1215/2012.

La legge nazionale applicabile all’azione di accertamento negativo di contraffazione di un marchio nazionale registrato è, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 864/2007, quella dello Stato in cui detto marchio è stato registrato.