Incompetenza del Tribunale in materia di accertamento della nullità dei modelli comunitari e validità del marchio di forma

Le domande di nullità dei disegni e modelli comunitari nonché dei marchi comunitari, quando dedotte in via principale, devono essere proposte dinanzi all’UAMI, non essendo formalmente competente in materia il Tribunale comunitario. Le decisioni dell’UAMI sono impugnabili presso il Tribunale di primo grado e, successivamente, presso la Corte di Giustizia. Nel caso in cui la domanda di accertamento della nullità del titolo registrato sia stata  presentata dalla parte sia all’UAMI che, in via riconvenzionale e nell’ambito di un giudizio avente ad aggetto l’accertamento della contraffazione, al Tribunale, quest’ultimo, su istanza di parte e sentite le parti, può sospendere il giudizio in attesa della decisione dell’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI). La sospensione del giudizio avente ad oggetto la validità del modello comunitario registrato permette comunque al Tribunale di esprimersi sulla validità del marchio di forma, configurandosi entrambi i giudizi come autonomi. La forma può essere tutelata come marchio solo quando è idonea a svolgere una funzione distintiva del prodotto  in grado di  differenziarlo da altri presenti sul mercato. Anche nel caso della c.d. “secondary meaning”, ovvero del fenomeno per cui un segno originariamente sprovvisto di capacità distintiva può acquisirla in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato, è necessario provare che nel tempo il pubblico percepisca quella forma come riferita ad un dato produttore.