Invalidità e contraffazione di marchi: il caso striscia colorata kway

Il segno “striscia colorata”, tre bande verticali di colore giallo arancio e blu navy, costituisce in Italia un valido marchio di fatto dotato di autonoma capacità distintiva anche se usato in combinazione con il marchio KWAY.

Il marchio comunitario “striscia rettangolare”, costituita da due bande verticali parallele di diverse dimensioni definite nei colori blu navy, arancio, giallo, arancio e blu navy, è un marchio valido dotato di autonoma capacità distintiva e non rileva l’aspetto ornamentale percepito dal pubblico. Il carattere distintivo e quello ornamentale sono elementi da considerare separatamente e, in presenza del primo diventa irrilevante che il marchio figurativo abbia anche una valenza decorativa. Diversamente ragionando si arriverebbe infatti all’assurdo logico, prima ancora che giuridico, di privare di tutela i marchi figurativi che hanno anche una funzione estetica e verrebbe di fatto creato un impedimento non previsto dalla legge. Come è noto, solo per i marchi di forma, assume rilievo la presenza di caratteri estetici idonei di per sé a dare valore sostanziale al prodotto.

Ai fini del giudizio di contraffazione rileva esclusivamente l’identità/somiglianza dei marchi apposti sullo stesso tipo di prodotto e non già le caratteristiche in sé del prodotto.

Se l’apposizione sul prodotto anche di un marchio notorio fosse elemento idoneo ad escludere la contraffazione di un marchio figurativo si arriverebbe alla paradossale conseguenza di consentire ai titolari del primo di appropriarsi liberamente del secondo, con il solo accorgimento di impiegarlo in associazione con il proprio segno distintivo molto affermato sul mercato e fortemente distintivo e riconoscibile.

Il principio cd. imperativo di disponibilità, secondo il quale deve essere garantita la libera utilizzabilità di taluni segni consistenti in motivi grafici suscettibili di uso decorativo, non copre e non consente abusi da parte dei terzi, i quali ultimi, devono pur sempre differenziarsi attraverso distinguishing additions o altre variazioni arbitrarie, sufficienti ad elidere il rischio di confusione.

Sono inammissibili in quanto nuove, non essendo state formulate nelle conclusioni dell’atto di citazione introduttivo del giudizio le domande accessorie inerenti: la fissazione di penali volte a rafforzare l’inibitoria e l’eventuale ritardo nella pubblicazione della sentenza e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. Anche la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 125 c.p.i. è inammissibile se non viene formulata nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio.