La funzione dell’iscrizione degli atti presso l’UIBM, l’utilizzazione libera della privativa ed altra questioni in materia brevettuale

La trascrizione degli atti presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all’art. 138 CPI, non costituisce un elemento della fattispecie acquisitiva dei diritti di proprietà industriale, in quanto svolge una funzione di pubblicità meramente dichiarativa, destinata eminentemente a dirimere il conflitto tra più soggetti acquirenti il medesimo diritto sul titolo.

L’utilizzazione libera della privativa in ambito privato ed a fini non commerciali, di cui all’art. 68 CPI, riguarda solo le attività di persone fisiche purché svolte in ambito estraneo a quello professionale (anche se non imprenditoriale ex art. 2082 c.c.). Pertanto la norma non può estendersi a soggetti che non siano persone fisiche, pur se istituzionalmente privi di fini di lucro e va sempre esclusa la sua operatività laddove l’attività svolta, seppure occasionalmente, sia diretta ad assicurare un profitto.

Ai fini della valutazione del requisito di novità occorre esaminare se una specifica realizzazione descritta in una divulgazione – di qualsiasi tipo essa sia – resa disponibile al pubblico in data anteriore alla data di priorità della privativa di cui si esamina un dato oggetto di rivendicazione, comprenda o meno identicamente e inequivocabilmente tutte le caratteristiche tecniche, con le relative relazioni funzionali, rivendicate dalla privativa in esame. Qualora tale esame porti a concludere che non vi sia sostanziale identità tra le caratteristiche rivendicate e quelle appartenenti alla specifica realizzazione dello stato della tecnica considerata, allora tale requisito di novità sarà presente, altrimenti verrà giudicato assente.
Al fine di distruggere la novità, deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico per modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio.
Se per la valutazione del requisito di novità possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili dall’esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità. Viceversa, non possono considerarsi, ai fini della valutazione del requisito della novità dell’oggetto di una data rivendicazione, tutte quelle caratteristiche implicite, ma equivocabili, descritte in relazione ad una certa anteriorità, e neppure si considereranno quelle caratteristiche estrapolate arbitrariamente dalla descrizione di una anteriorità, senza tenere conto delle relative relazioni funzionali con le restanti caratteristiche.

Per la valutazione dell’altezza inventiva, trova applicazione il criterio del c.d. “problem and solution approach”, che impone di determinare la “tecnica anteriore più vicina”, individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata, selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata.
Successivamente deve individuarsi il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata, ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”, e debbono essere individuate le competenze dell’esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina” avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un’altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.