La tutela cautelare del marchio di fatto: diritti del preutente e nozione di notorietà

La tutela prevista dall’art. 2598 comma 1 c.c. è cumulabile con quella specifica posta a tutela di segni distintivi tipici, trattandosi di azioni diverse per natura, presupposti e oggetto. La prima ha, infatti, carattere personale e presuppone la confondibilità con i prodotti del concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela con conseguente danno, mentre la seconda, a tutela delle privative industriali, ha natura reale ed opera anche indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti. Inoltre, nell’azione per concorrenza sleale l’intenzionalità dell’agente è presunta, laddove nell’azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, la contraffazione di un segno distintivo (tipico o atipico, registrato o non registrato) può costituire anche un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., così come l’eventuale rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall’esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.

L’adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all’imprenditore che lo abbia adottato il diritto esclusivo di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive, potendo vietare a terzi l’uso del segno in questione come marchio, ditta, insegna, domain name, slogan e qualsiasi altro segno distintivo atipico, sempre che l’uso precedente del segno sia noto e la relativa notorietà non sia “puramente locale”.

La nozione di notorietà rilevante, richiesta allo scopo di riconoscere un diritto di privativa al titolare di un marchio di fatto, implica la diffusione del segno in una dimensione geografica piuttosto estesa e può coincidere con l’intero territorio nazionale o anche solo con alcune regioni, se un dato prodotto raggiunga volumi di vendita significativi; tale nozione non coincide con quella di notorietà rilevante ai fini della qualificazione come marchio notorio o di rinomanza, con riferimento alla quale viene richiesto il raggiungimento di un grado di notorietà particolarmente intenso. Al fine di qualificare tale notorietà, la pubblicizzazione online del marchio (nel caso di specie, tramite pagina web e tramite pagina Facebook) è uno degli strumenti che più di tutti vanno considerati nella stima della notorietà di un’azienda, in quanto garantisce una diffusione “non locale” della propria offerta commerciale e, conseguentemente, una diffusione “non locale” del segno.