L’uso effettivo del marchio da parte di un’impresa appartenente al medesimo gruppo del titolare è idoneo ad evitare la decadenza per non uso

L’eccezione di decadenza per non uso del marchio non è fondata quando essa riguarda una categoria di prodotti rispetto ai quali sarebbe integrato l’illecito contraffattorio, illecito che non necessita della perfetta identità delle classi di prodotti dei cui marchi si discute, essendo sufficiente la mera affinità degli stessi.

L’uso del marchio, ancorché risalga all’iniziativa di soggetti diversi dal titolare del brevetto, è idoneo ad impedire la decadenza per non uso, purché non si tratti di iniziativa che sia assunta contro la volontà del titolare, e che si risolva, perciò, in una usurpazione. Infatti, l’obiettiva presenza del marchio sul mercato è sufficiente a conservare, nella rappresentazione del consumatore, il collegamento fra il prodotto e l’impresa da cui esso proviene. La volontà del titolare è rilevante per impedire gli effetti dell’inazione che sia indipendente da essa, ma non è richiesta per attribuire effetto conservativo (dell’efficacia) all’utilizzazione che del marchio venga concretamente fatta.

A fronte dell’espressa codificazione del principio dell’equivalenza tra l’uso (o intenzione di uso) diretto del marchio e l’uso (o intenzione di uso) del marchio per il tramite di impresa appartenente al medesimo gruppo, ex art. 19 c.p.i., l’art. 24 c.p.i. deve essere interpretato nel senso per cui l’uso effettivo del marchio da parte dell’impresa appartenente al medesimo gruppo del titolare è idoneo ad evitare la decadenza.

La domanda riconvenzionale di nullità del marchio ex art. 96, lett. d), Reg. 207/2009, può essere formulata da chi sia convenuto in contraffazione o per l’accertamento dei diritti ex art. 9ter par. 2, e tale previsione non è suscettibile di generalizzarsi a qualunque altra controversia in cui può venire in considerazione la nullità del marchio europeo.

Deve ritenersi ammissibile il cumulo oggettivo di cause non altrimenti connesse soltanto se il giudice sia naturalmente competente per ognuna di esse.