Mancanza di contraffazione di marchio per il principio di preclusione per coesistenza

Tra due marchi sussiste il rischio di confusione quando vi è, in concreto, la  possibilità che il pubblico ritenga che i prodotti o i servizi contraddistinti da un marchio che imita quello di altra impresa provengano dalla medesima impresa o da imprese tra loro collegate (onde si parla del c.d. rischio di associazione, che ricorre quando il pubblico – pur non riconducendo al titolare del marchio imitato anche la provenienza dei prodotti contraddistinti dal marchio imitante – sia portato a ritenere che sussistano tra le diverse imprese, rapporti di natura contrattuale, quale, ad esempio, un rapporto di licenza di marchio).

L’uso indisturbato per trent’anni del marchio di fatto “confondibile” non impedisce l’accertamento della contraffazione. E’ escluso che si possa dare rilievo, agli effetti della convalidazione, all’uso di un marchio posteriore non registrato e, comunque ad un uso del marchio anteriore alla sua registrazione. Tuttavia in presenza di “circostanze eccezionali”  (la prolungata coesistenza per oltre 30 anni di due marchi identici riferiti a prodotti identici che, tuttavia i consumatori sono in grado di distinguere come prodotti di imprese diverse) non può essere dichiarata la nullità del marchio posteriore nella misura in cui questo, in ragione di quelle particolari circostanze, risulta non poter pregiudicare la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l’origine dei prodotti o dei servizi.

La coesistenza tra i due marchi, protrattasi per un tempo significativo,  modifica l’originario assetto degli interessi coinvolti nel conflitto: (i) non solo alimenta l’affidamento del titolare del marchio posteriore a poterne continuare l’uso, beneficiando dell’accreditamento sul mercato che egli stesso ha realizzato, ma (ii) consente anche che nei consumatori, grazie a ripetute esperienze d’acquisto, maturi la consapevolezza delle “differenze” tra i prodotti e tra i marchi che li contraddistinguono, e, pertanto, la capacità di distinguere i due marchi e collegarli alle relative imprese produttrici; cessa, quindi, progressivamente il rischio che il marchio posteriore pregiudichi la funzione di indicazione di provenienza del marchio anteriore e l’interesse dei consumatori a poter effettuare consapevolmente le proprie scelte d’acquisto.

L’inerzia quasi trentennale del titolare del marchio anteriore non può essere invocata  a titolo di decadenza onde ottenere la dichiarazione di convalidazione del marchio posteriore se quest’ultimo manca del presupposto della registrazione; ciò nondimeno essa ben può rilevare nella misura in cui risulti aver prodotto una situazione di coesistenza di due marchi simili nella quale è, tuttavia, venuto in concreto a mancare il rischio di confusione.