Onere della prova in materia di contraffazione e alternatività dei rimedi del risarcimento del danno e della retroversione degli utili

In materia di contraffazione, l’onere incombente sul titolare o sul licenziatario esclusivo del marchio deve ritenersi assolto ove si documenti la commercializzazione da parte del convenuto di prodotti recanti marchi identici ai propri, mentre grava sulla parte convenuta l’onere di provare l’originalità del prodotto, documentando il legittimo acquisto da un soggetto facente parte della catena distributiva del titolare del marchio. L’eventuale dichiarazione di autenticità rilasciata dalla venditrice è inidonea ad escludere la colpa della convenuta, non esonerando quest’ultima dall’onere – che incombe su chi acquista prodotti per rivenderli – di verificare la provenienza lecita della merce.

Per consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria, è altresì posto in capo al convenuto che invochi l’esaurimento del marchio ai sensi dell’art. 5 c.p.i. l’onere di provare che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare o con il suo consenso all’interno della Comunità europea.

Il titolare del diritto leso può sempre chiedere, in alternativa al risarcimento del danno da lucro cessante (o nella misura eccedente tale risarcimento), la retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione. I due rimedi devono ritenersi operativamente e concettualmente distinti, essendo il risarcimento del danno riconducibile al profilo della reintegrazione del patrimonio del titolare del diritto leso, al fine di rimuovere il pregiudizio subito, e il rimedio della retroversione degli utili al diverso profilo dell’arricchimento senza causa realizzato nel patrimonio dell’autore dell’illecito.
La natura autonoma e distinta delle due domande comporta, sotto il profilo processuale, che la domanda di retroversione degli utili, debba essere formulata nei termini previsti per le nuove domande e, con riguardo al profilo sostanziale, che non tutti gli utili debbano essere restituiti, ma solo quelli realizzati senza giusta causa e cioè per effetto dell’illecita violazione.
Il criterio della retroversione degli utili è per sua natura incompatibile con il regime della solidarietà e non può mai cumularsi al rimedio del risarcimento del danno per lucro cessante, mentre è cumulabile con il danno emergente e/o da annacquamento del marchio.