Onere della prova in ordine alla notorietà del marchio di fatto a livello non puramente locale

Secondo il più moderno indirizzo dottrinale e giurisprudenziale mentre l’uso del marchio di fatto rappresenta il fatto costitutivo del diritto sul segno, soltanto la notorietà non puramente locale è il presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile. Difatti, a seguito della riforma del 1992 della legge marchi, la norma dell’art. 17, oggi trasfusa nell’art. 12 del Codice della proprietà industriale, attribuisce rilievo al dato sostanziale costituito dalla preesistenza, rispetto alla data di deposito della registrazione, di parole, figure o segni già noti ai consumatori come marchi d’impresa. Non è, dunque, sufficiente un qualsiasi uso anteriore: per determinare la nullità della successiva registrazione dell’altrui marchio, il segno distintivo deve godere di una notorietà che non sia riferita in ambito territoriale ristretto. È necessaria, cioè, una notorietà qualificata, la quale è definita in negativo dal concetto di notorietà puramente locale. La migliore dottrina sottolinea al riguardo che l’equiparazione dell’uso del segno alla sua notorietà è del tutto incoerente con la ratio della norma e con l’attuale tendenza a livello mondiale a comprimere la tutela del preutente a favore di un crescente rilievo della registrazione, sicché afferma che uso e notorietà sono due concetti contrapposti e distinti. Infatti, l’uso privo di notorietà è possibile tutte le volte in cui non siano maturate le condizioni per un vero acquisto di distintività del marchio di fatto. La più recente giurisprudenza condivide tale opinione laddove afferma che il preuso di carattere generale necessita di una diffusione sistematica richiedendo la legge un quid pluris rispetto al naturale effetto di conoscenza indotto dall’uso, ovvero che la diffusione del segno sul mercato sia tale da renderlo conosciuto ad un larga parte dei consumatori interessati. [Nel caso in esame, il Collegio, rileva come la commercializzazione del prodotto contrassegnato dal marchio di fatto in diverse regioni oltre quella di produzione e tramite alcune piattaforme online costituisce un indizio della conoscenza effettiva del marchio, ma ove non si fornisca la prova che esso copre una quota apprezzabile di mercato, non è da sola sufficiente a dimostrare la raggiunta notorietà generale del marchio di fatto apposto sul prodotto in questione.]