Problem and solution approach e triple test (test TWR) in materia di contraffazione brevettuale

In tema di accertamento dell’altezza inventiva, ex art. 48 c.p.i., si può far riferimento al criterio del “problem-and-solution approach”, che impone innanzitutto di determinare la “tecnica anteriore più vicina” -individuando quella anteriorità che costituisce il punto di partenza più promettente per giungere alla soluzione rivendicata della privativa in esame e che normalmente ha il maggior numero di caratteristiche in comune con la soluzione oggetto di rivendicazione, o che permette il minimo numero di modifiche per giungere alla soluzione rivendicata- selezionando poi le caratteristiche (“caratteristiche distintive”) che ne distinguono la soluzione rivendicata. Va quindi determinato il “problema tecnico oggettivo” risolto dalla o dalle caratteristiche distintive della soluzione rivendicata (ossia da quella o quelle caratteristiche che non sono descritte o suggerite dalla “tecnica anteriore più vicina”) e debbono essere individuate le competenze dell‟esperto del ramo, per considerare se lo stesso, partendo dalla “tecnica anteriore più vicina”, avrebbe risolto in modo ovvio il problema tecnico oggettivo, e quindi sarebbe giunto banalmente alla soluzione rivendicata in esame, eventualmente combinando tra loro gli insegnamenti della tecnica anteriore più vicina con un‟altra diversa anteriorità o con gli insegnamenti generali del settore tecnico della soluzione rivendicata in esame.

In tema di accertamento dell’interferenza per equivalenza tecnica, è possibile avvalersi del cosiddetto “triple test” o “test FWR” (dalle iniziali delle parole inglesi Function, Way, Result, ovvero funzione -cioè attività, ruolo tecnico-, modo e risultato) che consiste essenzialmente nel verificare se, per ciascun elemento tecnico presente nell’oggetto di cui valutare l’eventuale interferenza, ma non letteralmente rivendicato dalla privativa in esame, questo svolga sostanzialmente la medesima funzione (ruolo tecnico), sostanzialmente nello stesso modo (e quindi con mezzi tecnici simili), per ottenere sostanzialmente il medesimo risultato.

La forma protetta deve avere un livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del consumatore, ma anche da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.
Spetta al registrante, laddove la registrazione, come d’uso, non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno/ modello siffatto carattere individuale –così definendo i confini della privativa- mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi requisiti, offrendo al giudice un panorama dei modelli e prodotti presenti sul mercato, per consentire un’adeguata valutazione della privativa e comunque la definizione dei suoi confini.