Quantificazione del danno derivante dalla contraffazione di un brevetto in base al criterio della royalty presunta

Il danno da contraffazione di brevetto può essere quantificato facendo ricorso al criterio residuale della cosiddetta royalty presunta, indicato dall’art. 125 secondo comma c.p.i. quale oggettivo parametro di valutazione, in ogni caso in cui la quantificazione non possa essere effettuata sulla base di più specifici criteri alternativi. Tale parametro è utilizzabile a prescindere dal fatto che in concreto il titolare della privativa violata conceda effettivamente in licenza il brevetto.

La quantificazione del danno da contraffazione non deve necessariamente consistere nella esatta individuazione della royalty praticata per il brevetto oggetto di controversia ma ben può consistere, invece, nella individuazione del corrispettivo che presumibilmente sarebbe stato applicato qualora il titolare avesse concesso in licenza il brevetto.

L’applicazione in sede risarcitoria del criterio della royalty presunta richiede che vengano valorizzati i criteri di calcolo che tendono a riequilibrare a favore della parte danneggiata la ripartizione dei rischi derivanti dalla produzione e dei relativi oneri; consente di individuare non l’esatto corrispettivo che le parti avrebbero fissato in una normale dinamica contrattuale, ma l’ammontare degli introiti perduti dal titolare del brevetto, con modalità tali da ridurre al minimo l’eventuale margine di guadagno in capo al contraffattore.

Nel caso in cui non venga neppure allegato che il titolare della privativa ne operi lo sfruttamento anche mediante la stipula di contratti di licenza, l’entità della royalty presunta non può che essere determinata avendo riguardo ai costi praticati per licenze relative a tecnologie simili.

Qualora parte attrice abbia assolto l’onere di provare la contraffazione e abbia dimostrato la continuazione, in corso di causa, delle condotte contestate, è onere di parte convenuta allegare l’esistenza di fatti modificativi delle pretese avversarie o impeditivi dell’illecito.