Il brevetto è nullo ex art.52, 2°c., cpi, quando l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla.

Ai sensi dell’art.64, 6°c., cpi, si considera fatta nell’esecuzione del rapporto di lavoro – o in via analogica dal socio nella permanenza del rapporto sociale – l’invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Sul socio inventore grava l’onere di provare che l’invenzione è stata realizzata anteriormente all’acquisizione della qualità di socio.

In un giudizio di nullità di brevetto per mancanza di descrizione sufficientemente chiara e completa da consentire a persona esperta di attuarla (art. 76 co. 1 let. b CPI) non si deve confondere l’ampiezza dell’effetto tecnico fornito da una certa soluzione con il requisito di sufficienza di descrizione, che riguarda il fatto che la soluzione, pur nel suo ampio spettro di effetti, sia replicabile dall’esperto del settore.È inoltre opportuno utilizzare come criterio per interpretare il testo brevettuale e le rivendicazioni di una privativa la figura dell’esperto del ramo, dotato di ordinarie nozioni del settore, il quale valuta il testo brevettuale “as a whole”, ossia con mente desiderosa di apprendere, senza isolare arbitrariamente delle porzioni del testo brevettuale per fornire una interpretazione di tipo prevalentemente semantico.

Nella valutazione del requisito dell’attività inventiva, di cui all’art. 48 c.p.i., è opportuno avvalersi della metodologia della c.d. problem – solution approach, ovvero il criterio ermeneutico indicato e adottato nei protocolli interpretativi dell’EPO e largamente condiviso dalla giurisprudenza che si occupa della materia brevettuale. Il CTU, infatti, dopo essersi premurato di definire le competenze dell’esperto del ramo a cui ascrivere la valutazione dell’attività inventiva, deve individuare la closest prior art, precisando le differenze tra questa e l’invenzione oggetto di causa, e il problema tecnico oggettivo che il trovato si propone di risolvere, svolgendo, infine, l’analisi di ovvietà ex ante con il metodo “would – could”, verificando, in particolare, se gli insegnamenti dell’arte nota fossero tali da indurre o suggerire all’esperto del ramo la praticabilità della soluzione proposta dal brevetto in esame.

In relazione alla contraffazione per equivalenti va considerato che l’art. 52, co. 3 bis, cpi, introdotto dal D.Lgs. n. 131/2010, precisa che per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto si deve tenere nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. In altri termini, è formalizzata una regola di interpretazione dell’ambito di protezione brevettuale in forza della quale un prodotto, anche se formalmente diverso dall’invenzione brevettata, essendo esclusa la contraffazione letterale, può essere comunque equiparato al brevetto e ricondotto nel suo ambito di protezione, mirandosi così a tutelare in modo effettivo i diritti del titolare. Peraltro, con la teorica dell’equivalenza si cerca di evitare che il diritto di esclusiva possa essere eluso o sacrificato mediante la realizzazione di modeste e non significative varianti all’invenzione.

Ai fini del giudizio di equivalenza occorre considerare il conseguimento dello stesso effetto tecnico da parte del trovato asseritamente in contraffazione e l’ovvietà della soluzione innovativa nel trovato in contestazione (ossia della modifica apportata) alla luce delle conoscenze del tecnico medio del settore, di modo che solo una innovazione non ovvia ed anzi originale esclude l’equivalenza, diversamente dalla modifica meramente banale ed ovvia o comunque alla portata dell’esperto del settore. Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. In particolare, affinché ricorra la contraffazione per equivalenti non è sufficiente che il problema tecnico affrontato dal brevetto sia il medesimo ma è necessario che la soluzione proposta al medesimo problema tecnico possa essere qualificata come una variante ovvia rispetto alla soluzione apportata dal brevetto tutelato.

Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda di nullità della frazione italiana di un brevetto europeo in conseguenza del fatto che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha definitivamente revocato il brevetto europeo per mancanza dei requisiti di brevettabilità.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuto meno l’interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale proposta, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le stesse.

I requisiti positivi del brevetto per invenzione vengono definiti ordinariamente come la industrialità, novità ed originalità. La prima, di difficile definizione, secondo la disciplina positiva contenuta all’art. 49 c.p.i. richiede che l’oggetto della invenzione possa essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola: tutti i trovati che rispondono ai requisiti previsti dalla legge, quindi, sono brevettabili indipendentemente dal loro campo di applicazione, industriale, agricolo, professionale.

La novità invece consiste nella differenza formale tra l’invenzione di cui si domanda il riconoscimento e lo stato della tecnica rilevante. Secondo l’art. 46 c.p.i. un’invenzione è nuova “se non è compresa nello stato della tecnica”. Ai fini della disciplina dettata dal Codice della proprietà industriale, per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Si tratta dell’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (cfr. Tribunale Bologna, Sez. spec. propr. industr. ed intell., 18/04/2013). Il giudizio di novità è assoluto: l’invenzione non è brevettabile se divulgata in qualunque tempo e modo vuoi ad opera di terzi che dell’inventore medesimo: per questo ogni precedente uso dell’invenzione ed anche la avvenuta divulgazione della medesima ad opera dell’inventore preclude l’ottenimento del brevetto.

Per anteriorità si considerano le conoscenze anche non brevettate (italiane o estere) esistenti alla data di deposito della domanda di brevetto. La predivulgazione consiste invece nella accessibilità al pubblico della medesima invenzione, che si attua in presenza della comunicazione, volontaria o involontaria, dell’invenzione da parte dell’inventore o di terzi. L’art. 47 c.p.i. prevede due deroghe alla disciplina appena descritta, ipotesi quindi in cui la divulgazione non distrugge la novità: la cd divulgazione abusiva, se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa; la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modifiche. Nel caso in cui possa farsi valere una priorità, lo stato della tecnica rilevante ai sensi degli artt. 46 e 48 c.p.i. deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

L’originalità (detta anche altezza inventiva) costituisce un secondo filtro per l’accesso alla tutela brevettuale ed ha la funzione di consentire tale accesso solo ai risultati più meritevoli. Secondo l’art. 48 c.p.i. “un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”. Occorre, dunque, verificare il gradiente di originalità dell’invenzione facendo riferimento alle conoscenze di un tecnico medio del ramo cui il trovato afferisce; un’invenzione è considerata originale quando un tecnico medio del settore cui l’invenzione si riferisce avrebbe potuto realizzare la medesima avvalendosi delle conoscenze in suo possesso e delle sue capacità. L’attività inventiva segna la linea di confine fra ciò che appartiene al divenire normale di ciascun settore, che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore e che, quindi, non merita protezione, e ciò che invece è frutto di un’idea che supera le normali prospettive di evoluzione del settore, che non è alla portata dei tanti che in esse operano e che, quindi, merita la tutela esclusiva (Trib. Roma 12.9.2001). Il requisito dell’attività inventiva è pertanto definibile come una novità intrinseca che completa il requisito di cui all’art. 45 c.p.i. (il quale richiede che il trovato sia solo estrinsecamente nuovo).

L’art. 337 comma 2 c.p.c. impone al giudice della causa pregiudicata di conformarsi all’autorità della sentenza emessa nella causa pregiudicante; in caso contrario, ove intenda discostarsene, lo stesso è tenuto a sospendere la causa pregiudicata, nell’ipotesi in cui ritenga altamente probabile che la sentenza pregiudicante venga riformata.

L’art. 337 comma 2 c.p.c. si applica anche alla materia brevettuale e vale anche ove i soggetti del giudizio pregiudicante e del giudizio pregiudicato non coincidono completamente (è il caso dei giudizi definiti con sentenze aventi efficacia ultra partes, quali quelle che dichiarano la nullità di un titolo brevettuale).

Ai fini della cessazione di efficacia del brevetto nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 c.p.i. non è necessariamente richiesto che esso abbia la stessa identica estensione di un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario tutelanti la medesima invenzione e concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, ben potendo uno dei due essere compreso nell’altro, costituendone un “sottoinsieme”.

Nel caso di un brevetto di secondo uso medico l’interferenza non può dirsi accertata ove il farmaco generico, nella propria autorizzazione al commercio, contenga già una chiara limitazione ad usi liberi da vincoli brevettuali. Perché sussista interferenza da parte di un altro prodotto proveniente da un altro operatore di mercato, è necessario che quest’ultimo non solo sia idoneo in astratto all’impiego rivendicato ma occorre che nel foglietto illustrativo sia indicato l’uso rivendicato nel brevetto.

In materia di diritti di proprietà industriale vige la regola della presunzione di colpa ex art 2600 c.c., superabile solo con stringenti prove di segno contrario a carico del contraffattore, al fine di dimostrare la buona fede. La presunzione di colpa non può essere superata con la sola prova della circostanza di avere interrotto immediatamente le vendite delle res litigiose a seguito della diffida delle attrici.

Con riguardo alla posta riparatoria della retroversione degli utili la questione del profilo soggettivo della condotta si affievolisce. Invero, tale rimedio va inteso come autonomo strumento non risarcitorio ma riconducibile all’alveo dell’arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. e svincolato dunque da profili soggettivi della condotta. E ciò in ossequio all’art. 45 Trips e all’art. 13, comma 2, della direttiva Enforcement.