Risulta riscontrato l’illecito anticoncorrenziale, per denigrazione e appropriazione di pregi, ove la convenuta veicoli un’informazione – in termini di certezza e non in forma dubitativa – non vera ad un soggetto terzo, cliente dell’attrice, con conseguente pregiudizio all’immagine imprenditoriale di quest’ultima. (Nel caso di specie la convenuta aveva inviato una comunicazione alla cliente dell’attrice attribuendosi la titolarità del brevetto oggetto di causa, in una fase cronologica in cui non ne era ancora divenuta titolare, e qualificando i profilati incorporati nei serramenti della destinataria della missiva come interferenti con detto brevetto, circostanza esclusa a seguito dell’indagine tecnica svolta).

L’invenzione di servizio sussiste ove l’attività inventiva venga compiuta in adempimento di un rapporto di lavoro che preveda l’invenzione quale oggetto e a tale scopo statuisca una specifica retribuzione. In questo caso i diritti derivanti dal trovato appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante al dipendente di esserne riconosciuto autore. Si ha, invece, l’invenzione d’azienda ove il contratto stipulato tra le parti non disponga un compenso a fronte dell’eventuale attività creativa. Nell’invenzione di azienda l’attività inventiva è realizzata nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da un contratto di lavoro e in assenza di qualsivoglia retribuzione quale corrispettivo causalmente connesso. Nella anzidetta ipotesi, fatti salvi i diritti morali, spetta un equo premio. Entrambe le invenzioni presuppongono lo svolgimento da parte del dipendente di una attività lavorativa di ricerca volta all’invenzione, ma si distinguono a seconda della presenza o meno di un’esplicita previsione contrattuale concernente una speciale retribuzione costituente corrispettivo dell’attività inventiva (in termini, Tribunale di Milano, 10429/2015).

Ai fini del giudizio di novità e attività inventiva di un’invenzione nel campo della meccanica, lo stato della tecnica non comprende la combinazione tra una soluzione descritta come arte nota in un brevetto precedente e l’invenzione oggetto del medesimo, se i due trovati anteriori si riferiscono a macchine di tipo diverso (nella specie: non è stata considerata tecnica nota la combinazione tra un’invenzione applicata a una macchina per maglieria circolare e una macchina per maglieria rettilinea già nota).

Non sussiste la possibilità di dichiarare la nullità parziale del brevetto relativamente a singoli disegni, la cui incoerenza con le rivendicazioni può invece rilevare, ad esempio, per escludere la contraffazione del titolo da parte di prodotti realizzati con caratteristiche corrispondenti ai disegni stessi.  Tale conclusione è in linea con il sistema brevettuale che conferisce un ruolo centrale alle rivendicazioni nel definire l’ambito di protezione del brevetto, anche nel caso di limitazione o di sua nullità parziale, ed ai disegni la funzione di supporto interpretativo delle rivendicazioni.

Le diverse conclusioni cui il CTU sia pervenuto nella sua seconda relazione non conferiscono alla prima relazione depositata nella fase di descrizione alcuna caratteristica di pretesa “erroneità” ove la più compiuta analisi svolta successivamente sia stata resa possibile solo qualora la parte abbia integrato la propria precedente (insufficiente e lacunosa) produzione documentale, assolvendo così in maniera più compiuta al proprio onere probatorio specificamente definito dal comma 1 dell’art. 121 c.p.i. che – tra l’altro – impedisce al CTU di svolgere accertamenti e valutazioni su documenti diversi da quelli prodotti dalla parte che allega la nullità del titolo.

Utilizzando il parametro della retroversione degli utili, si deve procedere sottraendo il prezzo di acquisto del bene contraffatto all’ingrosso dal prezzo di rivendita al pubblico. È necessario altresì sottrarre la quota corrispondente ai presumibili costi sostenuti per la commercializzazione del bene. Il risultato deve poi essere moltiplicato per il numero dei capi contraffatti prodotti e venduti.

La novità deve dirsi sussistente laddove l’invenzione (definita, a norma dell’art. 52 c.p.i., dalle rivendicazioni) non sia stata descritta direttamente e in maniera non ambigua in un singolo documento di arte nota. Tale valutazione, ove compiuta rispetto ad una singola rivendicazione, ha esito negativo quando tutte le caratteristiche rivendicate risultano presenti in un’anteriorità.

Ai sensi dell’art. 52 c.p.i. i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, che devono, a loro volta, essere interpretate alla luce della descrizione e dei disegni. Ne consegue che tali elementi (descrizione e disegni) sono confinati in un ruolo esclusivamente interpretativo e, come tali, non possono aggiungere in via integrativa significati che le prime non posseggono né consentire di ampliare l’oggetto del brevetto, giungendo ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato. Ne discende che in caso di divergenza tra quanto descritto e quanto rivendicato è possibile tutelare esclusivamente quegli elementi che risultino contemporaneamente compresi sia nella descrizione che nelle rivendicazioni.

L’art. 79 c.p.i. consente al titolare del brevetto di riformularlo, aggiungendo elementi specificativi e non, invece, generalizzando la portata delle rivendicazioni originarie mediante l’elisione di elementi ivi previsti, con un doppio limite: la sorgente da cui attingere le informazioni per integrare le rivendicazioni è esclusivamente il contenuto della domanda iniziale, precludendo così la possibilità di aggiungere materia totalmente nuova; e l’oggetto del brevetto che consiste nell’ambito di protezione conferito dalle rivendicazioni originarie. Viola tale limite la riformulazione che si risolva nella generalizzazione di caratteristiche originariamente più specificatamente rivendicate perché tale da apportare un quid novi non ammesso. Tale principio si giustifica con l’esigenza di tutelare i terzi, al fine di consentire a questi ultimi di identificare con sicurezza l’area massima che potrà essere coperta dal futuro brevetto fin dalla pubblicazione della relativa domanda.

L’adozione di soluzioni che, seppur non obbligate, risultano ovvie e l’insufficienza delle alternative, che, seppur possibili e da taluno praticate, inducono l’esperto ad utilizzare in modo ovvio la soluzione del brevetto, non soddisfa il requisito dell’attività inventiva previsto in materia brevettuale.

[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, in cui si dichiara la nullità del brevetto in quanto, pur ritenendo soddisfatto il requisito della novità, si è ritenuto mancante del requisito di attività inventiva]

La valutazione delle anteriorità brevettuali in grado di inficiare la novità del brevetto – e dunque la sua validità – impone, attraverso un giudizio prognostico, di verificare l’effettiva possibilità per un esperto del settore di realizzare l’invenzione oggetto dell’insegnamento brevettuale attraverso la mera ricomposizione ed elaborazione delle già acquisite conoscenze del settore al momento della registrazione. A tal proposito, occorre in primo luogo effettuare un giudizio di rilevanza tra le diverse, e generalmente copiose, anteriorità afferenti a un medesimo settore, circoscrivendo quelle che costituiscono il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa in esame. In sostanza, affinché possa ritenersi sussistente un’anteriorità, è necessario valutare se un esperto del ramo, attraverso collegamenti ovvi tra anteriorità rilevanti e attraverso semplici associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica – alla data di deposito del brevetto o della priorità rivendicata – sarebbe stato in grado di giungere al risultato della privativa.

Non si concretizza comportamento censurabile quale imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. quando vi è una condotta meramente riproduttiva delle forme del concorrente, ma è necessario che dalla imitazione delle forme derivi, in nesso causale, un concreto pericolo di confusione o associazione: questo avviene solo qualora l’imitazione abbia riguardo a forme o aspetti peculiari dei prodotti della concorrente che, per la loro originalità e novità, individuino il prodotto, rendendolo marcatamente diverso dagli altri, tanto da evidenziarne immediatamente la provenienza di fronte alla specifica clientela alla quale esso è destinato. Infatti, la finalità che si pone l’art. 2598 c.c. è mantenere all’attività dell’impresa come concretamente svolta la sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare quella impresa come fonte della produzione di un bene o servizio che sia riconoscibile agli occhi del pubblico e abbia acquisito notorietà sul mercato, tutelandola rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti, determinando così uno sviamento della clientela. In definitiva, chi si duole dell’imitazione servile non può limitarsi a dimostrare che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria.

Possono accedere alla tutela come modello quelle forme estetiche, nuove ed idonee a conferire un’impressione generale diversa rispetto al patrimonio del noto, ed attributive di quel livello di individualità tale non solo da attirare l’attenzione del pubblico, ma altresì da costituire motivo di preferenza per l’acquisto.

In particolare, quanto ai presupposti per la sua validità, va rammentato che:

– la novità sussiste quando nessuna delle anteriorità riproduca tutte, e contemporaneamente, le stesse linee e soluzioni estetiche del design oggetto di indagine. Dunque, l’assenza di divulgazione di un modello identico anteriormente alla data della sua domanda di registrazione consente di predicarne la novità;

– il carattere individuale di cui all’art. 33 c.p.i. consiste nella capacità del disegno di suscitare un’impressione generale diversa da quella degli altri disegni o di altri modelli anteriori nell’utilizzatore informato. Tale figura va identificata nel consumatore che possiede una particolare conoscenza del settore merceologico di riferimento e, pertanto, è capace di cogliere differenze e dettagli che sfuggono al consumatore medio e che non sono visibili ad una rapida occhiata. Con la conseguente possibilità di ravvisare un’ impressione generale anche per modelli esteticamente molto vicini.

Il carattere individuale costituisce poi un presupposto assai meno pregnante rispetto a quella vera e propria potenzialità di far evolvere il gusto e di configurare una nuova estetica prescritto dalla normativa previgente (speciale ornamento).