La clausola contrattuale con cui un soggetto si impegni in favore di un altro a non espletare attività in concorrenza con quest’ultimo in un determinato settore è valida se: (i) è circoscritta temporalmente, (ii) è onerosa (tale dovendosi ritenere pure la clausola che preveda un corrispettivo inglobato nel prezzo delle partecipazioni sociali cedute), (iii) prevede una sufficiente determinatezza delle attività vietate.

Lo storno di dipendenti, oltre a costituire al ricorrere dei requisiti una fattispecie di concorrenza sleale, può integrare una fattispecie tipica di attività di concorrenza vietata contrattualmente.

L’art. 1460 c.c. non attribuisce ai contraenti la facoltà di non adempiere le proprie obbligazioni in caso di violazioni altrui, avendo la più limitata funzione di proteggere la parte diligente dal rischio dell’inadempimento dell’altro contraente, consentendogli, in via eccezionale e cautelativa, di autotutelarsi. L’eccezione di inadempimento non costituisce un rimedio contro l’inadempimento altrui, bensì un rimedio contro il rischio dell’inadempimento altrui, fornendo, nei contratti con prestazioni corrispettive, il potere di paralizzare la richiesta di adempimento del contraente a sua volta inadempiente.

L’illecito consistente nel cd. “contributory infringement” o contraffazione indiretta, introdotto dalla l. n. 214 del 2016, al comma 2 bis dell’art. 66 del d.lgs n. 30 del 2005, consta di due elementi, che devono essere accertati in concreto dal giudice: a) l’elemento oggettivo consistente nella fornitura, o offerta di fornitura, a soggetti diversi
dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione e necessari per la sua attuazione e la successiva contraffazione diretta da parte dei terzi; b) l’elemento soggettivo consistente nella consapevolezza – da accertare sulla base di dati fattuali tali da evidenziare la conoscenza, da parte del fornitore, circa l’obiettiva ed univoca destinazione concreta dei mezzi forniti all’attuazione del brevetto – non solo dell’idoneità, ma anche della destinazione concreta di detti mezzi ad attuare l’invenzione, ovvero la possibilità di acquisirla con l’ordinaria diligenza.

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell’originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest’ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest’ultimo sono privi di un’autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.

Costituisce atto di concorrenza sleale l’imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell’altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell’imitatore, le qualità di cui è portatore l’altrui prodotto (c.d. “look alike”), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.

L’art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l’altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa “semplificata” del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito consistito nell’indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

Ai sensi dell’art. 121 c.p.i. l’onere di provare la contraffazione incombe sul titolare, con la precisazione che in caso di contraffazione di diritti non titolati l’attore dovrà dimostrarne i fatti costitutivi, e cioè l’esistenza e la validità
(presunte per i diritti titolati attraverso la registrazione) della privativa, dunque del marchio di fatto, attraverso la dimostrazione: dell’uso attuale; della notorietà conseguente, identificativa dei prodotti per cui si chiede tutela e correlata con la priorità dell’uso implicante la novità richiesta dall’art.12 c.p.i. necessaria anche per i marchi di fatto; della conseguente percepibilità del segno come riferibile ad una determinata realtà imprenditoriale da parte dei soggetti interessati; del compimento da parte del soggetto al quale si contesta la contraffazione di uno dei comportamenti enucleabili dall’art. 20 c.p.i.

In base alla normativa italiana (art. 107 c.p.i. ) e comunitaria (art. 13 , REG. CE n. 2100/94 del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali) è necessaria l’autorizzazione del costitutore per la produzione, la riproduzione, il condizionamento ai fini della riproduzione o moltiplicazione, la vendita, offerta di vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione, l’esportazione o l’importazione, la detenzione per gli scopi elencati sopra, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. L’autorizzazione è necessaria anche per il prodotto della raccolta ottenuto mediante utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà protetta. [Nel caso in esame, le parti convenute hanno posto in essere una condotta di vendita di uva nera senza semi della varietà vegetale protetta “SUGRATHIRTEEN” ottenuta da utilizzazione non autorizzata di materiale di riproduzione.]

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, la concorrenza sleale, consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sui prodotti altrui in modo idoneo a determinare il discredito, richiede un’effettiva divulgazione ad un numero indeterminato, o quanto meno ad una pluralità di soggetti cioè ad un pubblico indifferenziato, e non è pertanto configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di separati e limitati colloqui. [Nel caso specifico, non è ravvisabile la fattispecie della denigrazione (art. 2598 n. 2 c.c. ) poiché le comunicazioni in contestazione non hanno avuto come destinatari una collettività indistinta di soggetti, operanti sul mercato di riferimento al quale sono destinati i prodotti di parte attrice, ma soggetti specifici.]

La trasmissione abusiva delle partite in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma dell’emittente televisiva costituisce una macroscopica lesione della immagine commerciale della stessa e introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti con evidenti ricadute sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari. Il risarcimento del danno subito in conseguenza della lesione nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica trova regolazione nell’art. 158 l.d.a., liquidabile anche facendo applicazione del parametro equitativo, ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, c.c., cui fa rinvio il citato articolo 158 [Fattispecie relativa a trasmissioni in modalità live streaming di prodotti audiovisivi di un’emittente televisiva, mediante le quali venivano messe a disposizione del pubblico su internet incontri calcistici esclusivamente in diretta, senza che le stesse venissero né registrate né mantenute disponibili in differita per il pubblico].

Non si ravvisa alcuna condotta emulativa nel tentativo, da parte del socio uscente, di lucrare un prezzo maggiore – rispetto a quello poi effettivamente percepito – per la compravendita della propria partecipazione societaria ai soci superstiti. La simulazione dell’esistenza di potenziali acquirenti interessati a subentrare nella posizione sociale (c.d. dolus bonus) non costituisce  una condotta dannosa per la società, bensì espressione del legittimo esercizio del diritto a conseguire il maggiore profitto possibile.

Non può ritenersi fondata l’eccezione di compromesso arbitrale, prevista da una clausola statutaria, quando le contestazioni svolte nei confronti del socio non attengano a vicende di natura endosocietaria, ma ad atti di natura concorrenziale, rilevanti ex art. 2598 c.c.