L’imitazione servile concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, idonee a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

L’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Inoltre, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto.

La fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca della tutela brevettuale), costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche non essenziali alla relativa funzione.

Risponde in proprio, in concorso con la società concorrente, il terzo interposto che, pur non avendo i necessari requisiti soggettivi, non essendo concorrente del danneggiato, ha agito in collegamento con un concorrente del danneggiato. Il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre mancando siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art 2043 c.c. dell’attività perpetrata dalla società.

Il distributore del cedente di ramo di azienda che continui l’attività di commercializzazione di prodotti recanti il marchio aziendale in violazione del diritto riconosciuto in via esclusiva al cessionario titolare del marchio d’impresa ex art. 20 c.p.i. compie una contraffazione. La condotta non integra invece concorrenza sleale confusoria di cui all’art. 2598 n. 1 e/o n. 3 c.c., ove non risulti che, nel periodo in cui si svolgeva l’attività contraffattiva, il cessionario del ramo di azienda non abbia iniziato la commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal marchio, dovendosi ritenersi esclusa la possibilità di confusione con i prodotti e con l’attività della concorrente.

La Corte di Giustizia ha affermato che la registrazione di un marchio può dirsi in malafede quando, al momento del deposito della domanda di registrazione, il richiedente mira ad impedire la attività di impresa dei concorrenti, piuttosto che a proteggere la propria attività, ovvero intende trarre vantaggi ingiustificati, appropriandosi di segni attrattivi già presenti sul mercato. La conoscenza da parte del richiedente della esistenza di segni altrui nel mercato non è sufficiente, di per sé, ad integrare la prova della malafede, essendo necessario invece dimostrare che l’intenzione del richiedente la registrazione è specificamente fraudolenta, perché volta, ad esempio, ad impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto con quel segno. Ovviamente della intenzione fraudolenta, elemento immateriale, intimo e soggettivo, non può fornirsi prova diretta, e la sua dimostrazione deve necessariamente trarsi da circostanze oggettive e note, che tramite un ragionamento presuntivo consentito dagli artt.2727 ss c.c. conducano a ricostruire le intenzioni di chi agisce. La Corte di Giustizia ha indicato, come esempi in cui le circostanze oggettive sono indizianti della malafede, il caso di chi registri un marchio, senza poi utilizzarlo, (il che evidenzia la intenzione impeditiva) ovvero ancora il caso di chi registri un marchio particolarmente noto ed attrattivo, (il che evidenzia la intenzione di appropriazione).

La fattispecie di concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale (ai sensi dell’art. 134 c.p.i.) non richiede il contemporaneo esercizio dell’azione risarcitoria del comportamento sleale con quello dell’accertamento di un diritto di privativa, ma soltanto che sussista un collegamento tra la condotta lesiva e l’esistenza di un segno distintivo del soggetto leso. Infatti, dalla disposizione di legge non si evince la necessità che oggetto principale della tutela giudiziaria sia una domanda volta a una pronuncia di un diritto di proprietà industriale o intellettuale; il legislatore invero richiede espressamente solo un rapporto di interferenza tra la tutela della proprietà industriale e intellettuale e le fattispecie di concorrenza sleale devolute alla competenza delle sezioni specializzate.

La concorrenza può dirsi illecita quando la natura stessa dei mezzi utilizzati al fine di compiere i predetti atti sia contraria alla correttezza professionale, e dunque idonea a danneggiare le aziende altrui: in tal senso, costituisce concorrenza sleale il fatto di porre in essere un’attività lesiva, volta ad appropriarsi in maniera illegittima dello spazio di mercato o della clientela delle imprese concorrenti. L’ipotesi di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. si discosta da quelle dei nn. 1 e 2, giacché questa è configurabile in maniera indipendente rispetto al riscontro della confondibilità, oggettiva e soggettiva, dei prodotti concorrenti: tale considerazione estende il campo applicativo della norma in questione ad ogni condotta che si riveli contraria ai principi di correttezza professionale, e dunque idonea a provocare, nel concreto, danni di rilievo al concorrente sul mercato. È dunque richiesto che vi sia prova, in concreto, dell’idoneità degli atti a comportare, per il concorrente, un determinato pregiudizio, tenuto conto che il n. 3 non prevede specifici atti di concorrenza sleale, ma si estende a qualsiasi condotta volta a minare i principi della concorrenza professionale e dunque idonea a danneggiare l’altrui azienda. A ciò consegue che la norma deve essere intesa in senso ampio, giacché il legislatore non ha voluto configurare in maniera restrittiva il concetto di correttezza professionale, laddove il comportamento illecito a cui si fa riferimento è dato dall’insieme di azioni, e, in generale, dalla “manovra” operata per danneggiare il concorrente.

Secondo la giurisprudenza comunitaria, il titolare del marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, contraddistinti dal suo marchio, dopo la prima immissione in commercio, previo riconfezionamento degli stessi, quando non sussista un’esigenza, meritevole di tutela, di procedere a tale riconfezionamento.

[Nel caso di specie, la circostanza che alcuni esemplari dei prodotti contestati, cioè dei prodotti acquistati all’estero, riconfezionati e importati in Italia, siano stati commercializzati al dettaglio in Milano, pur in assenza di un rapporto diretto tra il rivenditore al dettaglio e le società importatrici e distributrici, consente di attribuire la competenza all’Autorità Giudiziaria di Milano anche nei confronti delle società importatrici e distributrici, non essendovi dubbio che anche la mera commercializzazione del prodotto, in asserita violazione dei diritti sul marchio registrato, costituisca un segmento della condotta lesiva del diritto del titolare del marchio di cui alla norma sopra citata.]

Il carattere forte dei marchi si riverbera sulla loro tutela comportando l’illegittimità di tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo, che costituisce l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante.

Una parola di uso comune appartenente ad una certa lingua (nella quale pertanto non ha alcuna valenza distintiva) può, se adoperata in un altro contesto linguistico, assumere valenza distintiva, potendo di conseguenza essere anche utilizzata come marchio. Per pacifica giurisprudenza infatti è possibile che, a causa delle differenze linguistiche, culturali sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che è privo di carattere distintivo o è descrittivo dei prodotti o dei servizi interessati in uno Stato membro non lo sia in un altro Stato membro.

L’utilizzo, da parte di un’impresa concorrente e, segnatamente, nella propria pubblicità, di un segno distintivo di cui altra impresa ha diritto all’uso esclusivo come marchio di fatto, può essere inibito, ove tale utilizzo possa determinare confusione nel pubblico, a sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.i. (che tutela i segni o marchi di fatto) e dell’art. 2598 c.c.; tale utilizzo dell’altrui segno distintivo, anche di fatto, costituisce infatti non solo “contraffazione di marchio”, ma anche “concorrenza sleale confusoria”, quando si verifica nell’ambito di un rapporto concorrenziale. [ LEGGI TUTTO ]

Ai fini della risoluzione per inadempimento è necessario valutare che esso non abbia scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra parte (art. 1455 c.c.).

In un contratto di licenza d’uso di marchio, le allegazioni relative alla convenienza dell’affare sono inidonee a integrare un inadempimento rilevante, per cui non si può procedere con la risoluzione quando l’iniziativa commerciale non ha avuto successo, non essendosi realizzata l’attrazione della clientela che ci si aspettava dall’utilizzo del marchio, o a causa dell’insufficienza dei volumi di vendita, che rende l’attività commerciale non più sostenibile.

In secondo luogo, non è possibile procedere con la risoluzione allegando a giustificazione un solo episodio comprovante l’inadempimento, senza avere riguardo al complesso delle circostanze e del contesto in cui ha avuto esecuzione il contratto. Qualora dalla corrispondenza tra le parti emerga un clima di positività, in cui sono comunemente tollerati reciproci inadempimenti in vista del mantenimento dell’accordo e della conclusione di una futura collaborazione commerciale, l’inadempimento dell’attrice relativo al rimborso di una quota dell’affitto “ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”, soprattutto se tale questione è stata trattata solo marginalmente.

In tale contesto, l’esercizio improvviso del diritto di recesso e dunque la cessazione inaspettata del rapporto non risultano rispettose del canone di buona fede, che impone “a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge” (Cass. 20106/2009).

La valutazione delle anteriorità brevettuali in grado di inficiare la novità del brevetto – e dunque la sua validità – impone, attraverso un giudizio prognostico, di verificare l’effettiva possibilità per un esperto del settore di realizzare l’invenzione oggetto dell’insegnamento brevettuale attraverso la mera ricomposizione ed elaborazione delle già acquisite conoscenze del settore al momento della registrazione. A tal proposito, occorre in primo luogo effettuare un giudizio di rilevanza tra le diverse, e generalmente copiose, anteriorità afferenti a un medesimo settore, circoscrivendo quelle che costituiscono il migliore punto di partenza per giungere alla soluzione rivendicata dalla privativa in esame. In sostanza, affinché possa ritenersi sussistente un’anteriorità, è necessario valutare se un esperto del ramo, attraverso collegamenti ovvi tra anteriorità rilevanti e attraverso semplici associazioni logiche tra soluzioni note alla tecnica – alla data di deposito del brevetto o della priorità rivendicata – sarebbe stato in grado di giungere al risultato della privativa.

Non si concretizza comportamento censurabile quale imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c. quando vi è una condotta meramente riproduttiva delle forme del concorrente, ma è necessario che dalla imitazione delle forme derivi, in nesso causale, un concreto pericolo di confusione o associazione: questo avviene solo qualora l’imitazione abbia riguardo a forme o aspetti peculiari dei prodotti della concorrente che, per la loro originalità e novità, individuino il prodotto, rendendolo marcatamente diverso dagli altri, tanto da evidenziarne immediatamente la provenienza di fronte alla specifica clientela alla quale esso è destinato. Infatti, la finalità che si pone l’art. 2598 c.c. è mantenere all’attività dell’impresa come concretamente svolta la sua funzione distintiva, garantendo che sia rispettata la possibilità di identificare quella impresa come fonte della produzione di un bene o servizio che sia riconoscibile agli occhi del pubblico e abbia acquisito notorietà sul mercato, tutelandola rispetto a comportamenti che ingenerino equivoci circa la provenienza dei prodotti, determinando così uno sviamento della clientela. In definitiva, chi si duole dell’imitazione servile non può limitarsi a dimostrare che il proprio prodotto sia stato imitato fedelmente dal concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria.