In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo di quella che investe le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, in quanto idonee, per capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempreché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

[Nel caso di specie, il Collegio ha escluso la sussistenza dell’illecito concorrenziale per imitazione servile in quanto ha ritenuto che la forma del prodotto contestato (i.e., un dispositivo elettrico incapsulato di colore giallo) fosse definita esclusivamente dalle sue caratteristiche tecniche e che la colorazione gialla del prodotto non integrasse un elemento distintivo tale da consentire l’individuazione dell’illecito.]

L’art. 2598 n. 3) c.c., presuppone una condotta che si avvalga, direttamente o indirettamente, di qualsivoglia mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda. A differenza dell’ipotesi prevista dall’art. 98 c.p.i., ove è fatta salva comunque la disciplina della concorrenza sleale, l’illecito non si concretizza in ragione della mera sottrazione delle informazioni, ma in ragione del loro utilizzo idoneo a perturbare la leale concorrenza, arrecando danno ingiusto al titolare delle esperienze aziendali destinate a rimanere riservate nell’uso, garantendo alle medesime un vantaggio competitivo, con conseguente divieto a divulgare e rendere servibili dette esperienze a terzi che, senza dispendio di risorse, possano avvantaggiarsi di esperienze sottraendo clientela.

Perché si possa concretizzare l’illecito è necessario che le informazioni in questione abbiano un qualche valore economico, garantendo vantaggio competitivo a chi le detenga, per questo motivo dovendo rimanere riservate nel loro utilizzo, con divieto di divulgazione a terzi.

Dette preliminari considerazioni indicano l’importanza ai fini del giudizio di allegare con sufficiente precisione le informazioni riservate che si assumano sottratte e le condotte tali da avere arrecato danno in ragione dell’utilizzo da parte del concorrente di dette informazioni. Diversamente, rimanendo l’allegazione generica, verrebbe preclusa la possibilità di valutare il vantaggio competitivo che le informazioni stesse assicurerebbero e lo sfruttamento abusivo delle medesime determinante lo storno e la sottrazione di clientela, con conseguente necessario rigetto della domanda. In effetti, non ogni informazione aziendale di per sé assicura un vantaggio competitivo illecitamente sfruttabile dai concorrenti che se ne approprino, assicurando detto vantaggio, ad esempio, le informazioni che siano profilate dal punto di vista economico e tecnico rispetto alle esigenze del cliente, di converso non potendosi affermare tutela, ad esempio, per le mere anagrafiche della clientela, facilmente reperibili aliunde ed utilizzabili liberamente da ogni concorrente per proporre i propri servizi e prodotti secondo competizione mercantile.

La figura dello storno di dipendenti e collaboratori esprime la sua problematicità nell’individuazione del discrimine tra le fattispecie lecite, frutto di una dinamica fisiologica del mercato, e quelle illecite, che esprimono una patologia quale espressioni più tipiche della concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale. Nell’applicazione di tale rimedio confluiscono invero opposte esigenze, presidiate anche da norme di rilevanza costituzionale, quali la libera circolazione del lavoro e la libertà d’impresa di cui agli artt. 36 e 41 della Carta, da limitare solo in presenza di condotte che alterino la dinamica della lecita concorrenza, anch’essa tutelata da disposizioni di natura primaria, anche sopranazionali.

Lo storno, in particolare, è considerato illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui:
– in violazione della disciplina giuslavoristica (ad esempio, quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (quali la reputazione e i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate);
– con modalità non fisiologiche, in quanto potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell’imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva. E ciò tenuto conto, da un lato, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e, dall’altro, delle condizioni interne dell’impresa leale (ad esempio, si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà, lo smembramento della forza lavoro e i maggiori flussi in uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico);
– con modalità non prevedibili, in grado cioè di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, e aventi un effetto shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell’impresa che subisce lo storno (lo sviamento è stato ritenuto illecito ove il concorrente sleale si appropri di risorse umane altrui con modalità che provochino alterazioni oltre la soglia di quanto possa essere ragionevolmente previsto). D’altro canto, l’imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale egli stesso opera.

In tale contesto è da considerarsi illecito anche il c.d. “cherry picking”, il quale si verifica ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell’assumere solo e soltanto collaboratori della concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da uno specifico settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato.
A tali condotte sul piano oggettivo, si aggiunge poi l’animus nocendi, categoria che richiama quella penalistica del dolo specifico, da intendere quale volontà di recare danno, annientare o distruggere la concorrente. Si tratta di un requisito criticato dalla dottrina più attenta, giacché afferente alla sfera soggettiva dell’autore dell’illecito, benché in generale non richiesto tra i profili soggettivi della condotta quando si tratta di accedere alla tutela preventiva e inibitoria, e non anche a quella risarcitoria, nell’ambito della concorrenza sleale, retta dalla disposizione di cui all’art. 2600 c.c..

A ciò si aggiungono le difficoltà sul piano probatorio da parte del soggetto vittima dello storno. Consapevoli di tali criticità, lo sforzo delle Corti è stato quello di “oggettivizzare” tale elemento, ancorandone l’accertamento a requisiti – per così dire – oggettivi. La condivisibile necessità di restringere le ipotesi di tutela (alzando la soglia della rilevanza dell’illecito) giustificata dall’esigenza di garantire condotte e libertà a copertura costituzionale nella normale dinamica della libera concorrenza del mercato (anche del lavoro) passa, dunque, attraverso la valorizzazione dell’elemento oggettivo, da sindacare in base all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale, che, in via presuntiva, fa inferire l’elemento soggettivo, depotenziando sotto il profilo probatorio la necessità della prova diretta dell’animus nocendi.

Dunque, il problema di distinguere tra natura fisiologica e lecita dello storno di dipendenti e concorrenza sleale si ricompone sul piano oggettivo dell’intensità lesiva della condotta. L’interprete deve solo verificare se il concorrente (ritenuto sleale) si sia appropriato di risorse altrui, con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili, e determinato uno shock sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde ad un suo vantaggio anticoncorrenziale. A tal fine, è stato allora coerentemente osservato che non rileva la prova della pressione esercitata sui dipendenti dell’impresa concorrente per indurre il personale alla trasmigrazione.

L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476, co. 1, c.c., ha natura contrattuale; conseguentemente, quanto al riparto dell’onere della prova, il creditore che agisce in giudizio, sia per l’adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento. In particolare, spetta alla società attrice allegare l’inadempimento, ovvero indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri degli amministratori posti dalla legge o dallo statuto e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere dei convenuti contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell’esatto adempimento.

La valutazione in sede giudiziale della convenienza delle scelte gestionali è riservata in linea generale alla discrezionalità dell’amministratore (c.d. business judgment rule), essendo il sindacato del merito di tali scelte limitato ai casi di palese irragionevolezza delle stesse, desumibile dal fatto che l’amministratore non abbia usato le necessarie cautele e assunto le informazioni rilevanti. Si tratta, peraltro, di una valutazione da condurre necessariamente ex ante, non potendosi affermare l’irragionevolezza di una decisione dell’amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata ex post economicamente svantaggiosa per la società.

L’art. 2634 c.c. sanziona penalmente gli amministratori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. Con specifico riferimento alla situazione di conflitto di interessi, onde ritenere configurata la predetta fattispecie, si richiede che vi sia un antagonismo di interessi effettivo, attuale e oggettivamente valutabile, tra l’agente e la società, a causa del quale il primo, nell’operazione economica che deve essere deliberata, si trova obiettivamente in una posizione antitetica rispetto a quella dell’ente, tale da pregiudicarne gli interessi patrimoniali.

Il tentativo di sviare la clientela rientra nel normale gioco della concorrenza; un dato comportamento può essere considerato illecito allorché lo sviamento sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. L’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa (più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite), deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. La fisiologia del passaggio, ove ecceda la normale tollerabilità, necessita di indagini e istruttoria al fine di verificare se sia stato posto in essere un piano di attività preordinato e sviluppato proprio al fine di determinare un massiccio esodo.

La tutela del domain name è mutuabile da quella approntata dal Codice di Proprietà Industriale in materia di marchio, in ragione di specifici richiami (art. 2, comma quarto, art. 12 e art. 22) e stante la sua doppia natura, tecnica e di indirizzo delle risorse logiche della rete Internet e distintiva.

Il conflitto tra domini simili va risolto valutando l’affinità di prodotti/servizi, il rischio di confusione e quant’altro dirimente ai sensi delle previsioni del c.p.i. La confondibilità tra domini, in particolare, va valutata in concreto e non tanto nell’aspetto meramente nominale, tenendo conto che il nome a dominio è la registrazione che consente l’apertura di un sito internet.

[Nel caso di specie, il Collegio non ha ritenuto sussistente un rischio confusorio e di conseguenza un illecito concorrenziale tra i nomi a dominio www.lapressa.it e www.lapresse.it in considerazione della diversità dei prodotti: nel primo caso, infatti, si tratta di un quotidiano di informazione di rilevanza locale, nel secondo, di una agenzia stampa di contenuti multimediali cui si aggiunge, solo come quid pluris, anche la diffusione di notizie nei più svariati campi].

Il c.d. “sviamento di clientela” postula che il contatto della clientela sia posto in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato, nella misura in cui deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.

La nullità dei modelli o disegni tutelati da brevetti comunitari e dal brevetto internazionale con efficacia comunitaria non è rilevabile d’ufficio; la legittimazione a sollevare la suddetta eccezione di nullità non è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse (com’è per la domanda), ma soltanto a coloro che facciano valere l’esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore.

L’art. 121.5 CPI consente al CTU, in deroga alle norme ordinarie, di ricevere ed esaminare i documenti inerenti ai quesiti posti anche se non ancora prodotti in causa, consentendo così di superare, in materia, le preclusioni del codice di rito. Dunque, nessuna inammissibilità può derivare da una tardiva produzione documentale.

Non è sufficiente sollevare una eccezione di nullità di plurimi brevetti, per difetto di novità, senza specificare – o specificando solo per alcuni di essi – da cosa sarebbe determinata l’invalidità. Se questa, in particolare, deriva da una predivulgazione, elencare le anticipazioni di alcuni brevetti non può significare sollevare l’eccezione di nullità anche con riferimento agli altri; e lo stesso deve dirsi con riguardo al difetto di carattere individuale.

La relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato deve essere ricondotta alla situazione concorrenziale e, quindi, unita ad uno stato soggettivo caratterizzato dalla conoscenza – effettiva o dovuta – dell’illecito nel quale essa va ad inserirsi: diversamente, la responsabilità del terzo finirebbe per essere affermata sulla base non di una presunzione di colpa, ma di una partecipazione oggettiva all’illecito, quand’anche inconsapevole ed incolpevole.

Possono ritenersi confondibili due marchi in cui risultano dominanti gli elementi uguali rispetto ai minoritari elementi di differenziazione, a fortiori se si considera che l’uso degli stessi avviene nel medesimo territorio e nel medesimo ambito di attività.

Ai fini dell’individuazione della competenza territoriale ex art. 18 c.p.c. (c.d. forum rei) occorre prendere in considerazione il comune di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda, a nulla rilevando – anche ai sensi dell’art. 5 c.p.c. – il fatto che, al momento del compimento delle condotte illecite, il convenuto fosse residente presso un differente comune.

Laddove l’attore agisca di fronte al giudice civile per domandare il risarcimento di tutti i danni cagionati dalle condotte del convenuto e, successivamente, mediante l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale iniziato nei confronti dello stesso convenuto sulla base delle medesime condotte, domandi il solo risarcimento del danno non patrimoniale, trova ugualmente applicazione l’art. 75, co. 1, c.p.p. secondo il quale tale scelta della parte attrice comporta la rinuncia agli atti del giudizio civile e il trasferimento della relativa azione di fronte al giudice penale. Infatti, non è consentito alla parte del processo civile trasferire nel processo penale solo una parte dell’originario petitum. In caso contrario, l’accertamento giudiziale di una situazione giuridica controversa sarebbe frammentato in due diverse sedi giurisdizionali. Tuttavia, resta possibile per l’attore differenziare ab origine le proprie azioni ed agire per talune domande in sede civile e per altre in sede penale, a condizione che prima dell’avvio dell’azione civile l’attore limiti le proprie pretese ad alcuni profili risarcitori e si riservi espressamente di agire in altra sede per il soddisfacimento delle ulteriori ragioni di credito temporaneamente accantonate [Nel caso di specie, la persona fisica aveva agito in giudizio per ottenere il ristoro del pregiudizio causato al suo nome, al suo onore, alla sua reputazione e alla sua immagine in ragione di una serie di condotte “persecutorie” poste in essere dal convenuto. Del pari, la società aveva agito per ottenere il risarcimento del danno all’immagine cagionatole da tali condotte oltre che l’accertamento e la sanzione delle condotte di contraffazione di marchio e di concorrenza sleale attuate dal convenuto. Successivamente, sia la persona fisica che la società si erano costituite quali parti civili nel giudizio penale instaurato nei confronti del convenuto/imputato per condotte persecutorie (art. 612 bis c.p.) e per diffamazione (art. 595 c.p.) domandando il solo risarcimento dei danni non patrimoniali. Tuttavia, in considerazione dei principi sopra esposti, il Tribunale ha dichiarato estinte tutte le pretese svolte dalla persona fisica, nonché quelle della società correlate al risarcimento del pregiudizio all’immagine. Al contrario, il giudice civile si è pronunciato sulle condotte di contraffazione e di concorrenza sleale, in quanto non assorbite all’interno delle fattispecie oggetto dei capi d’imputazione del giudizio penale]

Il marchio rinomato, ossia quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti, acquisisce un valore economico in sé che prescinde dalla funzione distintiva del segno ed è espressamente tutelato dall’art. 20, lett. c), c.p.i. Infatti, tale marchio oltre a svolgere la propria funzione distintiva può svolgere anche funzioni di garanzia e pubblicitarie, trasmettendo così al consumatore un messaggio o un’immagine che sono incorporati nel segno ed entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Tale valore aggiunto trova tutela ai sensi della disposizione sopra richiamata laddove sia oggetto di un indebito vantaggio o di un ingiusto pregiudizio, un situazione che può verificarsi laddove l’uso del segno ne svaluti l’immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico a causa di una sua riproduzione in un contesto osceno, degradante, inappropriato ovvero semplicemente incompatibile con l’immagine che il marchio ha acquisito (c.d. offuscamento o “dilution by tarnishing”). Pertanto, l’illecito ex art. 20, lett. c), c.p.i. si manifesta anche a fronte di una continuativa, immotivata e persistente attività di svilimento del carattere distintivo ed attrattivo del marchio, e ciò anche laddove tale uso consenta all’autore della violazione di trarre altresì per la propria attività un indebito vantaggio. [Nel caso di specie, il convenuto aveva reiteratamente pubblicato dei “post” e delle comunicazioni “social” nei quali esprimeva giudizi ed allusioni screditanti e denigratorie nei confronti del marchio della società attrice, promuovendo al contempo la propria attività di stilista ed esaltando la qualità la creatività e l’originalità dei propri prodotti in contrapposizione con quelli dell’attrice].

Se ai fini della contraffazione di marchio è irrilevante la qualità di imprenditore del contraffattore, presupposto indefettibile della concorrenza sleale è la sussistenza del rapporto di concorrenzialità tra due o più imprenditori. Tale rapporto deve essere valutato anche in una prospettiva potenziale, prendendo in considerazione la valutazione della naturale dinamicità dell’attività che configuri quale esito fisiologico e prevedibile l’offerta di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale.

Costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 2598 c.c. l’autopromozione dei propri segni distintivi e dei propri prodotti in contrapposizione sfavorevole con l’attività imprenditoriale del concorrente, specie ove tale condotta si caratterizzi inter alia con la diffusione indiscriminata ed illimitata sul web di contenuti di carattere denigratorio, gratuitamente offensivi e finanche persecutori.

Costituisce un’ipotesi rilevante sia sotto il profilo anticoncorrenziale che dal punto di vista della violazione dei diritti di marchio l’utilizzo di un hashtag tale da suscitare la curiosità degli utenti del web e che comprende una locuzione sovrapponibile al segno distintivo di titolarità dell’attrice per contraddistinguere post contenenti informazioni screditanti nei confronti di quest’ultima [Nel caso di specie il convenuto aveva utilizzato l’hashtag #quellochenonsaisuelisabettafranchi per contraddistinguere i propri post screditanti nei confronti della società attrice e della sua amministratrice, riproducendo in maniera non autorizzata la locuzione “elisabettafranchi”, sovrapponibile al segno distintivo azionato dall’attrice].