In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, esse hanno natura di allegazione difensiva e vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità. Non è peraltro possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento di tali spese in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.

La prova del lucro cessante da contraffazione di marchio, particolarmente onerosa per il danneggiato, non è richiesta come condizione imprescindibile per la liquidazione di tali danni patrimoniali considerato che, nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale, il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Si tratta di una liquidazione minima per il danneggiato, che postula presuntivamente iuris et de iure il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.

La logica strettamente restitutoria sottesa alla previsione di cui all’art. 125 comma 3 c.p.i., rimedio autonomo ed indipendente dallo strumento risarcitorio, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, ha quale ulteriore conseguenza che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale per contraffazione di marchio, la prova del lucro cessante non è da considerarsi imprescindibile, atteso che nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare ove avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto. Tale principio può trovare applicazione anche quando il consenso del titolare del diritto non sarebbe stato concesso.

Ai fini della quantificazione della retroversione degli utili, la royalty di base deve essere innalzata considerando la royalty che ragionevolmente le parti avrebbero pattuito presupponendo la violazione come già avvenuta, posto che una diversa conclusione condurrebbe all’irragionevole parificazione tra il contraffattore e il soggetto che ha ottenuto regolare licenza di utilizzo.

La condotta del contraffattore che riproduce iniziative commerciali  (co-branding con rinomati marchi della moda) nella realtà intraprese dal titolare del diritto leso integra un danno all’immagine in capo a quest’ultimo e comporta un annacquamento del marchio violato.

Per la quantificazione del danno all’immagine, possono assumere rilievo – tra gli altri – gli effettivi costi pubblicitari sostenuti dal titolare del diritto violato.

La logica restitutoria dell’istituto della retroversione degli utili, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa, comporta altresì che la condanna non possa che essere pronunciata esclusivamente nei confronti del soggetto percettore di tali utili.

La confondibilità tra due marchi va valutata alla luce di un esame globale, visivo, fonetico e concettuale, che, quindi, non deve essere “analitico”, bensì basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, tenuto conto della normale diligenza ed avvedutezza dei consumatori.

La contraffazione rileva in relazione agli elementi essenziali del marchio; l’interprete deve preventivamente individuare il “cuore”, ossia l’idea fondamentale che è alla base e connota il marchio di cui si chiede la tutela ed in cui si riassume la sua attitudine individualizzante, sicché devono ritenersi inidonee ad escludere l’illecito tutte le variazioni e modificazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano sussistere la confondibilità del nucleo ideologico-espressivo.

[Nel caso in esame il Tribunale di Napoli ha ritenuto che, sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi delle parti in causa fossero, quanto al loro nucleo essenziale, del tutto identici, “in particolare per l’identità dei caratteri utilizzati, del colore, del motivo e dello sfondo; il fatto che il segno di parte convenuta presenti una lettera diversa non scongiura la somiglianza dei segni a confronto, atteso che il marchio rimane sostanzialmente inalterato”].

Nel caso in cui una domanda è proposta in più giudizi pendenti, il fatto che non vi sia coincidenza della parte che ha proposto la domanda comporta l’esclusione in radice dell’ipotesi della litispendenza.

La sentenza che accoglie la domanda di nullità ha efficacia erga omnes, mentre la sentenza di rigetto ha efficacia esclusivamente tra le parti.

Nonostante parte convenuta abbia avanzato domanda risarcitoria e domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.i., parte attrice soccombente può essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite, qualora la domanda di risarcimento avanzato dalla convenuta vittoriosa abbia un peso istruttorio nullo e considerando altresì che la domanda ex art. 96 c.p.c. costituisce mera domanda accessoria.

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cd. “confondibilità tra imprese”. [Nel caso concreto il giudice ritiene che l’apposizione di un mero punto tra le due parole che compongono il marchio del convenuto non appare idonea a distinguerla dal marchio dell’attore, tanto più ove si consideri che entrambi vengono utilizzati per la pubblicizzazione e commercializzazione di abbigliamento]

In ragione dell’assenza di contestazioni per effetto della contumacia della convenuta in un giudizio di contraffazione, le registrazioni di design azionate nel medesimo giudizio godono della presunzione di validità stabilita dall’art. 85 comma 1, Regolamento n. 6/2002.

Dal momento che la violazione di diritti di proprietà industriale e l’accertata commercializzazione dei prodotti in contraffazione è attività di per sé certamente produttiva di un danno alla titolare del design registrato, per la sua quantificazione in via equitativa è possibile ricorrere ad elementi comunque desumibili dalla documentazione in atti.

Costituisce marchio rinomato quello conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contrassegnati, non essendo necessario che detta rinomanza sia necessariamente equivalente alla celebrità né che essa sia analogamente affermata anche al di fuori dell’ambito merceologico in cui il marchio si è affermato. Nell’esaminare tale requisito il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo. A livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, posto che, in assenza di precisazioni della norma comunitaria su questo punto, non si può esigere che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro.

La protezione del marchio che gode di rinomanza non è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno successivo tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi, ma è sufficiente che il grado di somiglianza con il marchio notorio ed il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno ed il marchio d’impresa (Corte Giustizia UE, sentenza 23.10.2002 nella causa C-408/01, Adidas/Salomon).

Ciò significa che i gradi di somiglianza tra i segni in conflitto differiscono a seconda della necessità di accertare un grado di somiglianza tra tali segni che sia atta a generare, nella mente del pubblico interessato, un rischio di confusione tra gli stessi (nell’ipotesi del marchio non notorio, ai sensi delle lett. b) degli artt. 9 Reg. 1001/17 e 20 c.p.i.) rispetto al caso – proprio del marchio rinomato – in cui la sussistenza di un siffatto rischio non è, invece, richiesta. In relazione al marchio rinomato, invero, è sufficiente che la somiglianza esistente sia atta a portare il pubblico interessato non già a confondere i segni in conflitto, ma ad operare un ravvicinamento tra loro, vale a dire stabilire un nesso tra gli stessi, sicchè la tutela prevista a favore dei marchi notori può applicarsi anche se i segni in conflitto presentano un grado di somiglianza minore (Corte Giustizia UE, sentenza 10.12.2015 nella causa C-603/14, El Corte Inglés SA).

Al fine della tutela del marchio rinomato, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio, posto che, infatti, quando è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio potrà derivare una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso ma deve dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro.

L’effetto di diluizione od offuscamento della capacità distintiva del segno anteriore si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e della corrispondente impresa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado o rischia di non essere più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

Il marchio “forte” è tutelato nel suo nucleo ideologico e pertanto sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti e originali, che lasciano comunque sussistere l’identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa del marchio in contraffazione. Il marchio “forte” è assistito dalla più rigorosa tutela, connotata da una maggiore incisività che rende illegittime le variazioni anche originali che, comunque, lasciano intatto il nucleo ideologico che riassume l’attitudine individualizzante del segno, giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l’uso del marchio. Ciò posto, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e le modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l’identità sostanziale del “cuore” del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume cauterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante.

L’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

Il giudizio di confondibilità con riferimento ai marchi deboli va condotto con criteri meno rigorosi rispetto a quelli relativi alla confondibilità dei marchi forti, nel senso che anche lievi modificazioni o aggiunte grafiche e fonetiche possono essere idonee ad escludere la confondibilità. Uguali considerazioni valgono con riferimento all’accertamento della concorrenza sleale confusoria, dovendosi escludere che in virtù delle differenziazioni tra i segni distintivi in confronto, tenuto conto del carattere di marchio debole del segno anteriore, i consumatori possano essere indotti in errore.

Quando la commercializzazione avvenga via internet, la parte denominativa del marchio diviene recessiva, essendo rilevante, al contrario, l’impressione grafica e visiva generale. Il consumatore non potrà essere indotto in confusione laddove i colori, la rappresentazione grafica e la struttura delle pagine internet siano completamente diverse.